개인특허출원, 임직원이 아닌데도 직무발명으로 싸우는 이유

결론부터 말씀드리면, 개인특허출원은 혼자 하면 성공률이 절반도 안 됩니다.

인사가 늦었습니다.

특허법인 테헤란, 윤 변리사입니다.

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개인이 특허를 낸다는 것

요즘 개인특허출원을 알아보시는 분들이 부쩍 늘었습니다.

특허청 온라인 시스템이 편리해졌고, 인터넷에 정보도 많아졌으니까요. "나도 한번 해볼까"라는 생각이 드는 건 자연스럽습니다.

그런데 저에게 오시는 분들의 패턴이 있습니다.

셀프로 먼저 해봤다가 거절통지를 받고 오시거나, 등록은 됐는데 알고 보니 권리범위가 너무 좁아서 사실상 무용지물인 특허를 손에 쥐고 오시는 경우입니다. 19년 동안 수천 건을 보면서 느낀 건데, 이 두 가지가 개인출원의 가장 흔한 결말입니다.

특허는 내는 것보다, 어떻게 내느냐가 훨씬 중요합니다.

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셀프 출원, 진짜 성공률이 얼마냐면

솔직히 말씀드리겠습니다.

전문 변리사가 대리해도 기술 분야에 따라 등록률이 60~80% 수준입니다. 개인이 혼자 진행하는 경우, 업계에서 추산하는 등록 성공률은 30~40% 정도입니다.

절반도 안 됩니다.

그것도 단순히 등록 여부만 따진 수치입니다. 등록이 됐더라도 청구범위가 너무 좁게 설정된 경우, 경쟁사가 살짝 비켜서 유사한 기술을 사용해도 침해를 주장하기 어렵습니다. 특허가 있는데 없는 것과 다를 바 없는 상황이 되는 거죠.

최근에 상담한 분 중에 이런 케이스가 있었습니다. 스마트 잠금장치 관련 아이디어를 가지고 혼자 출원을 진행하셨는데, 등록은 됐습니다. 그런데 청구항을 보니 특정 부품의 구조 하나만 딱 잡아서 기재를 해놓으셨더라고요. 그 부품 구조를 조금만 바꿔도 특허 침해가 성립 안 됩니다. 경쟁사가 마음만 먹으면 얼마든지 피해갈 수 있는 특허였습니다. 본인은 등록증 받고 안심하고 계셨는데, 사실상 보호막이 없는 거나 마찬가지였습니다.

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개인이 특허를 낼 때 자주 빠지는 함정

가장 흔한 실수가 청구범위를 너무 좁게 쓰는 겁니다.

특허명세서에는 발명의 설명과 청구범위가 있는데, 개인이 출원하면 대부분 아이디어 설명은 잘 써놓고 청구항은 너무 구체적으로 한정해버립니다. 심사관이 거절할까봐 스스로 범위를 줄이는 거죠. 이해는 됩니다. 그런데 그게 결과적으로 특허를 약하게 만드는 원인이 됩니다.

두 번째는 선행기술 조사를 제대로 안 하는 겁니다.

이미 등록된 유사 특허가 있는지 확인하지 않고 출원했다가, 심사 과정에서 유사 선행기술이 등장하면 대응하기가 매우 어렵습니다. 처음부터 선행기술을 파악하고 차별점을 명확히 해놓아야 거절이유가 나왔을 때 제대로 싸울 수 있습니다.

세 번째. 중간사건 대응입니다.

특허청 심사관은 출원 후 1~2년 사이에 거절이유를 통지합니다. 이때 어떻게 대응하느냐가 등록 여부를 가릅니다. 개인이 이 단계에서 저에게 오시는 경우가 많은데, 처음 출원 때 청구범위를 잘못 설정해놓으면 이 시점에서 변리사가 개입해도 손을 쓰기 어려운 경우가 생깁니다. 단추를 처음부터 잘못 끼운 거라, 다 풀고 다시 끼워야 하는 상황이 되는 거죠.

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아래의 공지글에는 제가 운영하는 법인 및 저의 개인적인 생각이 포함되어 있습니다. 이 글 정도는 꼭 한번 읽어 보시고 선택을 고민해 보시기 바랍니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222176762007

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그래도 개인출원을 해야겠다면

잠깐 딴 이야기를 했는데, 다시 본론으로 돌아가겠습니다.

무조건 변리사를 통해야 한다는 말을 드리려는 게 아닙니다. 상황에 따라 개인출원이 의미 있는 경우도 있습니다.

대표적인 경우가 출원일 확보가 목적일 때입니다. 특허는 먼저 출원한 사람이 권리를 갖습니다. 경쟁자가 유사한 기술을 개발 중이라는 정보가 있거나, 아이디어 공개 전에 일단 날짜를 찍어두어야 하는 상황이라면 임시명세서나 간략한 내용으로 먼저 출원해두는 전략이 있습니다. 이후 1년 이내에 정식 명세서를 보완하는 방식입니다.

다만 이 경우에도 최초 출원 내용이 너무 부실하면 나중에 보완할 수 있는 범위가 제한됩니다. 결국 처음부터 전문가와 상의하는 것이 훨씬 낫습니다.

비용 문제로 혼자 진행하시는 분들도 많습니다. 이해합니다. 변리사 비용이 부담이 되는 건 사실이니까요. 그런데 이렇게 생각해보십시오. 개인출원 실패 후 다시 출원하면 출원료가 두 번 나갑니다. 심사청구료도 두 번. 거기에 시간까지. 처음부터 제대로 하는 게 결과적으로 더 저렴합니다.

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개인발명가가 특허로 성공하는 법

저에게 오시는 개인발명가 분들의 특징이 있습니다.

아이디어에 대한 확신이 강한 분들입니다. 그 확신이 있어서 포기하지 않고 결국 저를 찾아오시는 거고, 그 분들이 결국 등록 성공에 이르는 경우가 많습니다.

개인이 특허를 받는 것 자체는 전혀 어렵지 않습니다. 법인이 아니어도, 사업자가 없어도, 시제품이 없어도 출원이 가능합니다. 아이디어가 머릿속에 있고, 그것을 구체적으로 설명할 수 있는 수준이면 충분합니다.

중요한 건 그 아이디어를 특허라는 언어로 얼마나 잘 번역하느냐입니다.

변리사의 역할이 바로 그겁니다. 발명자의 아이디어를 특허청이 인정할 수 있는 형태로, 그리고 경쟁자가 쉽게 피해갈 수 없는 형태로 만드는 것. 그게 19년 동안 제가 해온 일입니다.

하루 평균 20건의 상담, 월 100건 이상의 출원 관리를 직접 하면서 쌓은 감각이 있습니다. 아이디어를 들으면 어디서 막힐지, 어떻게 써야 통과될지 대략 보입니다.

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특허 출원 전에 꼭 생각해볼 것

마지막으로 한 가지만 짚고 싶습니다.

특허를 왜 받으려고 하시는지를 먼저 명확히 하십시오.

사업화를 위한 방어용인지, 특허를 팔거나 라이선스로 수익을 내려는 건지, 정부지원사업 신청을 위한 것인지에 따라 특허를 쓰는 전략이 완전히 달라집니다.

목적이 방어용이라면, 등록 가능성을 높이는 방향으로 권리범위를 조율해야 합니다. 라이선스 수익이 목적이라면, 권리범위가 넓고 강해야 합니다. 좁은 특허로는 협상 테이블에서 힘을 쓸 수 없으니까요.

이 목적을 변리사에게 처음 상담할 때 꼭 말씀해 주십시오. 그래야 제대로 된 전략이 나옵니다.

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꼭 저가 아니더라도, 개인특허출원을 생각하고 계신다면 적절한 변리사를 통해서 진행하시는 것을 강력히 권해드립니다. 혼자 진행하다 거절통지를 받고 나서 찾아오시면, 그때는 선택지가 많이 줄어있는 경우가 대부분입니다.

당장 상담이 필요하신 분들은 아래 알려 드리는 링크를 통해 연락 주셔도 좋습니다. 최선의 방법을 찾아 드리겠습니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222180460017

감사합니다.