기술이전계약서, 말로만 해도 되는 거 아닌가요?

기술이전계약서라는 단어를 검색하셨다면, 이미 기술이전이라는 개념 자체는 어느 정도 파악하신 상태일 겁니다.

특허를 보유하고 있거나, 혹은 외부 기술을 도입하려는 입장에서 계약서 작성을 앞두고 계신 분들이 많으실 텐데요.

오늘은 그 계약서 한 장이 얼마나 무거운 의미를 가지는지, 그리고 어떤 부분에서 사람들이 가장 많이 실수를 하는지에 대해 솔직하게 이야기해 드리겠습니다.

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기술이전계약서, 왜 이렇게 복잡한가

안녕하세요.

특허법인 테헤란 대표 변리사 윤웅채입니다.

기술이전계약서는 단순한 종이 한 장이 아닙니다.

특허권이나 기술 노하우를 넘기거나 빌려주는 행위 자체가, 수억 원에서 수십억 원의 가치를 가진 무형자산을 다루는 일이기 때문입니다. 그런데 현실에서는 이 계약서를 인터넷에서 양식 하나 내려받아 이름만 바꿔서 쓰시는 분들이 생각보다 훨씬 많습니다.

솔직히 말하면, 그 양식이 틀린 건 아닙니다. 문제는 그 양식이 여러분의 상황에 맞지 않는다는 거죠.

기술이전 계약에는 크게 두 가지 형태가 있습니다. 특허권 자체를 완전히 넘기는 양도 방식과, 일정 기간 동안 사용 권한만 주는 실시허락(라이선스) 방식입니다. 이 두 가지는 법적 효력도, 세금 처리도, 분쟁이 생겼을 때의 해결 방식도 완전히 다릅니다. 그런데 많은 분들이 이 구분조차 명확하게 하지 않은 채 계약서에 서명을 하십니다.

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실시허락 계약에서 가장 많이 놓치는 것

실시허락, 즉 라이선스 계약을 체결할 때 빠지지 않아야 할 조항들이 있습니다.

독점적 실시권인지, 비독점적 실시권인지를 명확히 해야 합니다. 이게 왜 중요하냐면, 독점 실시권을 줬음에도 불구하고 계약서에 그 내용이 애매하게 기재되어 있으면, 기술을 받은 쪽이 나중에 "다른 회사에도 같은 기술을 줬잖아요"라고 따질 때 아무런 법적 근거가 없어집니다.

최근 상담한 고객 중에 이런 분이 계셨습니다. 스타트업을 운영하시는 대표님인데, 대학 연구소로부터 기술이전을 받아 사업을 시작하셨어요. 계약서에는 "독점 실시"라는 표현이 있었는데, 그 범위가 어느 제품군까지인지, 어느 지역까지인지가 전혀 기재되어 있지 않았습니다. 사업이 잘 되기 시작하자 연구소 측에서 비슷한 기술을 다른 회사에도 넘겼고, 그때서야 분쟁이 시작됐습니다. 청천벽력이었죠.

결국 소송까지 가지는 않았지만, 6개월 이상의 협상과 적잖은 합의금이 들어갔습니다. 처음부터 계약서 한 줄만 제대로 썼더라면 생기지 않았을 일이었습니다.

실시 범위, 지역, 기간, 개량발명의 귀속 — 이 네 가지는 반드시 명시하십시오.

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기술료 조항, 생각보다 훨씬 까다롭습니다

기술이전계약서에서 가장 분쟁이 많이 나오는 부분이 바로 기술료, 즉 로열티 조항입니다.

기술료를 정하는 방식은 크게 세 가지입니다.

• 일시불(Lump-sum): 계약 체결 시 한 번에 지급
• 러닝 로열티(Running Royalty): 매출 또는 이익의 일정 비율을 지속적으로 지급
• 혼합 방식: 선급금 + 러닝 로열티 조합

어떤 방식을 택하느냐는 기술의 성격과 사업화 가능성에 따라 달라집니다. 그런데 많은 분들이 이 부분에서 너무 단순하게 접근합니다. "매출의 3%"라고만 써두면 될 것 같지만, 여기서 매출이 총매출인지 순매출인지, 반품이나 할인은 어떻게 처리하는지, 최소 보장 금액은 있는지 등이 빠지면 나중에 계산 자체가 달라집니다.

잠깐 딴 이야기를 했는데, 다시 본론으로 돌아가면 — 기술료 조항은 단순히 숫자를 적는 것이 아닙니다. 그 숫자가 어떻게 계산되는지, 언제 지급되는지, 감사(audit) 권한은 누가 갖는지까지 세트로 묶여야 비로소 완성된 조항이 됩니다.

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개량발명 귀속, 이게 진짜 폭탄입니다

무작정 연락부터 주시는 것은 바람직하지 않습니다. 저의 업무 철학을 한번 살펴 보시고, 공감이 되는 경우에만 문의를 부탁 드립니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222176762007

기술이전 계약에서 가장 간과하기 쉬운 조항이 바로 개량발명의 귀속입니다.

기술을 받은 쪽이 그 기술을 활용하면서 추가적으로 개발한 기술, 즉 개량발명이 생겼을 때 그 권리가 누구 것이냐는 문제입니다. 계약서에 이 내용이 없으면 어떻게 될까요?

기술을 넘긴 쪽은 "내가 준 기술을 기반으로 만든 거니까 내 것"이라고 주장하고, 기술을 받은 쪽은 "우리가 돈 들여 개발한 거니까 우리 것"이라고 맞섭니다. 법원에서 판단이 갈리는 사안이고, 소송이 길어지면 양쪽 다 손해입니다.

이 부분은 계약 전에 반드시 명확하게 정해야 합니다. 개량발명을 공동 소유로 할 것인지, 기술을 받은 쪽의 단독 소유로 할 것인지, 아니면 원래 기술 제공자에게 일정 조건으로 다시 라이선스를 줄 것인지. 선택지는 여러 가지지만, 선택을 안 하고 넘어가는 것이 가장 위험합니다.

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계약서 작성, 셀프로 하면 어떻게 되나요

가끔 이런 질문을 받습니다. "변호사나 변리사 안 쓰고 직접 써도 되지 않나요?"

됩니다. 법적으로 막는 건 아무것도 없습니다.

그런데 저에게 오시는 분들의 특징을 요약해 보면, 대부분 셀프로 진행하다 문제가 생긴 후에 오십니다. 눈물을 흘리며, 그때서야 변리사를 찾아갈 뿐이죠.

기술이전계약서는 특히 더 그렇습니다. 상표나 특허 출원은 거절이 나와도 다시 시도할 수 있습니다. 그런데 계약서는 서명 순간부터 효력이 발생합니다. 나중에 "이 조항은 제가 이해를 잘못 했어요"라고 해도 법적으로 구제받기가 매우 어렵습니다. 러시안 룰렛 같은 도박을 사업의 핵심 자산으로 하시겠다는 건데, 저는 그걸 말리고 싶은 겁니다.

19년 동안 이 일을 하면서, 계약서 한 장이 부메랑이 되어 돌아오는 사례를 정말 많이 봤습니다. 처음에 아낀 수십만 원이, 나중에 수천만 원의 분쟁 비용으로 돌아옵니다.

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특허 등록과 기술이전, 순서가 있습니다

마지막으로 한 가지만 더 말씀드리겠습니다.

기술이전계약을 체결하기 전에, 이전하려는 기술이 특허로 등록되어 있는지 반드시 확인하십시오. 특허 출원 중인 상태에서 기술이전 계약을 하는 것도 가능하긴 합니다만, 그 경우에는 계약서에 "출원 중인 특허가 거절될 경우 계약의 효력이 어떻게 되는지"까지 명시해야 합니다.

특허 등록이 완료된 기술이라면, 특허등록원부를 기준으로 권리 범위를 확인하고 그 범위 내에서만 실시권을 설정할 수 있습니다. 등록된 청구항 범위를 벗어난 실시권은 법적으로 의미가 없습니다.

이 부분은 변리사가 아니면 판단하기 쉽지 않은 영역입니다. 특허 명세서를 읽고 청구항의 범위를 해석하는 것 자체가 전문 영역이기 때문입니다.

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정리 드리면,

기술이전계약서에서 반드시 챙겨야 할 것은 실시 범위와 독점 여부, 기술료 계산 방식의 구체화, 개량발명 귀속 조항, 그리고 특허 권리 범위와의 일치 여부 정도를 기억하시면 좋겠습니다.

계약서 한 장이 수년간의 사업을 좌우합니다. 단순히 법적 형식을 갖추는 게 아니라, 분쟁이 생겼을 때 여러분을 지켜줄 방패를 만드는 일입니다. 처음부터 제대로 하십시오.

당장 상담이 필요하신 분들은 아래 알려 드리는 링크를 통해 연락 주셔도 좋습니다. 최선의 방법을 찾아 드리겠습니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222180460017

감사합니다.