바이오변리사, 제약회사 특허팀도 찾는 이유 알려드립니다

바이오변리사, 라는 단어를 검색하셨을 정도이면 이미 어느 정도 감을 잡고 계신 분일 겁니다.

바이오 분야의 특허는 그냥 특허가 아닙니다. 일반 기계 특허나 BM특허와는 차원이 다른 전문성이 요구되는 영역입니다. 그래서 "바이오변리사"라는 단어 자체를 검색하게 된 거 아니겠습니까.

안녕하세요. 특허법인 테헤란 대표 변리사 윤웅채입니다.

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바이오 특허, 왜 아무 변리사나 맡기면 안 되는가

솔직히 말씀드리겠습니다.

변리사라고 다 같은 변리사가 아닙니다. 19년간 이 업계에 있으면서 제가 가장 많이 본 안타까운 장면 중 하나가, 바이오 분야 창업자나 연구자가 전공이 맞지 않는 변리사에게 사건을 맡겼다가 낭패를 보는 경우입니다.

최근에도 이런 상담이 있었습니다. 신약 후보물질 관련 특허를 진행했는데, 담당 변리사가 기계공학 출신이었던 겁니다. 출원 자체는 됐습니다. 그런데 청구항 구성이 너무 좁게 잡혀 있어서, 경쟁사가 조금만 변형해도 특허 침해를 피해갈 수 있는 구조로 등록이 됐어요. 그 고객분이 저에게 오셨을 때 이미 등록이 완료된 상태였습니다. 되돌리기가 너무 어려운 상황이었죠.

바이오 특허는 청구항 하나의 표현 차이가 권리 범위를 수십 배 좁히거나 넓힐 수 있습니다. 그 표현을 제대로 다루려면, 그 분야의 과학적 배경을 이해하는 변리사여야 합니다. 단순히 문서를 정리해서 제출하는 수준으로는 절대 안 되는 영역입니다.

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바이오변리사란 정확히 어떤 사람인가

공식 자격증이 따로 있는 건 아닙니다. 변리사 시험은 하나입니다. 다만, 변리사 중에서도 생명공학, 화학, 약학, 의학 등 바이오 관련 학문을 전공한 뒤 변리사 자격을 취득하고, 해당 분야 특허 출원 경험을 집중적으로 쌓은 사람을 통상 "바이오변리사"라고 부릅니다.

왜 전공이 중요하냐고요?

바이오 특허 명세서를 작성하려면 유전자 서열, 단백질 구조, 세포 메커니즘, 임상 데이터 같은 개념들을 직접 이해하고 다뤄야 합니다. 이걸 모르는 상태에서 의뢰인이 설명해 주는 내용을 단순히 받아 적으면, 특허청 심사관과의 논쟁에서 버틸 수가 없습니다.

특허청 심사관도 바이오 분야 전공자입니다. 그 심사관이 거절이유를 내보낼 때, 그 논리를 과학적으로 반박할 수 있는 변리사여야 한다는 뜻입니다.

아래의 공지글에는 제가 운영하는 법인 및 저의 개인적인 생각이 포함되어 있습니다. 이 글 정도는 꼭 한번 읽어 보시고 선택을 고민해 보시기 바랍니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222176762007

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바이오 특허, 어떤 종류가 있는지 알고 계신가요

바이오 분야라고 해서 다 같은 특허가 아닙니다. 크게 나눠보면 이런 식입니다.

• 물질 특허: 신규 화합물, 단백질, 항체 등 물질 자체를 보호
• 용도 특허: 기존에 알려진 물질이지만 새로운 의학적 용도를 발견한 경우
• 제조방법 특허: 바이오 의약품이나 물질을 만드는 공정 자체를 보호
• 유전자/세포 관련 특허: 유전자 서열, 형질전환 세포주 등

이 중에서 특히 용도 특허는 한국 특허법상 인정 요건이 까다롭고, 청구항 기재 방식에 대한 실무 노하우가 없으면 거절이유 극복이 매우 어렵습니다. 단순히 "A 물질을 B 질환 치료에 사용하는 방법"이라고 써서는 등록이 안 됩니다. 선행기술과의 차별성을 어떤 언어로, 어떤 데이터와 함께 제시하느냐가 핵심입니다.

글쎄요, 이 부분은 정말 경험 없이는 감을 잡기가 어렵습니다.

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셀프 출원, 바이오 분야에서는 더 위험합니다

일반 기계 특허나 생활용품 특허는 어느 정도 구조가 단순합니다. 셀프 출원을 해서 운 좋게 등록이 되는 경우도 있습니다. 그런데 바이오 분야는 다릅니다.

특허청 바이오 분야 심사는 진보성 판단 기준이 매우 엄격합니다. 선행기술이 방대하고, 심사관의 전문성도 높습니다. 셀프로 출원하면 거절이유 통지가 오는 건 거의 확실하다고 보시면 됩니다. 문제는 그 거절이유를 어떻게 극복하느냐인데, 이걸 혼자 대응하다가 포기하는 분들을 저는 정말 많이 봤습니다.

더 큰 문제는 처음 출원 시 청구항을 잘못 설계하면, 나중에 어떤 전문가가 들어와도 고치기가 어렵다는 겁니다. 특허 출원 날짜를 기준으로 권리가 발생하기 때문에, 처음 제출한 명세서 범위를 벗어나서 청구항을 넓히는 건 원칙적으로 불가능합니다.

처음 단추를 잘못 끼우면 그냥 좁은 특허로 끝납니다. 아니면 등록 자체가 안 되거나.

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바이오변리사를 고를 때 확인해야 할 것들

이런 궁금증이 있으실 수 있습니다. "그럼 어떻게 골라야 하나요?"

제가 19년 동안 보면서 정리한 기준을 말씀드리겠습니다.

전공을 확인하십시오. 생명공학, 화학, 약학, 의학, 생화학 등 바이오 관련 전공자인지. 이게 출발점입니다. 전기전자 전공 변리사가 바이오 특허를 잘 다루기는 구조적으로 어렵습니다.

그다음은 실제 바이오 특허 출원 경험입니다. 몇 건이나 다뤄봤는지, 어떤 세부 분야인지. 신약 분야와 의료기기 분야는 또 다릅니다. 유전자 치료제와 항체 의약품도 다르고요. 본인의 기술과 가장 가까운 분야 경험이 있는 변리사를 찾아야 합니다.

마지막으로 거절이유 대응 실적입니다. 출원 건수보다 등록 건수, 그리고 어려운 거절이유를 어떻게 극복했는지의 사례가 있는 변리사가 진짜 전문가입니다. 단순히 출원만 많이 한 변리사가 아니라요.

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바이오 스타트업이라면 더 일찍 움직여야 합니다

참, 이 부분은 꼭 드리고 싶은 말씀입니다.

바이오 스타트업 대표님들과 상담을 하다 보면, 특허를 너무 늦게 생각하는 경우가 많습니다. 논문을 먼저 발표하고, 학회에서 발표하고, 그다음에 특허를 생각하는 분들이 있습니다. 이건 정말 위험한 순서입니다.

한국 특허법은 신규성 상실 예외 규정이 있어서 일정 조건 하에 구제가 되긴 합니다. 그런데 해외 출원을 생각하신다면, 특히 미국이나 유럽은 이 예외 적용이 훨씬 엄격합니다. 논문 발표 전에 특허 출원을 마쳐 놓는 것이 원칙입니다.

투자를 받으실 계획이 있다면 더욱 그렇습니다. VC들은 특허 포트폴리오를 봅니다. 기술력이 있어도 특허가 없거나 약하면 밸류에이션에서 손해를 봅니다. 실제로 제가 상담한 바이오 스타트업 중에 시리즈A 투자를 앞두고 특허 문제가 발목을 잡았던 경우가 있었습니다. 그때서야 뒤늦게 특허를 보강하려니 시간도 촉박하고 비용도 두 배로 들었죠.

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마무리하며

정리 드리면,

바이오변리사는 단순히 바이오를 좋아하는 변리사가 아닙니다. 관련 전공 배경 위에서 바이오 특허 실무 경험을 충분히 쌓은 사람이어야 합니다. 그리고 그 변리사가 속한 법인의 시스템도 함께 봐야 합니다. 상담은 변리사가 직접 하는지, 출원 후 관리는 어떻게 이루어지는지.

바이오 분야는 특허 하나의 가치가 수십억, 수백억에 달할 수 있습니다. 그만큼 처음 선택이 중요합니다.

당장 상담이 필요하신 분들은 아래 알려 드리는 링크를 통해 연락 주셔도 좋습니다. 최선의 방법을 찾아 드리겠습니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222180460017

감사합니다.