결론부터 말씀드리면, 변경출원은 "처음 출원 전략이 틀렸을 때 쓸 수 있는 마지막 교정 기회"입니다.
인사가 늦었습니다.
특허법인 테헤란, 윤 변리사입니다.
변경출원, 도대체 왜 필요한 건가요?
특허 출원을 진행하다 보면, 처음에 선택한 출원 방식이 나중에 발목을 잡는 경우가 생깁니다.
예를 들어볼게요. 실용신안으로 출원을 했는데, 알고 보니 특허로 출원했어야 권리 보호 범위가 훨씬 넓었던 경우. 혹은 반대로, 특허로 출원했는데 심사 과정에서 실용신안으로 전환하는 편이 훨씬 유리하다는 걸 뒤늦게 깨닫는 경우.
이럴 때 쓸 수 있는 제도가 바로 변경출원입니다.
쉽게 말하면, 특허출원을 실용신안등록출원으로, 혹은 실용신안등록출원을 특허출원으로 바꿀 수 있는 제도입니다. 처음 출원한 날짜(출원일)를 그대로 유지한 채로요. 이게 핵심입니다. 출원일이 유지된다는 것.
단추를 잘못 끼웠다고 해서 처음부터 다시 셔츠를 입어야 하는 게 아니라, 그 단추만 다시 끼울 수 있다는 거죠.
변경출원이 가능한 시점, 이걸 모르면 낭패입니다
솔직히, 이 부분을 모르고 계신 분들이 꽤 많습니다.
변경출원은 아무 때나 할 수 있는 게 아닙니다. 원출원에 대한 최초 거절결정등본을 송달받기 전까지 가능합니다. 그리고 실용신안의 경우에는 등록결정등본을 받기 전까지입니다.
최근 상담한 고객 중에 이런 분이 계셨습니다. 실용신안으로 출원을 진행하다가 심사 과정에서 특허로 바꾸고 싶다고 하셨는데, 이미 등록결정이 나버린 상태였습니다. 등록결정이 나고 나면 변경출원이 불가능합니다. 그분의 표정이 아직도 눈에 선합니다. 청천벽력이라는 표현이 딱 맞는 순간이었습니다.
시간이 지나면 선택지가 닫힙니다. 이건 변리사가 아무리 능력이 있어도 어쩔 수 없는 영역입니다.
변경출원을 고려하고 계신 분이라면, 지금 당장 현재 출원 상태를 확인하십시오.
특허 → 실용신안, 실용신안 → 특허, 어느 방향이 유리할까요?
글쎄요, 이건 케이스 바이 케이스라 딱 잘라 말하기가 어렵습니다. 다만 제가 19년 동안 수천 건을 다루면서 느낀 경향은 있습니다.
특허 → 실용신안으로 변경하는 경우는 주로 이런 상황입니다. 특허 심사에서 계속 거절이유가 나오는데, 진보성 극복이 쉽지 않을 때입니다. 실용신안은 특허에 비해 진보성 요건이 다소 완화되어 있습니다. 빠른 등록이 필요하고, 권리 존속기간이 조금 짧아도 괜찮다면 현실적인 선택이 될 수 있습니다.
반대로 실용신안 → 특허로 변경하는 경우는, 나중에 보니 사업적 가치가 훨씬 크다는 걸 알게 됐을 때입니다. 특허의 존속기간은 출원일로부터 20년, 실용신안은 10년입니다. 오래 쓸 기술이라면 당연히 특허가 낫죠. 또, 특허는 물건 발명뿐 아니라 방법 발명도 보호받을 수 있어서 권리 범위 설계 측면에서 유리합니다.
어느 방향이 맞는지는 현재 심사 진행 상황, 기술의 성격, 사업 계획을 종합해서 판단해야 합니다. 이걸 혼자 판단하는 건 러시안 룰렛과 다름없습니다. 진짜로요.
변경출원 시 반드시 알아야 할 것들
변경출원을 하면 원출원은 취하된 것으로 간주됩니다. 이 부분, 꼭 기억하십시오.
원출원이 사라진다는 말이 무섭게 들릴 수 있는데, 출원일은 그대로 유지되기 때문에 선출원으로서의 지위는 살아있습니다. 그러니 이 부분은 크게 걱정 안 하셔도 됩니다.
다만 몇 가지 주의할 점이 있습니다.
- 변경출원은 원출원의 명세서 범위를 벗어나서 새로운 내용을 추가하는 것이 불가능합니다. 처음 출원할 때 작성된 명세서가 사실상 변경출원의 한계를 결정합니다.
- 원출원에서 이미 분할출원이나 다른 변경출원이 있었다면, 중복 적용 여부를 꼼꼼히 확인해야 합니다.
잠깐 딴 이야기를 했는데, 이 두 번째 포인트가 실무에서 자주 문제가 됩니다. 원출원 명세서가 부실하게 작성되어 있으면, 변경출원을 해도 결국 권리 범위가 좁아질 수밖에 없습니다. 처음 출원할 때 얼마나 잘 써놨느냐가 나중 변경출원의 품질까지 결정하는 거죠. 부메랑이 되어 돌아옵니다.
다시 본론으로 돌아가면, 변경출원 자체는 훌륭한 제도입니다. 단, 이 제도를 제대로 활용하려면 처음 출원 단계부터 전략적으로 접근해야 합니다.
단순한 대리를 찾는 분이 아닌, 장기적인 윈윈 관계를 원하는 분들을 전 좋아합니다.
셀프로 변경출원 해도 될까요?
이 질문, 생각보다 많이 받습니다.
특허청 홈페이지에 변경출원 서식이 있고, 절차 자체가 불가능한 건 아닙니다. 그런데 제가 하루 20건씩 상담을 하다 보면, 셀프로 변경출원을 진행하다 낭패를 본 분들을 정말 자주 만납니다.
가장 흔한 실수가 뭔지 아세요? 변경출원 시 청구범위를 원출원의 명세서 범위 안에서 적절히 재설계해야 하는데, 그냥 원출원 내용을 복붙 수준으로 옮겨 놓는 겁니다. 그러면 변경출원을 한 의미가 없습니다. 특허에서 실용신안으로 바꿨는데, 여전히 진보성 거절이 나오는 황당한 상황이 생깁니다.
변경출원은 단순히 출원 종류를 바꾸는 행정 절차가 아닙니다. 청구항을 새로 설계하고, 심사 전략을 다시 짜는 작업입니다. 이 차이를 모르고 셀프로 진행하면, 결국 시간과 비용을 두 배로 쓰게 됩니다.
변경출원, 언제 고려해야 하나요?
저에게 오시는 분들의 패턴을 보면 대략 세 가지입니다.
처음부터 변경출원을 전략으로 가져가는 경우는 사실 많지 않습니다. 대부분은 심사 과정에서 "이거 방향이 잘못됐구나" 싶을 때 오시거나, 아니면 이미 거절결정을 받고 나서 오십니다.
거절결정을 받고 나서 오시는 분들은 정말 안타깝습니다. 거절결정등본 송달 이후에는 변경출원이 불가능하니까요. 그 시점에서 할 수 있는 건 거절결정불복심판이나 재출원 정도인데, 출원일이 새로 시작된다는 치명적인 약점이 생깁니다.
결국 타이밍이 전부입니다. 심사 중간에 거절이유통지를 받은 시점, 혹은 심사 흐름이 좋지 않다고 느껴지는 시점에서 변경출원을 검토하는 것이 맞습니다. 그때 변리사와 상의하십시오.
"아직 괜찮겠지"라는 생각이 가장 위험합니다. 뭐 그런 거죠.
저의 생각과 업무철학에 동의하신다면 문의 주셔도 좋습니다. 가장 정확하고, 신속한 길을 알려 드리겠습니다.
꼭 저가 아니더라도, 변경출원을 고려하고 계신 분이라면 반드시 경험 있는 변리사를 통해 진행하시는 것을 추천 드립니다. 시간이 지나면 선택지가 사라집니다. 그 점만은 꼭 기억해 주십시오.
감사합니다.
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