의견제출통지서, 대부분은 이 3가지 실수 합니다

안녕하세요.

특허법인 테헤란 대표 변리사 윤웅채입니다.

"의견제출통지서" 라는 단어를 검색하셨을 정도이면, 이미 출원을 직접 진행하셨거나, 아니면 특허사무소를 통해 진행하다가 갑자기 낯선 서류를 받아 당황하신 상황일 거라고 생각됩니다.

솔직히 말씀드리면, 이 서류를 처음 받았을 때 많은 분들이 "이제 다 끝났나?" 하는 두려움을 먼저 느끼십니다. 그럴 필요 없습니다. 지금부터 차분하게 설명 드릴게요.

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의견제출통지서, 정확히 무엇인가

한마디로, 특허청 심사관이 "이 출원은 이런 이유로 등록이 어렵습니다"라고 보내는 공식 서류입니다.

실무에서는 이걸 '중간사건'이라고 부릅니다. 출원을 하고 나서 심사가 진행되는 도중에 발생하는 사건이라는 뜻이죠. 특허, 상표, 디자인 모두 이 과정이 있습니다.

이 서류를 받았다고 해서 출원이 자동으로 거절되는 건 아닙니다. 정해진 기간 안에 적절히 대응하면 등록으로 이어질 수 있습니다. 다만, 그 기간이 보통 2개월로 정해져 있기 때문에 시간을 허비하시면 안 됩니다. 기간 내에 아무 대응도 하지 않으면, 그게 곧 거절 확정입니다.

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이 서류를 받은 분들의 두 가지 유형

제가 하루에 약 20건 가량 상담을 하다 보면, 의견제출통지서 관련 문의는 크게 두 유형으로 나뉩니다.

하나는 변리사 없이 직접 출원을 하신 분들. 출원까지는 어찌어찌 마쳤는데, 몇 달 후에 갑자기 특허청에서 서류가 날아오니 당황하신 거죠. 이 경우가 사실 가장 안타깝습니다. 출원 당시에 조금만 더 신경을 쓰셨다면 애초에 이런 거절이유가 나오지 않도록 명세서를 작성할 수도 있었을 텐데, 하는 생각이 들거든요.

또 하나는 특허사무소를 통해 진행 중인데, 사무소에서 보내온 통지서를 보고 직접 검색해 보신 분들. 이 경우는 담당 변리사가 이미 처리하고 있을 테니 너무 걱정하지 않으셔도 됩니다. 다만, 어떤 상황인지 직접 이해하고 싶어서 찾아보신 거라면, 이 글이 도움이 될 겁니다.

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대응 방법은 세 가지입니다

의견제출통지서를 받으면 무조건 의견서를 써야 한다고 생각하시는 분들이 많습니다. 그런데 그거 아시나요? 꼭 그렇지는 않습니다.

대응 방법은 크게 세 가지입니다.

• 의견서 제출: 심사관의 거절이유에 논리적으로 반박하는 서류
• 보정서 제출: 출원서나 명세서의 내용을 수정하여 거절이유를 해소하는 방법
• 아무 대응도 하지 않는 것: 극복 가능성이 없는 경우, 비용과 시간을 아끼는 선택

세 번째가 의아하게 느껴지실 수 있습니다. 그런데 이게 때로는 가장 현명한 선택이 됩니다. 이 부분은 아래에서 더 자세히 말씀드릴게요.

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극복 가능성, 어떻게 판단하나

19년간 월 100건 이상의 출원을 관리하다 보면, 통지서를 받는 순간 5분 안에 방향이 보이는 경우가 많습니다. 경험에서 나오는 감각이 있거든요.

판단의 기준은 결국 거절이유의 종류입니다.

특허 출원의 경우, 실무적으로 거절이유의 90% 이상이 진보성 부족(특허법 제29조 제2항) 입니다. 심사관이 공지된 선행기술들을 조합하면 출원발명을 쉽게 생각해낼 수 있다고 판단하는 거죠. 이 경우는 생각보다 극복 가능성이 있습니다. 심사관이 제시한 선행기술과 출원발명의 차이점을 명확히 논증하면, 방향이 바뀌는 경우가 꽤 됩니다. 쉽게 포기하지 마십시오.

반면 신규성 위반(특허법 제29조 제1항) 이라면 이야기가 다릅니다. 이미 동일한 기술이 공개되어 있다는 뜻이기 때문에, 아무리 좋은 의견서를 써도 뒤집히는 경우가 거의 없습니다. 이 경우에는 해당 출원에 매달리기보다, 다른 방향으로의 신규 출원을 검토하시는 게 낫습니다.

상표 출원이라면 어떨까요. 유사한 선행상표가 존재한다는 이유로 거절이 나온 경우, 이 역시 극복이 쉽지 않습니다. 심사관이 이미 유사하다고 판단을 내린 것을 뒤집으려면 상당히 정교한 논리가 필요하고, 실제로 뒤집히는 비율이 높지 않아요. 반면 지정상품의 기재 오류나 일부 상품에만 거절이유가 있는 경우라면, 보정서를 통해 해소할 수 있는 여지가 있습니다.

단순한 대리를 찾는 분이 아닌, 장기적인 윈윈 관계를 원하는 분들을 전 좋아합니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222176805543

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셀프 출원 후 통지서를 받으셨다면

이 부분은 진심으로 드리는 말씀입니다.

가끔 이런 분들이 오십니다. 비용을 아끼려고 직접 출원을 하셨는데, 의견제출통지서를 받고 나서야 변리사를 찾아오시는 분들이요. 눈물을 흘리며, 그때서야 변리사를 찾아갈 뿐이죠.

물론, 중간사건부터 저희가 맡는 것도 가능합니다. 그런데 솔직하게 말씀드리면, 출원 당시 명세서가 잘못 작성되어 있으면 의견서나 보정서를 통해 할 수 있는 게 구조적으로 제한됩니다. 명세서에 없는 내용을 나중에 추가할 수 없다는 게 특허법의 원칙이거든요. 단추를 잘못 끼운 셔츠는 처음부터 다시 끼워야 합니다.

그래서 저는 극복 가능성이 없다고 판단되는 사건은 수임을 하지 않습니다. 비용을 받고 진행해서 거절이 확정되면, 그건 고객에게 아무런 도움이 안 되니까요. 차라리 그 돈으로 새로운 방향의 출원을 준비하시는 게 낫습니다.

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기간을 놓치면 모든 게 끝납니다

이 부분은 한 번 더 강조하고 싶습니다.

의견제출통지서에는 응답 기간이 명시되어 있습니다. 통상 2개월이고, 연장 신청을 하면 최대 4개월까지 늘릴 수 있습니다. 이 기간 안에 아무런 대응도 하지 않으면, 거절결정이 내려집니다. 거절결정 이후에는 재심사 청구나 심판이라는 추가 절차가 있기는 하지만, 비용과 시간이 몇 배로 늘어납니다.

서류를 받으신 날 바로 확인하십시오. 그리고 기간이 얼마나 남았는지 먼저 파악하셔야 합니다.

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정리 드리면,

의견제출통지서를 받았다고 끝난 게 아닙니다. 거절이유의 종류에 따라 대응 방향이 완전히 달라지고, 진보성 거절이유라면 충분히 극복 가능성이 있습니다. 다만 기간을 절대 놓치지 마시고, 극복 가능성에 대한 정확한 판단을 먼저 받으시는 것이 중요합니다. 안 되는 사건에 비용을 쏟는 것보다, 가능한 방향을 찾는 것이 결국 등록증을 손에 쥐는 길입니다.

정도를 기억하시면 좋겠습니다.

저의 생각과 업무철학에 동의하신다면 문의 주셔도 좋습니다. 가장 정확하고, 신속한 길을 알려 드리겠습니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222180460017

감사합니다.