특허상담, 변리사 선택이 사업 승패를 가릅니다

안녕하세요

특허법인 테헤란, 윤 변리사입니다.

요즘 특허상담 관련 문의를 주시는 분들이 정말 많습니다.

그런데 솔직히 말씀드리면, 상담을 받으러 오시는 분들 중 절반 이상이 이미 한 번쯤 '잘못된 상담'을 경험하고 오십니다. 처음부터 저를 찾아오시는 분보다, 다른 곳에서 뭔가 어긋난 뒤에 오시는 분이 더 많다는 거죠.

왜 이런 일이 반복될까요.

저는 그 이유가 특허상담을 어떻게 받아야 하는지 아무도 제대로 알려주지 않기 때문이라고 생각합니다. 오늘은 그 이야기를 해보려 합니다.

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상담 전에 먼저 알아야 할 것

특허상담을 받기 전에 딱 하나만 기억하십시오.

상담은 출원을 결정하는 자리가 아니라, 출원이 가능한지를 판단하는 자리다.

이 차이가 생각보다 큽니다. 상담 자리에서 분위기에 휩쓸려 바로 계약으로 이어지는 경우가 많거든요. 저에게 오시는 분들의 얘기를 들어보면, "그냥 가능하다고 해서 진행했는데 나중에 거절됐어요"라는 말씀을 정말 자주 듣습니다.

가능하다는 말. 들으면 기분 좋죠. 근데 그 말이 진짜인지 아닌지를 어떻게 확인하셨나요?

19년 동안 하루 평균 20건 가까운 상담을 해오면서 느낀 건데요. 등록 가능성을 제대로 검토하지 않고 "일단 해봅시다"부터 나오는 곳은 조심하셔야 합니다. 출원 자체가 목적인 거지, 등록이 목적이 아닌 거거든요.

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상담에서 이것만 확인하세요

최근에 상담을 주신 분 중에 이런 분이 계셨습니다.

식품 관련 제조 방법을 개발하셨는데, 두 곳에서 상담을 받으셨다고 했습니다. 한 곳은 "충분히 가능합니다"라고 했고, 다른 한 곳은 "선행기술 조사 후 판단해야 한다"고 했다더군요. 어디가 더 신뢰가 가십니까?

당연히 후자입니다.

상담 자리에서 선행기술 조사도 없이 무조건 가능하다고 하는 곳은, 그냥 접수를 받고 싶은 겁니다. 진짜 등록 가능성을 따지는 게 아니에요.

제가 상담에서 꼭 확인하라고 드리는 것들이 있습니다.

• 담당자가 변리사 자격증을 가진 사람인지
• 선행기술 조사를 상담 과정에서 진행하는지
• 거절 시 대응 절차까지 설명해주는지

이 세 가지만 확인하셔도, 상담의 질이 어느 정도인지 파악이 됩니다.

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셀프 출원, 진짜 괜찮을까요

잠깐 딴 이야기를 했는데, 다시 본론으로 돌아가서.

요즘 비용 절감 때문에 직접 특허청에 출원하시는 분들이 늘었습니다. 이른바 셀프 출원이죠. 저는 이걸 무조건 말리지는 않습니다. 다만 현실을 알고 선택하셔야 한다는 겁니다.

19년 경력을 바탕으로 통계를 내보면, 셀프 출원의 등록률은 채 50%가 되지 않습니다. 변리사를 선임하는 것만으로도 등록률이 70%대 후반까지 올라가고, 경험 있는 변리사를 만나면 90%를 넘기도 하죠. 저희 테헤란의 경우 현재 등록률이 90% 이상을 유지하고 있는데, 이게 가능한 이유는 가능성이 낮은 건은 처음부터 솔직하게 말씀드리기 때문입니다.

사실 이 부분이 제가 강조하고 싶은 핵심입니다.

등록 가능성이 낮다고 판단되면, 저는 그냥 낮다고 말합니다. 그게 당장 수임으로 이어지지 않더라도요. "인생 길다, 짧게 생각하지 말자"는 게 제 오랜 철학이거든요. 당장 한 건 수임하려다 신뢰를 잃는 것보다, 솔직하게 말씀드리고 장기적인 관계를 만드는 게 훨씬 낫습니다.

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상담 준비, 이렇게 하시면 됩니다

그거 아시나요? 상담 전에 준비를 잘 해오시는 분일수록 결과가 좋습니다. 당연한 말 같지만, 실제로 준비 없이 오시는 분이 훨씬 많습니다.

아이디어를 머릿속에만 갖고 오시면 상담 시간의 절반이 설명을 이해하는 데 쓰입니다. 간단하게라도 텍스트로 정리해 오시는 게 좋습니다. 완벽할 필요는 없어요. 아래 내용 정도면 충분합니다.

• 어떤 분야의 발명인지
• 기존 기술과 무엇이 다른지
• 그 차이로 인해 어떤 효과가 생기는지

스케치나 간단한 도면이 있으면 더 좋고요. 말보다 그림이 이해가 빠를 때가 많거든요.

비밀유지 걱정을 하시는 분들도 많습니다. 변리사에게는 법적으로 의뢰인의 발명에 대한 비밀유지의무가 있습니다. 다만 자료를 전달하실 때는 반드시 변리사 본인과 직접 소통하시는 걸 권합니다. 일반 직원이나 사무장을 통해 자료가 오가는 구조는 좋지 않습니다.

단순한 대리를 찾는 분이 아닌, 장기적인 윈윈 관계를 원하는 분들을 전 좋아합니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222176805543

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상담 결과를 그대로 믿어도 될까요

이런 궁금증이 있으실 수 있습니다.

한 곳에서 상담받으면 충분한가요, 아니면 여러 곳을 돌아봐야 하나요?

저는 최소 2~3곳 상담을 권합니다. 이건 제 사무소를 믿지 말라는 게 아니라, 여러분이 스스로 판단할 기준을 갖추셔야 한다는 겁니다. 한 곳만 들으면 그게 기준이 되어버립니다.

다만 아이디어 자료를 실제로 공유하는 곳은 2~3곳 이내로 제한하십시오. 너무 많은 곳에 발명 내용을 공개하는 건 보안 측면에서 좋지 않습니다. 유선 상담이나 간단한 문의는 여러 곳에 해보셔도 됩니다.

그리고 한 가지 더. 상담 결과가 "된다"와 "안 된다"로만 나뉘는 곳은 주의하십시오. 특허는 그렇게 단순하지 않습니다. 청구범위를 어떻게 설계하느냐에 따라 같은 아이디어도 등록 가능성이 달라집니다. 그 부분까지 함께 이야기해주는 변리사가 진짜 상담을 하는 겁니다.

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상담 이후가 더 중요합니다

참, 이 부분을 빠뜨릴 뻔했네요.

상담을 잘 받는 것도 중요하지만, 그 이후 관리가 더 중요합니다. 특허는 출원 이후 심사관의 거절이유통지가 나오면 의견서와 보정서를 제출해야 합니다. 이 단계에서 제대로 대응하지 못하면 아무리 좋은 발명도 등록이 안 됩니다.

월 100건 이상의 출원을 관리하면서 느끼는 건데요. 사건의 승패는 출원서 작성 단계가 아니라 거절이유에 대응하는 단계에서 갈리는 경우가 많습니다. 상담 때 "거절 시 어떻게 대응하느냐"까지 물어보시는 게 좋습니다.

(이 부분은 추후 별도 칼럼으로 자세히 다뤄볼 예정입니다.)

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특허상담, 어렵게 생각하지 마십시오. 다만 제대로 받으셔야 합니다. 첫 단추가 잘못 끼워지면 시간도, 비용도, 무엇보다 여러분의 아이디어가 낭비됩니다.

포기도 실패도 없습니다. 제대로 된 방향을 찾는 것, 그게 전부입니다.

당장 상담이 필요하신 분들은 아래 알려 드리는 링크를 통해 연락 주셔도 좋습니다. 최선의 방법을 찾아 드리겠습니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222180460017

감사합니다.