특허출원보정서 작성이라는 단어를 검색하셨다면, 아마 지금 출원 후 특허청으로부터 뭔가 연락을 받으셨거나, 아니면 미리 공부를 하시는 분일 겁니다.
어느 쪽이든, 잘 오셨습니다.
안녕하세요.
특허법인 테헤란, 윤 변리사입니다.
오늘은 특허출원보정서 작성에 대해 이야기해 보려 합니다. 19년간 변리사로 일하면서, 이 보정서 하나 때문에 울고 웃는 분들을 정말 많이 봐왔습니다. 등록의 문 앞에서 무너지는 경우도, 거절 직전에 劇的으로 살아나는 경우도요.
보정서, 도대체 왜 써야 하나요
특허출원을 하고 나면, 특허청 심사관이 해당 출원을 검토합니다. 그런데 심사관이 "이 출원은 문제가 있습니다"라고 의견을 보내오는 경우가 있어요. 이걸 의견제출통지(거절이유통지)라고 합니다.
이때 출원인이 할 수 있는 대응이 두 가지입니다. 의견서를 제출하거나, 보정서를 제출하거나. 혹은 둘 다.
의견서는 "심사관, 당신이 틀렸습니다"를 논리로 설득하는 문서라면, 보정서는 "알겠습니다, 이 부분을 수정하겠습니다"라고 출원 내용 자체를 고치는 문서입니다.
단순해 보이죠? 그런데 이게 절대 단순하지 않습니다.
보정서 작성, 뭘 고칠 수 있고 뭘 못 고치나
보정서에서 가장 중요한 원칙이 하나 있습니다. 바로 "신규사항 추가 금지" 원칙입니다.
처음 출원서에 없던 내용을 보정을 통해 새로 집어넣는 것은 허용이 안 됩니다. 특허법 제47조에서 명확히 규정하고 있고요. 이걸 어기면 보정 자체가 각하될 수 있습니다.
그럼 뭘 고칠 수 있냐고요?
- 청구항의 범위를 좁히는 것 (권리를 축소하는 방향)
- 명세서의 불명확한 표현을 원래 출원 내용 범위 안에서 명확하게 다듬는 것
- 도면이나 설명에 이미 있는 내용을 청구항에 반영하는 것
요약하면, 처음 출원서에 이미 있는 내용의 범위 안에서만 수정이 가능합니다. 이 선을 넘는 순간, 보정각하 또는 거절 확정이라는 결과가 기다리고 있습니다.
보정서 작성 시 가장 많이 하는 실수
최근 상담한 고객 중에 이런 분이 계셨습니다. 식품 관련 제조 방법 특허를 직접 출원하셨는데, 거절이유를 받고 나서 보정서도 직접 작성해 보시겠다고 하셨죠.
그분이 보정서에 넣으려 했던 내용을 보니, 처음 출원서에는 전혀 언급이 없던 새로운 공정 단계가 포함되어 있었습니다. 본인 입장에서는 "이걸 넣으면 더 강한 특허가 되겠다"고 생각하신 거죠.
그런데 그건 신규사항 추가입니다. 보정각하 사유 그 자체입니다.
이런 경우가 정말 많습니다. 보정서를 작성하면서 오히려 특허를 망치는 경우. 처음 출원서를 잘못 작성한 것보다, 보정을 잘못해서 더 큰 피해를 보는 분들도 있습니다. 보정은 고치는 것이지, 새로 쓰는 것이 아니거든요.
무작정 연락부터 주시는 것은 바람직하지 않습니다. 저의 업무 철학을 한번 살펴 보시고, 공감이 되는 경우에만 문의를 부탁 드립니다.
보정의 타이밍, 이것도 중요합니다
보정서는 아무 때나 낼 수 있는 게 아닙니다.
특허법상 보정을 할 수 있는 시기가 정해져 있습니다. 거절이유통지를 받은 경우에는 지정된 기간 안에 대응해야 하고, 그 기간을 넘기면 연장신청을 하더라도 한계가 있습니다.
특히 최후 거절이유통지를 받은 경우에는 더 엄격합니다. 이때는 보정의 범위가 더 제한되고, 할 수 있는 것과 할 수 없는 것의 경계가 더 좁아집니다. 최초 거절이유통지 때 대응을 제대로 못 해서 최후 통지까지 온 경우라면, 선택지가 매우 좁아지는 거죠.
기한을 놓치면 어떻게 될까요. 거절이 확정됩니다. 그리고 그 출원은 그대로 사라집니다. 다시 출원하는 수밖에 없고, 그사이 경쟁자가 유사 특허를 먼저 등록해버리는 최악의 상황도 생길 수 있습니다.
셀프 보정서, 솔직하게 말씀드리겠습니다
셀프 특허출원을 하시는 분들이 늘어나면서, 보정서도 혼자 작성해보시려는 분들이 많아졌습니다. 이해합니다. 비용을 아끼고 싶으신 마음, 당연하죠.
그런데 솔직히 말씀드리겠습니다.
보정서는 특허 출원 과정에서 가장 전문성이 필요한 단계 중 하나입니다. 거절이유를 분석하고, 선행기술과의 차이점을 논리적으로 구성하고, 청구항을 재설계하는 작업이 동시에 이루어져야 하거든요.
저도 하루에 20건 가까운 상담을 하면서, 월 100건 이상의 출원을 관리하고 있지만, 보정 대응만큼은 한 건 한 건 진지하게 들여다봅니다. 그만큼 섬세한 작업이에요.
셀프로 보정서를 작성하다 보면, 신규사항을 넣어버리거나, 청구항을 너무 좁혀버려서 나중에 권리 행사가 불가능해지거나, 거절이유의 핵심을 비껴가는 대응을 하는 경우가 많습니다. 러시안 룰렛이라는 표현이 딱 맞습니다. 운이 좋으면 통과하고, 운이 나쁘면 그 자리에서 끝납니다.
보정서 작성, 이것만은 기억하세요
정리 드리면,
- 보정서는 처음 출원서에 있는 내용의 범위 안에서만 수정이 가능하다
- 신규사항을 추가하면 보정각하 또는 거절 확정으로 이어진다
- 최후 거절이유통지 이후에는 보정 범위가 더 제한된다
- 기한을 놓치면 출원 자체가 소멸될 수 있다
정도를 기억하시면 좋겠습니다.
보정서 하나가 특허 등록의 성패를 가릅니다. 출원서를 잘 써놓고도, 보정 단계에서 무너지는 경우를 저는 너무 많이 봐왔습니다. 그게 안타까워서 이 글을 쓰는 겁니다.
저의 생각과 업무철학에 동의하신다면 문의 주셔도 좋습니다. 가장 정확하고, 신속한 길을 알려 드리겠습니다.
감사합니다.
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