특허침해감정서작성, 변리사가 쓴 것과 법원이 인정하는 것은 다릅니다

안녕하세요

특허법인 테헤란, 윤 변리사입니다.

요즘 특허침해 관련 문의가 부쩍 늘었습니다. 그 중에서도 "침해감정서를 작성해달라"는 요청이 많아졌는데요. 그래서 오늘은 이 주제로 이야기를 풀어볼까 합니다.

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침해감정서, 그게 뭔가요?

솔직히 말하면, 이 단어 자체를 처음 들어보시는 분들도 꽤 많습니다. 당연한 겁니다. 특허침해감정서는 일반인이 일상에서 접할 일이 거의 없는 문서니까요.

한마디로 설명하면, "이 제품 또는 서비스가 내 특허를 침해했는지 아닌지를 기술적·법적으로 분석한 공식 문서"입니다. 특허 분쟁이 발생했을 때, 침해 여부를 판단하는 근거 자료로 쓰입니다. 법원에 제출하기도 하고, 상대방에게 경고장과 함께 보내기도 하고, 내부적으로 소송 여부를 결정하는 판단 자료로도 활용됩니다.

그러니까 이 문서 하나가 분쟁의 방향을 가르는 경우가 많습니다. 가볍게 볼 서류가 아닙니다.

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실제로 이런 분들이 찾아오십니다

최근에 상담을 주신 분 중에 이런 케이스가 있었습니다.

중소기업을 운영하는 대표님인데, 본인이 3년 전에 등록받은 특허와 거의 동일한 방식으로 경쟁사가 제품을 출시한 겁니다. 처음에는 "설마 침해겠어" 하고 넘겼는데, 그 경쟁사 제품이 시장에서 꽤 팔리기 시작하자 그때서야 부랴부랴 저를 찾아오셨습니다. 이미 1년 가까이 지난 뒤였고요.

그 1년이 아깝더군요. 침해 사실이 확인되면 손해배상 청구가 가능한데, 소멸시효 문제나 증거 확보 문제에서 시간이 늦을수록 불리해집니다. 진짜 안타까운 경우입니다.

반대 케이스도 있습니다. 상대방으로부터 "당신 제품이 우리 특허를 침해했다"는 경고장을 받고 당황해서 오시는 분들. 이런 경우에는 침해감정서를 통해 실제로 침해가 맞는지, 아니면 비침해 의견을 정리해서 대응 논리를 세워야 합니다. 경고장 한 장에 무조건 겁먹을 필요는 없습니다. 실제로 보면 침해가 아닌 경우도 상당히 많거든요.

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침해감정서 작성, 뭘 봐야 하나

이 부분이 핵심입니다.

특허침해 여부를 판단하는 기준은 "청구항 대 대상 제품의 구성요소 대비"입니다. 쉽게 말하면, 특허의 청구항에 적힌 구성요소들이 상대방 제품에 전부 포함되어 있으면 침해, 하나라도 빠지면 비침해로 보는 것이 원칙입니다. 이걸 전요소원칙(All Elements Rule)이라고 합니다.

그런데 현실은 그렇게 단순하지 않습니다.

균등침해라는 개념이 있습니다. 구성요소가 문자 그대로 동일하지 않더라도, 기술적으로 실질적으로 동일한 방식으로 동일한 기능을 해서 동일한 결과를 낸다면 침해로 볼 수 있다는 거죠. 이 판단이 굉장히 어렵습니다. 19년 동안 수백 건의 침해감정을 해왔지만, 균등침해 여부 판단은 지금도 신중하게 접근합니다.

잠깐 딴 이야기를 했는데, 다시 돌아오면 — 결국 침해감정서의 품질은 청구항 해석의 깊이에서 갈립니다. 청구항을 어떻게 해석하느냐에 따라 침해가 될 수도 있고, 비침해가 될 수도 있습니다. 이 해석을 잘못하면 감정서 전체가 흔들립니다.

단순한 대리를 찾는 분이 아닌, 장기적인 윈윈 관계를 원하는 분들을 전 좋아합니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222176805543

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셀프로 감정서 작성하면 어떻게 될까요

가끔 이런 분들이 계십니다. 인터넷에서 침해감정서 양식을 찾아 직접 작성해서 상대방에게 보내거나, 법원에 제출하려는 분들.

말리고 싶습니다. 진심으로.

침해감정서는 단순한 의견서가 아닙니다. 법원이나 상대방이 이 문서를 보고 기술적 신뢰성을 평가합니다. 청구항 해석이 잘못되거나, 대비 분석에 논리적 허점이 있으면 오히려 역효과가 납니다. "이 감정서 내용이 틀렸다"는 반박을 당하는 순간, 분쟁에서 불리한 위치에 서게 됩니다.

특히 소송으로 이어지는 경우에는 더 그렇습니다. 법원에 제출된 감정서의 신뢰도는 판결에 직접 영향을 줍니다. 전문가가 아닌 당사자가 직접 작성한 감정서는 처음부터 신뢰도에 의문이 붙습니다.

러시안 룰렛 같은 셀프 진행, 특허 분쟁에서는 더욱 피하셔야 합니다.

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감정서 작성 비용과 기간, 현실적으로는

이 부분을 궁금해하시는 분들이 많습니다.

비용은 케이스마다 다릅니다. 특허의 기술 복잡도, 청구항 수, 분석해야 할 제품의 범위에 따라 달라집니다. 단순한 침해 여부 확인용 의견서 수준이라면 상대적으로 비용이 낮고, 법원 제출용 공식 감정서라면 그에 맞는 수준의 작업이 필요합니다.

기간은 통상 2~4주 정도를 봅니다. 물론 급하게 진행해야 하는 경우에는 조율이 가능합니다. 다만, 급하게 만든 감정서가 좋은 감정서가 될 수 없다는 건 저도 잘 압니다. 시간을 충분히 확보하고 진행하는 게 결과적으로 여러분에게 유리합니다.

하루 20건 이상의 상담을 직접 진행하다 보면, 의뢰인이 처한 상황이 얼마나 다양한지 실감합니다. 같은 침해 문제라도 어떤 분은 소송 전 협상용으로, 어떤 분은 경찰 고소용으로, 어떤 분은 라이선스 협상 카드로 쓰려고 합니다. 목적이 다르면 감정서의 방향도 달라집니다. 이걸 처음부터 명확히 해야 합니다.

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경고장을 받은 경우, 어떻게 대응해야 하나

경고장을 받으셨다면, 일단 침착하게 대응하십시오.

무시도 금물이고, 무조건 합의도 금물입니다. 경고장을 받은 뒤 아무런 대응을 하지 않으면, 상대방이 소송을 제기할 가능성이 높아집니다. 반대로 내용도 확인하지 않고 바로 합의에 나서면 불필요하게 불리한 조건을 수락하는 경우가 생깁니다.

제가 권하는 순서는 이렇습니다.

• 경고장에서 언급된 특허번호를 확인하고 해당 특허의 청구항을 파악한다
• 본인 제품과의 기술적 대비 분석을 전문가에게 의뢰한다
• 비침해 의견이 나오면 그 근거를 담은 답변서를 작성해 보낸다
• 침해 가능성이 있다면 협상 전략을 세운다

이 과정에서 감정서가 필요한 경우가 생깁니다. 답변서에 침해감정 결과를 첨부하면 훨씬 설득력 있는 대응이 됩니다.

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마지막으로 드리고 싶은 말

특허를 가지고 있다는 것은, 그 권리를 지킬 의지도 함께 가져야 한다는 의미입니다.

등록만 해놓고 방치하다가, 경쟁사가 유사한 제품을 내놓아도 "설마 침해겠어"라고 넘기는 분들을 저는 너무 많이 봤습니다. 그러다 시장을 빼앗기고 나서야 뒤늦게 움직이는 경우가 참 많습니다. 그 시간 동안의 손실은 되돌릴 수 없습니다.

반대로, 침해 의심이 생겼을 때 빠르게 움직인 분들은 협상에서도, 소송에서도 훨씬 유리한 위치를 점했습니다. 19년 동안 제가 직접 목격한 일들입니다.

침해 여부가 의심된다면, 지금 바로 확인하십시오. 빠를수록 유리합니다.

당장 상담이 필요하신 분들은 아래 알려 드리는 링크를 통해 연락 주셔도 좋습니다. 최선의 방법을 찾아 드리겠습니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222180460017

저의 생각과 업무철학에 동의하신다면 문의 주셔도 좋습니다.

가장 정확하고, 신속한 길을 알려 드리겠습니다.

감사합니다.