미국특허소송대응, 한국 변리사 vs 미국 변호사 선임 기준이 다릅니다

안녕하세요.

특허법인 테헤란, 윤 변리사입니다.

오늘은 조금 무거운 이야기를 드리려고 합니다.

미국특허소송 대응, 이 단어를 검색하고 계신 분들이라면 지금 상당히 긴박한 상황에 놓여 계실 가능성이 높습니다. 어느 날 갑자기 미국 법원으로부터 소장이 날아왔거나, 미국 거래처로부터 특허침해 경고장(Cease and Desist Letter)을 받으셨거나. 둘 다 청천벽력 같은 상황이죠.

19년간 이 일을 해오면서, 이런 상황에서 저를 찾아오시는 분들을 정말 많이 만났습니다. 그분들의 공통점이 하나 있었습니다. 처음에는 "설마 나한테까지 오겠어"라고 생각했다는 것.

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미국특허소송, 한국 기업에게도 남의 일이 아닙니다

최근 몇 년 사이, 미국 시장에 진출하는 한국 중소기업과 스타트업이 눈에 띄게 늘었습니다. 아마존 셀러로 시작해서 매출이 오르거나, B2B 거래처가 미국 기업인 경우가 많아졌죠. 그런데 그만큼 미국특허소송의 타깃이 되는 한국 기업도 늘고 있습니다.

특히 NPE(Non-Practicing Entity), 흔히 특허괴물이라 불리는 곳들이 문제입니다. 이들은 직접 제품을 만들지 않으면서 특허를 사들여 소송으로 수익을 내는 집단입니다. 한국 기업들이 미국 시장에서 매출을 올리기 시작하면, 그 순간 레이더에 잡히는 겁니다.

"우리 같은 작은 회사가 무슨 소송이냐"고 하시는 분들, 그게 오판입니다. 오히려 규모가 작을수록 법무 대응 여력이 부족하다는 걸 알기에, 합의금을 노리고 접근하는 경우가 많습니다.

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경고장을 받았다면, 48시간이 중요합니다

실제로 제가 상담한 분 중에, 미국 경쟁사로부터 특허침해 경고장을 받고 2주를 그냥 흘려보낸 케이스가 있었습니다. "일단 번역해보고, 법무팀이랑 상의하고, 미국 쪽 거래처에도 물어보고..." 하다가 시간을 허비하신 거죠.

경고장을 받은 순간부터 시계가 돌아갑니다.

미국 특허소송은 한국과 전혀 다른 구조로 움직입니다. 소송이 제기되면 Answer 제출 기한이 있고, 이를 놓치면 궐석판결(Default Judgment)이 나올 수 있습니다. 이미 판결이 난 상태에서 뒤늦게 대응하려면, 할 수 있는 게 거의 없어집니다.

경고장 단계에서는 아직 협상의 여지가 있습니다. 소송 전 단계이기 때문에, 무효 주장을 포함한 다양한 대응 전략을 구사할 수 있거든요. 이 타이밍을 놓치지 마십시오.

무작정 연락부터 주시는 것은 바람직하지 않습니다. 저의 업무 철학을 한번 살펴 보시고, 공감이 되는 경우에만 문의를 부탁 드립니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222176762007

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대응 방향은 크게 세 갈래입니다

미국특허소송 대응 전략은 사안마다 다릅니다만, 실무적으로는 아래 세 방향 중 하나 혹은 조합으로 움직입니다.

• 무효 다툼(IPR, Inter Partes Review): 상대방 특허 자체를 미국 특허심판원(PTAB)에서 무효화하는 절차입니다. 소송과 병행하거나 소송 전 단계에서 활용하는데, 성공하면 소송 자체가 소멸됩니다.
• 비침해 주장: 우리 제품이 해당 특허의 청구항을 실질적으로 침해하지 않는다는 논리를 구성하는 방향입니다. 청구항 해석(Claim Construction)이 핵심입니다.
• 합의/라이선스 협상: 소송 비용과 리스크를 감안했을 때, 합리적인 조건의 합의가 최선인 경우도 있습니다. 다만 이때도 무턱대고 합의하면 안 됩니다. 협상력이 없으면 상대방 페이스에 끌려갑니다.

어떤 방향이 맞는지는, 상대방 특허의 강도, 우리 제품과의 기술적 거리, 소송 비용 대비 손실 규모 등을 종합해서 판단해야 합니다. 이걸 혼자 결정하려 하시면 안 됩니다. 러시안 룰렛 같은 선택이 됩니다.

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미국 특허소송에서 한국 변리사의 역할

미국 소송이면 미국 변호사한테 가야 하는 거 아닌가요?

맞습니다. 미국 법원에서의 소송 수행은 미국 변호사(Patent Attorney)가 해야 합니다. 그런데 여기서 한국 변리사의 역할이 생각보다 중요합니다.

미국 측 변호사는 기술 내용을 모릅니다. 상대방 특허의 청구항이 우리 기술과 어떻게 다른지, 선행기술이 무엇인지, 무효 근거가 될 수 있는 자료가 어디 있는지. 이런 기술적 분석과 전략 수립은 특허 전문가가 함께 해야 합니다.

실제로 미국 특허소송에서 한국 기업들이 패소하는 이유 중 하나가, 기술 내용을 제대로 분석하지 못한 채 미국 변호사에게만 의존하다가 방향을 잘못 잡는 겁니다. 한국 변리사가 기술 분석과 무효 자료 발굴을 지원하고, 미국 변호사가 법정에서 싸우는 구조가 현실적으로 가장 잘 작동합니다.

저도 미국 특허소송 대응을 지원한 케이스가 여러 건 있습니다. 미국 현지 로펌과 협업하면서 기술 분석, IPR 청구 전략 수립, 선행기술 조사 등을 담당했고요. 소송 결과가 좋았던 경우도 있었고, 합의로 마무리한 경우도 있었습니다. 어떤 결과든, 처음 대응을 제대로 했느냐 못 했느냐가 결과를 갈랐습니다.

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셀프 대응은 없습니다. 절대로.

상표 셀프 출원도 위험하다고 말씀드리는데, 미국특허소송 셀프 대응은 말할 것도 없습니다. 이건 단순히 돈 몇 십만 원의 문제가 아닙니다. 잘못 대응하면 수억 원의 손해배상 판결이 나올 수 있고, 미국 시장 자체에서 퇴출될 수 있습니다.

사실 가끔 이런 분들이 계십니다. 경고장을 받고 본인이 직접 영어로 답신을 보내거나, 구글링으로 찾은 정보를 바탕으로 "우리는 침해 안 한다"는 메일을 상대방에게 보내는 경우. 그 메일 하나가 나중에 소송에서 불리한 증거로 쓰일 수 있습니다. 미국 소송에서는 이메일 하나도 증거가 됩니다.

잠깐 딴 이야기를 했는데, 핵심은 이겁니다. 경고장을 받은 순간부터 모든 대외 커뮤니케이션은 전문가를 통해야 합니다.

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지금 당장 해야 할 것

경고장이나 소장을 받으셨다면, 지금 당장 아래 세 가지를 하십시오.

상대방 특허번호를 확인하고, 해당 특허의 청구항 전문을 확인하십시오. 그리고 우리 제품의 기술 구조와 어떻게 다른지 정리해 보십시오. 마지막으로, 빠른 시일 내에 특허 전문가와 상담하십시오.

이 세 가지를 하는 데 걸리는 시간이 48시간입니다. 그 이상 미루지 마십시오.

인생 길다고 하지만, 소송 대응 타이밍은 짧습니다. 이건 기다려주지 않습니다.

당장 상담이 필요하신 분들은 아래 알려 드리는 링크를 통해 연락 주셔도 좋습니다. 최선의 방법을 찾아 드리겠습니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222180460017

여러분의 사업이 미국특허소송이라는 암초에 부딪히지 않기를, 그리고 혹시 이미 부딪히셨다면 최선의 결과로 빠져나오시기를 진심으로 기원합니다.

감사합니다.