특허침해판단기준, 법원 판결문 분석으로 배우는 실전 노하우

결론부터 말씀드리면, 특허침해 판단은 생각보다 훨씬 복잡합니다.

인사가 늦었습니다.

특허법인 테헤란, 윤 변리사입니다.

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"내 특허 베꼈는데 왜 침해가 아니라고요?"

이 말, 저한테 오시는 분들 중에 정말 많이 하십니다.

눈으로 봐도 뻔히 비슷해 보이는데, 침해가 아니라는 결론이 나오면 당사자 입장에서는 황당하죠. 반대로, 본인은 전혀 베끼지 않았다고 확신하는데 침해 경고장을 받는 경우도 있습니다.

왜 이런 일이 벌어지냐고요?

특허침해 판단에는 법적으로 정해진 기준이 있기 때문입니다. 그리고 그 기준이라는 게, 일반인의 상식과 꽤 다른 경우가 많습니다.

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침해 판단의 출발점, 청구범위

특허는 명세서라는 문서로 이루어집니다. 그 명세서 안에 청구범위(Claims) 라는 부분이 있습니다.

이 청구범위가 특허권의 실제 보호 범위를 결정합니다.

쉽게 말하면, 특허 명세서에 아무리 멋진 기술 설명이 가득해도, 청구범위에 적혀 있지 않은 내용은 보호받지 못합니다. 이게 핵심입니다.

그래서 침해 판단의 첫 번째 작업은 항상 같습니다. 해당 특허의 청구범위를 꼼꼼하게 분석하는 것. 이걸 권리범위 해석 이라고 부릅니다.

19년간 수천 건의 특허를 다루면서 느낀 건데, 청구범위 해석 하나를 어떻게 하느냐에 따라 침해가 성립되기도 하고 아니기도 합니다. 같은 사건이라도 변리사마다 해석이 다를 수 있을 정도로, 이 과정은 고도의 전문성을 요구합니다.

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구성요소 완비의 원칙, 이걸 모르면 낭패

특허침해 판단에서 가장 기본이 되는 원칙이 있습니다.

"구성요소 완비의 원칙(All Elements Rule)" 입니다.

상대방의 제품이나 방법이 특허 청구범위에 기재된 구성요소를 하나도 빠짐없이 포함하고 있어야 침해가 성립됩니다.

예를 들어 설명해 드리죠.

어떤 특허의 청구범위에 A, B, C라는 세 가지 구성요소가 있다고 가정합니다. 상대방 제품이 A, B만 가지고 있고 C가 없다면? 침해가 아닙니다. 설령 A와 B가 완전히 동일하더라도요.

이 원칙 때문에 "눈으로 봐도 비슷한데 침해가 아니다"는 결론이 나오는 겁니다. 반대로 생각하면, 특허를 출원할 때 청구범위를 어떻게 작성하느냐가 얼마나 중요한지 알 수 있는 대목이기도 하고요.

최근 상담한 고객 중에, 경쟁사 제품이 본인 특허를 명백히 침해했다며 오신 분이 있었습니다. 특허를 직접 출원하셨던 분이었는데, 청구범위를 살펴보니 핵심 구성요소가 너무 좁게 기재되어 있었습니다. 결국 경쟁사 제품은 그 좁은 범위를 살짝 비껴간 형태였고, 법적으로 침해를 주장하기가 매우 어려운 상황이었습니다.

셀프 출원의 위험이 바로 여기에 있습니다.

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균등론, 침해 판단의 또 다른 변수

그렇다면 구성요소 하나가 빠지면 무조건 침해가 아닐까요?

꼭 그렇지는 않습니다.

균등론(Doctrine of Equivalents) 이라는 개념이 있습니다. 문언 그대로 청구범위와 일치하지는 않더라도, 실질적으로 동일한 방식으로 동일한 기능을 수행하여 동일한 결과를 얻는다면 침해로 볼 수 있다는 이론입니다.

글쎄요, 이게 말처럼 단순하지 않습니다.

균등론이 적용되려면 세 가지를 동시에 만족해야 합니다.

• 기능(Function)이 실질적으로 동일할 것
• 작동 방식(Way)이 실질적으로 동일할 것
• 결과(Result)가 실질적으로 동일할 것

이 세 가지를 모두 증명해야 하는데, 실무에서는 이 증명 과정이 생각보다 까다롭습니다. 특히 출원 과정에서 특허청과 주고받은 의견서, 보정서 등이 균등론 적용을 제한하는 경우도 있습니다. 이걸 포대금반언(File Wrapper Estoppel) 이라고 하는데, 출원 당시에 스스로 한 말이 나중에 부메랑이 되어 돌아오는 셈입니다.

단순한 대리를 찾는 분이 아닌, 장기적인 윈윈 관계를 원하는 분들을 전 좋아합니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222176805543

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침해 경고장을 받았다면, 이렇게 대응하십시오

실무에서 보면, 경고장을 받은 순간 패닉 상태가 되는 분들이 많습니다.

사실 그 심정은 이해합니다. 갑자기 법적 분쟁의 당사자가 된다는 게 얼마나 당혹스러운 일인지. 그런데 그 패닉 상태에서 잘못된 판단을 내리면, 오히려 상황이 더 나빠질 수 있습니다.

경고장을 받았을 때 가장 먼저 해야 할 일은 즉각적인 사과나 합의 제안을 하지 않는 것 입니다.

경고장을 받았다고 해서 무조건 침해가 성립하는 건 아닙니다. 상대방 특허의 청구범위를 분석해 보면, 실제로 침해가 아닌 경우도 상당히 많습니다. 또는 해당 특허 자체에 무효 사유가 있는 경우도 있습니다.

하루에 20건 이상의 특허 관련 상담을 직접 진행하다 보면, 경고장 하나에 놀라서 불필요하게 합의금을 지불한 사례를 정말 자주 접합니다. 변리사에게 먼저 검토를 맡겼다면 충분히 방어가 가능했을 텐데, 하는 아쉬움이 드는 경우가 한두 번이 아닙니다.

반대로, 본인이 침해를 주장하는 입장이라면 어떨까요?

경고장을 보내기 전에 반드시 전문가와 함께 침해 여부를 면밀히 검토해야 합니다. 근거가 불충분한 경고장을 남발하다가는 오히려 손해배상 청구를 역으로 당하는 경우도 있습니다.

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간접침해, 놓치기 쉬운 함정

직접침해 말고도 간접침해 라는 개념도 있습니다.

특허법 제127조에서 규정하고 있는데, 특허 발명의 실시에만 사용되는 물건을 생산하거나 판매하는 행위가 이에 해당합니다. 완제품을 직접 만들지 않더라도 그 핵심 부품만 공급해도 침해가 될 수 있다는 뜻입니다.

이 부분을 모르고 사업을 진행하다가 뒤통수를 맞는 경우, 생각보다 많습니다.

특히 부품 제조업체나 OEM 공급업체 분들이 이 함정에 빠지는 경우가 종종 있습니다. "나는 완제품을 만들지 않으니까 괜찮겠지"라는 안일한 생각이 청천벽력 같은 경고장으로 이어지는 거죠.

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결국 특허는 처음부터 잘 써야 합니다

침해 판단 기준을 설명 드리면서 계속 강조하게 되는 게 하나 있습니다.

특허의 가치는 등록 그 자체가 아니라, 등록된 청구범위의 넓이와 견고함 에 달려 있다는 것입니다.

넓게 잘 쓴 특허는 침해 주장을 하기도 쉽고, 방어하기도 쉽습니다. 반대로 좁게 쓴 특허는 경쟁사가 조금만 돌아가도 침해를 피할 수 있습니다.

월 100건 이상의 특허 출원을 직접 관리하면서 확신하게 된 것이 있습니다. 처음 출원 단계에서 청구범위를 어떻게 설계하느냐가, 나중에 벌어질 분쟁의 결과를 상당 부분 결정짓는다는 사실입니다.

단추를 잘못 끼우면, 나중에 아무리 잘 대응해도 한계가 있습니다. 처음이 중요합니다.

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저의 생각과 업무철학에 동의하신다면 문의 주셔도 좋습니다. 가장 정확하고, 신속한 길을 알려 드리겠습니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222180460017

감사합니다.