미국상표심사대응 이라는 단어를 검색하셨을 정도이면, 이미 어느 정도 공부를 하셨을 것으로 예상됩니다.
미국에 상표를 출원했는데, 심사관으로부터 Office Action이 날아왔거나. 아니면 앞으로 미국 상표를 준비하면서 혹시 문제가 생기면 어떻게 해야 하나 걱정이 되시거나. 둘 중 하나겠죠.
인사가 늦었습니다.
특허법인 테헤란, 윤 변리사입니다.
Office Action, 받고 나서야 찾아오시는 분들
솔직히 말씀드리면, 저에게 미국상표 관련 문의를 주시는 분들의 절반 이상은 이미 Office Action을 받은 상태입니다. 출원은 어디선가 진행했는데, 막상 심사관 거절 통지가 오니 어쩔 줄 모르는 거죠.
눈물을 흘리며, 그때서야 변리사를 찾아갈 뿐이죠.
미국 USPTO의 심사 대응 기한은 3개월입니다. 비용을 내면 최대 6개월까지 연장이 가능하지만, 그 기한을 넘기면 출원 자체가 포기 처리됩니다. 청천벽력 같은 소리지만, 이게 현실입니다.
처음 출원할 때부터 단추를 잘못 끼운 경우라면, 대응을 잘 해도 한계가 있습니다. 그래서 저는 항상 출원 전 전략 수립이 중요하다고 말씀드리는 겁니다.
미국 상표심사, 한국이랑 뭐가 다른가요
이런 궁금증이 있으실 수 있습니다. "한국 상표랑 비슷한 거 아닌가요?"
비슷한 부분도 있지만, 결정적으로 다른 부분이 있습니다.
한국 특허청은 심사관이 거절이유를 통지하면 의견서 제출로 대응하는 방식이 익숙하죠. 미국도 동일하게 Office Action에 Response를 제출하는 구조입니다. 그런데 미국은 사용주의 원칙이 강합니다. 한국처럼 출원만 해두면 되는 게 아니라, 실제로 상표를 사용하고 있다는 증거, 또는 사용 의사를 입증해야 하는 절차가 추가됩니다.
거절이유도 다양합니다.
- Likelihood of Confusion (혼동가능성): 기존 등록상표와 유사하다는 이유
- Merely Descriptive (단순 기술적 표장): 상표가 상품/서비스를 직접 설명한다는 이유
- Specimen 문제: 사용증거 자료가 부적합하다는 이유
이 세 가지가 가장 빈번하게 나오는 거절이유입니다. 각각 대응 방식이 완전히 다르고, 잘못 대응하면 부메랑이 되어 돌아옵니다.
혼동가능성 거절, 어떻게 대응하나요
가장 많이 나오는 거절이유입니다. 심사관이 "기존에 등록된 상표 X와 혼동될 가능성이 있다"고 판단하는 경우죠.
이때 대응은 크게 두 방향입니다. 상표 자체의 유사성을 다투거나, 지정 상품·서비스의 관련성을 다투거나.
글쎄요, 많은 분들이 "우리 상표랑 저 상표는 전혀 다른데요"라고 하십니다. 그런데 미국 심사관의 판단 기준은 DuPont factors라는 13가지 요소를 종합적으로 봅니다. 외관, 호칭, 관념이 비슷한지, 거래 채널이 겹치는지, 소비자층이 같은지 등을 따집니다. 단순히 "달라 보인다"는 주장만으로는 부족합니다.
구체적인 판례와 근거를 들어 논리적으로 반박해야 합니다. 이 부분이 미국 현지 상표 실무 경험이 있는 변리사와 그렇지 않은 변리사의 차이가 극명하게 드러나는 지점입니다.
잠깐 딴 이야기를 했는데, 다시 본론으로 돌아가면 — 혼동가능성 거절에서 가장 중요한 건 지정상품의 범위 조정입니다. 기존 등록상표와 겹치는 상품류를 좁히거나 삭제함으로써 거절이유를 극복하는 방법이 현실적으로 가장 많이 쓰입니다. 물론 권리 범위가 줄어드는 단점이 있지만, 등록을 받고 나서 추후 확장을 도모하는 것이 전략적으로 더 유리한 경우도 많습니다.
Merely Descriptive 거절, 이건 진짜 골치 아픕니다
단순 기술적 표장 거절은 대응이 가장 까다롭습니다.
예를 들어, 커피 관련 제품에 "FRESH ROAST"라는 상표를 출원했다면, 심사관은 "이건 상품의 특성을 그대로 설명하는 단어라 상표로 기능하지 못한다"고 거절합니다. 뭐 그런 거죠.
이 거절을 극복하는 방법은 두 가지입니다.
하나는 Secondary Meaning(후발적 식별력)을 입증하는 것. 해당 표장이 오랜 사용을 통해 소비자들에게 특정 출처를 나타내는 것으로 인식되어 있다는 증거를 제출하는 방식입니다. 광고비 지출 내역, 판매량, 언론 보도, 소비자 선언서 등 방대한 자료가 필요합니다.
다른 하나는 Supplemental Register(보조등록부)에 등록하는 방법입니다. 주등록부(Principal Register)보다 권리 보호가 약하지만, 일단 등록을 받아두고 5년 이상 사용 후 주등록부로 이전하는 전략입니다.
어느 쪽이 맞는지는 케이스마다 다릅니다. 사업 계획, 미국 시장 진출 규모, 예산 등을 종합적으로 봐야 합니다.
무작정 연락부터 주시는 것은 바람직하지 않습니다. 저의 업무 철학을 한번 살펴 보시고, 공감이 되는 경우에만 문의를 부탁 드립니다.
셀프 대응, 러시안 룰렛입니다
미국 USPTO는 외국 출원인에게 미국 내 변호사 또는 변리사(Attorney) 선임을 의무화하고 있습니다. 2019년 이후 규정이 강화되어, 미국 내 등록된 변호사 없이는 Office Action Response 자체를 제출할 수 없습니다.
그러니 "내가 영어 좀 하니까 직접 해볼게"라는 접근은 처음부터 불가능한 이야기입니다.
문제는 "미국 변호사랑 연결해준다"는 곳들입니다. 국내에도 미국 상표를 취급한다는 곳들이 많은데, 실제로는 미국 현지 로펌과 단순 중개만 하는 경우가 있습니다. 중간에 소통이 제대로 안 되고, 대응 논리가 엉성하게 나오는 케이스를 저도 여러 번 목격했습니다. 이미 다른 곳에서 대응에 실패하고 저를 찾아오시는 분들이 꽤 됩니다.
19년 동안 이 일을 하면서 느끼는 건, 미국 상표 심사 대응은 처음 한 번을 제대로 해야 한다는 겁니다. Response 기회는 한정되어 있고, 잘못된 대응은 이후 선택지를 좁혀버립니다.
그래서, 어떻게 준비해야 하나요
미국 상표를 준비하고 계신 분이라면, 출원 전에 반드시 확인하셔야 할 것들이 있습니다.
USPTO 데이터베이스(TESS)에서 유사 상표 선행조사를 철저히 하는 것. 지정상품의 범위를 너무 넓게 잡지 않는 것. 그리고 사용 기반 출원(Use-in-Commerce)인지, 사용 의사 기반 출원(Intent-to-Use)인지 출원 전략을 명확히 세우는 것.
이미 Office Action을 받으신 분이라면, 기한 내에 움직이는 것이 최우선입니다. 3개월이 생각보다 빠르게 지나갑니다. 대응 논리를 고민하다가 기한을 놓치면 그걸로 끝입니다.
사람 인생, 얼마나 깁니까. 포기하지 않으면 방법은 있습니다. 다만, 시간이 정해져 있을 때는 빨리 움직여야 합니다.
꼭 저가 아니더라도, 미국 상표 심사 대응 경험이 있는 변리사를 통해서 진행하시는 것을 추천 드립니다. 미국 현지 Attorney와의 협업 체계가 실제로 어떻게 돌아가는지, 그 경험이 있는 곳인지를 꼭 확인하십시오.
당장 상담이 필요하신 분들은 아래 알려 드리는 링크를 통해 연락 주셔도 좋습니다. 최선의 방법을 찾아 드리겠습니다.
감사합니다.
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