미국디자인특허라는 단어를 검색하셨을 정도이면, 이미 어느 정도 공부를 하셨을 것으로 예상됩니다.
국내 디자인 등록을 마쳤거나, 아니면 미국 시장 진출을 앞두고 제품 보호를 고민하시는 분들이 대부분일 겁니다. 혹은 미국 바이어로부터 "디자인 특허 있냐"는 질문을 받고 당황하셨을 수도 있고요.
안녕하세요.
특허법인 테헤란, 윤 변리사입니다.
오늘은 미국디자인특허에 대해 이야기해 보겠습니다. 19년간 변리사로 일하면서, 이 분야에서 가장 많이 목격한 실수가 하나 있습니다. "나중에 하지 뭐"라는 생각. 그게 결국 가장 비싼 대가를 치르게 만드는 선택이더군요.
미국디자인특허, 한국과 뭐가 다른가
솔직히 처음 접하시는 분들은 헷갈리실 수밖에 없습니다.
한국에서는 '디자인권'이라고 부르는데, 미국에서는 Design Patent라고 부릅니다. 이름에 '특허(Patent)'가 들어가다 보니, 국내 발명특허와 혼동하시는 분들이 많습니다. 전혀 다른 겁니다.
한국 디자인권의 존속기간은 등록일로부터 20년입니다. 반면 미국디자인특허의 존속기간은 출원일로부터 15년. 이 차이 하나만 봐도 두 제도가 서로 독립적으로 운용된다는 것을 알 수 있습니다. 한국에서 디자인 등록을 받았다고 해서 미국에서 자동으로 보호받는 게 아니라는 뜻이기도 하고요.
미국디자인특허가 보호하는 것은 물품의 외관입니다. 기능이 아니라 생김새. 형태, 형상, 장식적 요소가 핵심입니다. 그러다 보니 가구, 가전, 패션잡화, 포장용기, 앱 UI, 아이콘 등 다양한 분야에서 활발하게 활용되고 있습니다.
왜 미국에서 디자인특허가 중요한가
미국은 디자인특허 침해에 대한 손해배상 규모가 우리나라와 비교가 안 될 정도로 큽니다.
유명한 사례가 있죠. 삼성과 애플의 디자인특허 소송. 수천억 원대의 손해배상이 오간 그 싸움. 그게 바로 미국디자인특허 분쟁이었습니다. 물론 대기업 이야기라 나와 상관없다고 느끼실 수 있습니다.
그런데 최근 제가 상담한 고객 중에 이런 분이 계셨습니다. 국내에서 꽤 인기를 끌고 있는 생활용품을 만드는 중소기업 대표님이셨는데, 미국 아마존 입점을 준비하면서 현지 경쟁사로부터 디자인특허 침해 경고장을 받으셨습니다. 알고 보니 그 경쟁사가 비슷한 형태의 디자인을 미국에서 먼저 등록해 놓은 거였어요. 국내에서는 우리 제품이 원조인데, 미국에서는 '침해자'가 되어버린 상황. 정말 황당하죠.
먼저 등록한 사람이 임자인 게 미국 디자인특허 시장의 현실입니다.
출원 전에 반드시 알아야 할 것들
미국디자인특허 출원을 결정하셨다면, 몇 가지를 꼭 짚고 넘어가야 합니다.
신규성 상실 문제가 가장 중요합니다. 미국은 출원일 기준으로 1년 이내에 공개된 디자인에 한해 '그레이스 피리어드(Grace Period)'를 인정합니다. 즉, 내가 먼저 공개를 했더라도 1년 안에 출원하면 신규성이 인정된다는 뜻입니다. 그런데 이 1년을 놓치면? 그 순간부터 내 디자인은 공지된 선행디자인이 되어버립니다. 등록 자체가 불가능해지는 거죠.
잠깐 딴 이야기를 했는데, 이게 사실 제가 가장 자주 보는 실수입니다. 제품을 전시회에 출품하거나, 온라인에 사진을 올리거나, 바이어에게 샘플을 보내고 나서 1년이 훌쩍 지나버린 경우. 그때서야 저에게 오십니다. 안타깝지만, 그 시점에서는 제가 할 수 있는 게 많지 않습니다.
다시 본론으로 돌아가면, 출원 전 선행디자인 조사도 빠뜨리면 안 됩니다. USPTO(미국특허상표청)에 이미 유사한 디자인이 등록되어 있다면, 출원 비용만 날리는 셈이 되니까요.
도면이 전부다
미국디자인특허에서 가장 독특한 부분이 있습니다.
권리범위를 결정하는 것이 도면이라는 점입니다. 국내 발명특허에서는 청구항의 문구가 권리범위를 결정하는데, 미국디자인특허는 도면이 그 역할을 합니다. 도면에 그려진 것이 곧 보호받는 디자인의 범위입니다.
그래서 도면 작성이 굉장히 중요합니다. 어떤 부분을 실선으로 그리고, 어떤 부분을 점선으로 처리하느냐에 따라 권리범위가 달라집니다. 실선으로 그린 부분은 청구하는 디자인이고, 점선으로 그린 부분은 환경을 나타낼 뿐 권리범위에 포함되지 않습니다. 이 차이를 모르고 도면을 작성하면, 등록은 받았는데 정작 보호받는 범위가 너무 좁아서 경쟁사가 조금만 변형해도 침해가 성립하지 않는 상황이 생깁니다.
뭐 그런 거죠. 등록 받았다고 다 끝난 게 아닙니다.
아래의 공지글에는 제가 운영하는 법인 및 저의 개인적인 생각이 포함되어 있습니다. 이 글 정도는 꼭 한번 읽어 보시고 선택을 고민해 보시기 바랍니다.
우선권 주장, 놓치면 손해입니다
한국에서 디자인 출원을 먼저 하셨다면, 미국 출원 시 우선권 주장을 활용하실 수 있습니다.
파리조약에 따라 한국 출원일로부터 6개월 이내에 미국에 출원하면, 한국 출원일을 미국 출원일로 소급해서 인정받을 수 있습니다. 이게 왜 중요하냐면, 그 6개월 사이에 누군가 비슷한 디자인을 미국에 먼저 출원했더라도 내가 우선권을 가질 수 있기 때문입니다.
6개월. 생각보다 짧습니다. 국내 출원 후 바빠서 미루다 보면 어느새 지나가 있는 기간입니다. 저에게 오시는 분들 중에 "6개월이 두 달 전에 지났다"고 하시는 분들이 꽤 있습니다. 그때의 표정이 참... 말이 필요 없습니다.
셀프 출원, 이건 진짜 말리고 싶습니다
미국디자인특허는 국내 셀프 출원보다 훨씬 위험합니다.
미국 특허청에 출원하는 것이기 때문에 영어 도면 설명, 서지사항 작성, USPTO 규정에 맞는 도면 형식 등을 모두 갖춰야 합니다. 형식 하나 틀려도 보정 명령이 나오고, 그 과정에서 시간과 비용이 추가로 들어갑니다. 그리고 앞서 말씀드린 것처럼, 도면에서 실선과 점선 처리를 잘못하면 권리범위가 엉망이 됩니다.
등록은 받았는데 정작 경쟁사를 막을 수 없는 특허. 이게 셀프 출원의 가장 흔한 결과입니다.
- 형식 오류로 인한 보정 명령 반복
- 도면 오류로 인한 권리범위 축소
이 두 가지만으로도 셀프 출원은 권하지 않습니다. 미국디자인특허는 현지 대리인(Patent Attorney 또는 Patent Agent)을 통해야 하는데, 국내 변리사가 미국 현지 대리인과 협력해서 진행하는 구조입니다. 이 과정에서 국내 변리사가 전략적 판단을 함께 해주는 게 중요하고요.
마무리하며
미국 시장을 바라보고 계신 분들께 드리고 싶은 말은 하나입니다.
"준비는 빠를수록 좋다." 진부하게 들리실 수 있지만, 19년 동안 수없이 목격한 현실입니다. 제품 공개 전에 출원을 마쳐두는 것이 가장 이상적이고, 한국 출원 후 6개월 이내에 미국 출원을 연결하는 것이 그다음입니다. 이 타이밍을 놓치면 선택지가 줄어듭니다.
인생 길다, 짧게 생각하지 말자는 말을 저는 자주 합니다. 그런데 지식재산권만큼은 짧게 생각해야 합니다. 기회의 창이 닫히기 전에 움직여야 하니까요.
꼭 저가 아니더라도, 미국디자인특허 경험이 충분한 변리사를 통해서 진행하시는 것을 추천 드립니다. 이 분야는 경험 차이가 결과 차이로 직결됩니다.
당장 상담이 필요하신 분들은 아래 알려 드리는 링크를 통해 연락 주셔도 좋습니다. 최선의 방법을 찾아 드리겠습니다.
감사합니다.
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