글로벌특허출원전략, 국가별 우선순위 정하는 법 비용 50% 줄입니다

글로벌 특허출원 전략이라는 단어를 검색하셨을 정도이면, 이미 국내 특허만으로는 부족하다는 것을 어느 정도 느끼고 계신 분일 겁니다.

안녕하세요.

특허법인 테헤란, 윤 변리사입니다.

요즘 해외 진출을 준비 중인 스타트업이나 중소기업 대표님들로부터 글로벌 특허 관련 문의를 정말 많이 받고 있습니다. 반갑기도 하고, 한편으로는 조금 안타깝기도 합니다. 이유는 나중에 말씀드릴게요.

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해외 특허, 왜 지금 서두르는가

솔직히 말씀드리면, 글로벌 특허출원을 고민하시는 분들 중 상당수가 이미 국내 특허는 어느 정도 챙긴 분들입니다. 그런데 문제는, 그 국내 특허를 출원한 시점과 해외 진출을 본격적으로 준비하는 시점 사이에 꽤 긴 시간이 흐른 경우가 많다는 거죠.

왜 이게 문제냐고요?

특허에는 우선권 주장 기간이라는 것이 있습니다. 국내 특허를 출원한 날로부터 12개월 이내에 해외 특허를 출원해야, 국내 출원일을 기준으로 해외에서도 권리를 인정받을 수 있습니다. 이 12개월을 넘기면, 그 사이 공개된 내용이 선행기술로 등장해서 해외 등록 자체가 막힐 수 있습니다.

이 기간을 모르고 지나친 분들을 저는 19년 동안 정말 많이 봤습니다. 청천벽력 같은 소식을 뒤늦게 접하고 저를 찾아오시는 분들이요. 안타깝지만, 그 경우에는 제가 해드릴 수 있는 게 많지 않습니다.

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PCT 출원, 만능 열쇠처럼 보이지만

글로벌 특허출원 하면 가장 먼저 나오는 단어가 PCT(특허협력조약) 입니다. 국내 출원 후 12개월 이내에 PCT를 통해 출원하면, 최대 30개월까지 각국 진입 시기를 늦출 수 있어서 많은 분들이 "일단 PCT 하나 해두면 되지 않냐"고 생각하시더군요.

맞습니다. PCT는 분명히 유용한 수단입니다. 그런데 PCT를 마치 만능 열쇠처럼 생각하시는 분들이 너무 많아서 문제입니다.

PCT 출원은 단지 시간을 버는 것이지, 특허가 등록되는 게 아닙니다. PCT를 통해 국제단계를 거쳤다 해도, 결국에는 진출하려는 각 나라에 별도로 국내단계 진입을 해야 하고, 각국의 심사 기준에 맞게 대응해야 합니다. 미국이면 미국 특허청, 유럽이면 EPO, 중국이면 CNIPA. 다 다릅니다.

그래서 저는 PCT 출원을 결정하기 전에 반드시 이 질문부터 드립니다.

실제로 어느 나라에서 사업을 하실 건가요?

막연하게 "미국이랑 유럽이랑 중국이요" 라고 하시는 분들이 많은데, 그렇게 되면 비용이 상상을 초월합니다. 국가 하나당 수백만 원에서 수천만 원이 들어가는 구조거든요. 전략 없이 진행하다가 수천만 원을 날리고 오시는 분들을 저는 한두 번 본 게 아닙니다.

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국가 선택이 전략의 전부다

잠깐 딴 이야기를 했는데, 다시 본론으로 돌아가면.

글로벌 특허출원에서 가장 중요한 건 어느 나라에 출원할 것인가를 결정하는 일입니다. 이게 전략의 시작이자 끝입니다.

기준은 크게 세 가지로 생각하시면 됩니다.

• 시장 국가 : 내 제품/서비스를 실제로 판매할 나라
• 생산 국가 : 제조가 이루어지거나 OEM이 있는 나라
• 경쟁사 국가 : 내 기술을 카피할 가능성이 높은 경쟁사가 있는 나라

이 세 가지 기준 중 하나라도 해당되는 나라라면 특허를 고려해야 합니다. 특히 중국은 세 번째 이유, 즉 모방 방어 목적으로 반드시 챙기셔야 하는 나라입니다. 중국에서 먼저 특허를 내버리는 사례를 저는 지금도 종종 목격하거든요.

미국은 여전히 특허 분쟁의 중심지입니다. 특히 B2B 사업을 하시는 분들이라면, 미국 특허 없이 미국 시장에 진입하는 건 러시안 룰렛과 크게 다르지 않다고 봅니다.

아래의 공지글에는 제가 운영하는 법인 및 저의 개인적인 생각이 포함되어 있습니다. 이 글 정도는 꼭 한번 읽어 보시고 선택을 고민해 보시기 바랍니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222176762007

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셀프 해외출원, 그냥 하지 마십시오

국내 상표나 특허도 셀프 진행하다가 낭패를 보시는 분들이 많은데, 해외 특허는 그 복잡도가 몇 배입니다. 각국마다 법제도가 다르고, 청구항 작성 방식도 다르고, 심사 기준도 다릅니다.

예를 들어 미국은 청구항(Claim) 의 작성 방식이 국내와 상당히 다릅니다. 국내에서 통용되는 청구항 표현이 미국에서는 권리범위가 지나치게 좁아지거나, 아예 거절 이유가 되는 경우도 있습니다. 이 부분을 모르고 국내 명세서를 그대로 번역해서 제출하는 경우, 나중에 분쟁이 생겼을 때 그 특허가 아무 힘을 못 쓰는 상황이 됩니다. 특허를 받긴 받았는데, 정작 써먹을 수 없는 거죠.

뭐 그런 거죠. 등록 자체가 목적이 아니라, 쓸 수 있는 특허를 받는 게 목적이어야 합니다.

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비용 현실, 솔직하게 말씀드립니다

해외 특허 비용에 대해서 많이들 궁금해하십니다. 제가 하루에 20건 가까이 상담을 하다 보면, 비용 때문에 망설이시는 분들이 정말 많습니다.

미국 단독 출원 기준으로 변리사 비용과 관납료를 합산하면 통상 300~500만 원 수준입니다. 여기에 심사 대응이 들어가면 추가 비용이 발생합니다. PCT를 통해 미국, 유럽, 중국, 일본 4개국에 진입하면 총 비용이 2,000만 원을 훌쩍 넘는 경우도 흔합니다.

그렇기 때문에 처음부터 전략을 잘 짜야 합니다. 모든 나라에 다 출원하는 게 능사가 아닙니다. 사업 계획과 예산을 고려해서, 꼭 필요한 나라에 집중하는 것이 맞습니다.

다행히 정부 지원사업도 있습니다. 중소기업이나 스타트업을 대상으로 해외 특허 비용을 일부 지원해주는 프로그램이 존재하고, 저희도 이런 지원사업 연계를 월 100건 이상의 출원 관리 경험을 바탕으로 적극적으로 활용하고 있습니다. 이 부분은 상담 시 별도로 안내드리고 있습니다.

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타이밍이 전부다

결국 글로벌 특허출원 전략을 한마디로 압축하면 이겁니다.

"빠르게, 그리고 똑똑하게."

12개월 우선권 기간은 기다려주지 않습니다. 사업 계획이 완전히 확정되기를 기다리다가 그 기간을 날려버리는 경우를 저는 너무 많이 봤습니다. 완벽한 준비가 될 때까지 기다리는 것보다, 일단 국내 출원을 해두고 12개월 안에 전략을 정비하는 것이 훨씬 현명한 접근입니다.

인생 길다, 짧게 생각하지 말자는 말을 저는 자주 합니다. 그런데 특허 타이밍만큼은 반대입니다. 짧게 생각하고, 빠르게 움직이셔야 합니다. 그 기회의 창은 생각보다 좁거든요.

혹시 이미 국내 출원을 하셨는데 해외 출원 시기를 놓치지는 않으셨는지, 지금 바로 확인해 보시기 바랍니다. 오늘 이 글을 읽으신 게 그 확인의 계기가 되셨으면 합니다.

당장 상담이 필요하신 분들은 아래 알려 드리는 링크를 통해 연락 주셔도 좋습니다. 최선의 방법을 찾아 드리겠습니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222180460017

감사합니다.