미국특허청답변서 라는 단어를 검색하셨을 정도이면, 이미 어느 정도 상황이 진행된 분이실 겁니다.
아마도 미국 특허청으로부터 Office Action, 즉 거절이유통지를 받으셨거나, 곧 받을 것 같아서 미리 알아보시는 분이겠죠.
안녕하세요.
특허법인 테헤란, 윤 변리사입니다.
미국 특허청 답변서, 왜 이렇게 어렵다고 하나요
솔직히 말씀드리면, 미국 특허청 답변서는 국내 특허청 답변서와는 차원이 다릅니다.
국내 특허청에 거절이유가 나오면, 저도 어느 정도 루틴하게 처리할 수 있는 케이스들이 있습니다. 그런데 미국 USPTO 답변서는 그게 잘 안 됩니다. 왜냐하면 미국 심사관마다 요구하는 논리의 방향이 다르고, 선행기술 인용 방식이나 청구항 해석 방식도 심사관에 따라 편차가 크거든요.
19년 동안 수천 건의 사건을 다루면서 느낀 건데, 미국 특허 답변서는 기술 이해 + 법리 논리 + 영어 표현력이 동시에 맞물려야 합니다. 이 세 가지 중 하나라도 약하면, 답변서를 냈는데도 거절이 확정되는 불상사가 생깁니다.
그게 그냥 서류 한 장의 문제가 아닙니다. 미국 특허 출원에 이미 수백만 원, 많게는 수천만 원이 들어간 상태에서 답변서 하나 때문에 전부 날아가는 경우가 생기는 거죠.
답변서 기한, 절대 놓치면 안 됩니다
미국 USPTO에서 Office Action을 받으면 통상 3개월의 기본 응답 기한이 주어집니다. 최대 6개월까지 연장이 가능하긴 한데, 연장할수록 추가 비용이 발생합니다.
문제는 이 기한을 놓치면 어떻게 되느냐.
간단합니다. 출원이 포기 처리됩니다. 그동안 들인 출원 비용, 번역 비용, 현지 대리인 비용 전부 공중에 사라지는 겁니다. 청천벽력이 따로 없죠.
실제로 제가 상담을 받은 분 중에, 미국 현지 로펌에 사건을 맡겼다가 커뮤니케이션이 원활하지 않아 기한을 놓친 케이스가 있었습니다. 이미 미국 출원에 약 2,000만 원 가까이 쓴 상태였는데, 답변서 기한을 놓쳐서 전부 날린 겁니다. 그분이 저를 찾아오셨을 때는 이미 어떻게 해볼 수 있는 단계가 지난 후였습니다.
참 안타까운 일이었습니다.
Office Action의 종류, 다 같은 게 아닙니다
이 부분을 모르시는 분들이 많더군요.
미국 USPTO의 Office Action에는 크게 두 가지가 있습니다.
- Non-Final Office Action: 첫 번째 거절이유 통지. 청구항 보정 및 의견서 제출이 비교적 자유롭습니다.
- Final Office Action: 두 번째 이후의 거절이유 통지. 청구항 보정 범위가 제한되고, 선택지가 좁아집니다.
Final이 나왔다고 해서 무조건 끝난 게 아닙니다. After Final 절차, RCE(계속심사청구), 심판원(PTAB) 심판 등 여러 경로가 남아 있습니다. 다만, 이 단계에서는 전략을 잘못 짜면 비용만 더 들고 결과는 나빠지는 수가 있습니다.
그래서 Non-Final 단계에서 제대로 된 답변서를 내는 것이 정말 중요합니다. 처음 단추를 잘 끼워야 합니다.
현지 미국 로펌에 맡기면 되지 않냐고요?
이런 질문을 많이 받습니다.
글쎄요. 맞는 말이기도 하고, 틀린 말이기도 합니다.
미국 특허 답변서는 결국 미국 특허 변호사(Patent Attorney 또는 Patent Agent)가 서명해서 제출해야 합니다. 이건 법적으로 정해진 사항이고, 한국 변리사가 직접 미국 USPTO에 제출할 수는 없습니다.
그런데 문제는 커뮤니케이션입니다.
미국 현지 로펌은 기술적 배경을 깊이 이해하지 못한 채 형식적인 답변서를 내는 경우가 많습니다. 반면 한국 발명자는 본인 기술의 핵심을 영어로 설명하는 데 한계가 있고요. 이 중간에서 기술 내용이 왜곡되거나 희석되는 일이 생깁니다.
그래서 저는 미국 특허 답변서 업무를 할 때, 한국 측에서 기술 분석과 논리 구성을 먼저 완성하고, 신뢰할 수 있는 미국 현지 대리인과 긴밀하게 협업하는 방식을 씁니다. 이 방식이 등록 성공률을 높이는 데 훨씬 유리합니다.
아래의 공지글에는 제가 운영하는 법인 및 저의 개인적인 생각이 포함되어 있습니다. 이 글 정도는 꼭 한번 읽어 보시고 선택을 고민해 보시기 바랍니다.
답변서에서 가장 자주 나오는 거절 이유
미국 USPTO에서 자주 나오는 거절 이유는 크게 두 가지입니다.
35 U.S.C. §102 (신규성 결여) 와 35 U.S.C. §103 (자명성, 진보성 결여) 입니다.
§102는 선행기술과 청구항이 동일하다는 거절이고, §103은 선행기술들을 조합하면 해당 발명을 쉽게 도출할 수 있다는 거절입니다. 실무에서는 §103이 훨씬 많이 나오고, 대응도 훨씬 까다롭습니다.
§103 거절에 대응하는 방법은 크게 두 가지입니다. 청구항을 보정해서 선행기술과 차별화하는 방법, 그리고 보정 없이 의견서만으로 심사관의 논리를 반박하는 방법. 어떤 방법을 선택하느냐는 선행기술의 내용과 청구항 구조에 따라 달라집니다. 이게 경험 없이는 판단이 어렵습니다.
뭐, 그런 거죠. 법리와 기술이 동시에 맞물리는 영역이다 보니, 어설프게 접근하면 오히려 불리한 기록을 심사 이력에 남기게 됩니다. 나중에 특허 분쟁이 생겼을 때 그 기록이 부메랑이 되어 돌아오기도 하고요.
답변서, 셀프로 해보려는 분들께
가끔 미국 특허 답변서를 직접 써보려는 분들이 있습니다.
말리고 싶습니다. 진심으로.
국내 특허청 답변서도 셀프로 하다가 낭패를 보는 분들이 많은데, 미국 USPTO 답변서는 그보다 훨씬 복잡합니다. 영어 작성 문제는 차치하더라도, 심사관의 거절 논리를 정확히 파악하고, 그에 맞는 법리적 반박 논거를 구성하는 것 자체가 전문 영역입니다.
게다가 미국은 Prosecution History Estoppel이라는 개념이 있습니다. 쉽게 말하면, 답변서에서 청구항을 보정하거나 특정 주장을 하면, 나중에 특허 침해 소송에서 그 주장이 권리 범위를 제한하는 근거로 사용될 수 있습니다. 잘못된 답변서 하나가 특허 등록 이후에도 오랫동안 영향을 미치는 겁니다.
러시안 룰렛 같은 셀프 답변서는 피하셔야 합니다.
마무리하며
미국 특허청 답변서는, 준비된 사람과 그렇지 않은 사람의 결과가 극명하게 갈리는 영역입니다.
저는 19년 동안 이 일을 해오면서, 월 100건 이상의 출원을 관리하고, 하루 20건 이상의 상담을 직접 진행해 왔습니다. 그 과정에서 미국 특허 답변서로 인해 억울하게 권리를 잃은 분들을 너무 많이 봤습니다. 대부분이 "조금만 일찍 알았더라면" 하고 아쉬워하셨죠.
꼭 저가 아니더라도, 미국 특허 답변서는 반드시 경험 있는 변리사를 통해 진행하시기 바랍니다. 이미 들어간 출원 비용이 아깝다면, 답변서에서 제대로 된 대응을 하는 것이 그 비용을 살리는 유일한 방법입니다.
저의 생각과 업무철학에 동의하신다면 문의 주셔도 좋습니다. 가장 정확하고, 신속한 길을 알려 드리겠습니다.
감사합니다.
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