특허선행기술검색, 진행 전 착각하는 3가지 이유<중소기업 대표 필독>

특허선행기술검색 이라는 단어를 검색하셨을 정도이면, 이미 특허 출원을 앞두고 꽤 진지하게 준비를 하고 계신 분일 것입니다.

그냥 막연하게 "내 아이디어 특허 낼 수 있나요?" 수준을 넘어서, "내 아이디어가 이미 누가 먼저 낸 건 아닌가?" 라는 의심을 품기 시작하신 거잖아요.

그 의심, 아주 건강합니다.

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선행기술검색, 왜 이게 출원보다 먼저입니까

솔직히 말씀드리면, 19년간 변리사 일을 하면서 가장 안타까운 순간이 언제냐고 누가 물어본다면, 저는 주저없이 이 장면을 떠올립니다.

출원 비용 수백만 원을 이미 쓴 뒤에 찾아오시는 분들.

변리사님, 제 특허가 거절됐는데 왜 그런 거예요?

상담을 해보면, 열에 여섯은 선행기술 검색을 제대로 안 하고 출원을 진행한 케이스입니다. 이미 세상에 공개된 기술인데, 그걸 모르고 출원을 했다가 특허청 심사에서 신규성 거절 또는 진보성 거절을 받는 거죠.

신규성 거절이 뭐냐고요? 쉽게 말하면 "이미 있는 기술입니다, 새로운 게 없어요"라는 특허청의 통보입니다. 이 단계에서 거절이 나오면 사실상 돌이키기가 매우 어렵습니다.

처음 단추를 잘못 끼운 셔츠는, 마지막 단추까지 다 채운 뒤에야 뭔가 이상하다는 걸 알게 되는 것처럼요.

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선행기술검색이 뭔지, 딱 한 번만 정리해 드립니다

특허는 세상에 없던 새로운 기술에만 주어집니다. 이걸 신규성이라고 하고, 거기서 한 발 더 나아가 기존 기술로부터 쉽게 생각해낼 수 없어야 한다는 진보성이라는 기준도 있습니다.

선행기술검색은, 내가 출원하려는 기술이 이미 세상에 공개된 적이 있는지를 미리 찾아보는 작업입니다.

검색 대상이 되는 것들은 크게 두 가지입니다.

• 국내외 기존 특허 문헌 (공개된 특허출원, 등록특허 모두 포함)
• 학술논문, 제품 카탈로그, 언론 기사 등 비특허 문헌

특허청 심사관도 이 선행기술 데이터베이스를 뒤져서 거절이유를 찾아냅니다. 즉, 심사관이 하는 일을 출원 전에 우리가 먼저 해보는 것, 그게 선행기술검색의 본질입니다.

무작정 연락부터 주시는 것은 바람직하지 않습니다. 저의 업무 철학을 한번 살펴 보시고, 공감이 되는 경우에만 문의를 부탁 드립니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222176762007

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직접 검색해봤는데 아무것도 안 나왔어요, 그럼 등록되는 건가요?

이 질문, 정말 자주 받습니다.

특허청 키프리스(KIPRIS)에서 검색해봤는데 비슷한 게 없던데요?

여기서 함정이 있습니다. 키프리스는 국내 특허 데이터베이스입니다. 그런데 특허 심사에서 인용되는 선행기술은 국내 특허만이 아닙니다. 미국, 일본, 유럽, 중국 특허까지 전부 선행기술로 활용됩니다. 영어로 된 논문 한 줄이 여러분의 특허를 거절시킬 수도 있습니다.

더 중요한 게 있습니다. 검색 키워드 선정이 생각보다 훨씬 어렵다는 겁니다.

예를 들어, 여러분이 "자동 정렬 장치"를 발명했다고 해봅시다. "자동 정렬"로만 검색하면 안 됩니다. "위치 보정", "얼라인먼트", "정렬 메커니즘" 같은 유사 개념까지 전부 검색해야 합니다. 기술 개념을 다양한 각도로 표현해서 검색하지 않으면, 실제로 존재하는 선행기술을 놓치게 됩니다.

저도 하루에 20건 가까이 상담을 하면서, 본인이 직접 선행기술을 검색해봤다고 하시는 분들을 많이 만납니다. 그리고 그분들이 놓친 선행기술을 제가 찾아내는 경우가 생각보다 정말 많습니다.

이게 무섭습니다. 없다고 생각하고 진행했다가, 심사 과정에서 나오면 그때는 이미 출원 비용을 쓴 뒤니까요.

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선행기술검색 결과에 따라 전략이 완전히 달라집니다

이 부분이 핵심입니다.

선행기술검색은 단순히 "등록 가능한가, 불가능한가"를 판단하는 작업이 아닙니다. 검색 결과를 어떻게 해석하느냐에 따라 특허 출원 전략 자체가 바뀝니다.

선행기술이 없다면? 넓은 청구항으로 강하게 출원할 수 있습니다. 선행기술이 일부 있다면? 차별점을 명확히 부각시키는 방향으로 청구항을 설계해야 합니다. 선행기술이 많다면? 출원 전에 발명의 구체화를 더 진행하거나, 진보성 논리를 치밀하게 준비해야 합니다.

잠깐 딴 이야기를 했는데, 다시 본론으로 돌아가면, 선행기술검색 없이 출원하는 것은 지도 없이 산에 오르는 것과 같습니다. 정상에 갈 수도 있지만, 엉뚱한 방향으로 시간과 돈을 낭비할 가능성이 훨씬 높습니다.

제가 월 100건 안팎의 출원을 관리하면서 터득한 것 중 하나가 이겁니다. 선행기술검색에 공을 들인 건과 그렇지 않은 건은, 심사 단계에서 결과가 눈에 띄게 다릅니다.

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셀프로 선행기술검색을 해도 될까요

될 수도 있습니다. 하지만 위험합니다.

키프리스(KIPRIS)나 구글 패턴트(Google Patents) 같은 무료 데이터베이스를 활용해서 스스로 검색해보는 것은 나쁘지 않습니다. 사전에 아이디어를 다듬는 데 도움이 되기도 하고요.

그런데 그 검색 결과를 가지고 "선행기술 없음, 등록 가능"이라는 판단을 스스로 내리는 건 전혀 다른 이야기입니다.

얼마 전 상담을 하셨던 한 분이 생각납니다. 스타트업을 운영하시는 분이었는데, 직접 키프리스를 6시간 동안 뒤졌다고 하셨습니다. 아무것도 안 나와서 자신 있게 출원을 했는데, 심사 단계에서 일본 특허 하나가 선행기술로 인용되면서 거절이유를 받으셨습니다. 그 일본 특허는 일본어로 되어 있었고, 키프리스에서 일본어 전문 검색을 하지 않으셨던 거죠.

6시간을 쓰셨는데, 그 6시간이 결국 출원 비용 낭비로 이어진 겁니다.

이게 셀프 선행기술검색의 현실입니다. 잘못된 안도감이 오히려 더 위험합니다.

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변리사를 통한 선행기술검색, 뭐가 다릅니까

변리사가 수행하는 선행기술검색은 단순히 데이터베이스를 뒤지는 것이 아닙니다.

발명의 기술적 특징을 분해하고, 각 구성요소별로 검색 키워드를 설계하고, 국내외 데이터베이스를 체계적으로 검색하고, 검색된 선행기술이 실제로 거절이유로 작용할 수 있는지를 법적 관점에서 판단합니다. 그리고 그 결과를 바탕으로 출원 전략을 수립합니다.

이 과정을 거치면 두 가지 결과가 나옵니다.

하나는 "출원해도 됩니다, 이렇게 청구항을 설계하면 등록 가능성이 높습니다"이고, 다른 하나는 "현재 발명 내용으로는 등록이 어렵습니다, 이 부분을 보완해야 합니다"입니다.

두 번째 결과가 나왔다고 해서 실망하실 필요가 없습니다. 오히려 그게 더 값진 정보입니다. 쓸모없는 출원에 비용을 낭비하기 전에 방향을 바로잡을 수 있으니까요.

저의 생각과 업무철학에 동의하신다면 문의 주셔도 좋습니다. 가장 정확하고, 신속한 길을 알려 드리겠습니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222180460017

여러분의 소중한 아이디어가 선행기술검색 한 번 생략했다가 날아가는 일이 없기를 진심으로 바랍니다.

감사합니다.