특허이의신청, 변리사가 알려주는 성공률 높이는 전략 3가지

안녕하세요

특허법인 테헤란 대표 변리사 윤웅채입니다.

특허이의신청 관련 문의가 요즘 부쩍 늘었습니다.

경쟁사가 등록받은 특허가 너무 황당한데, 뭔가 방법이 없을까요?

이런 질문을 하루에도 몇 번씩 받습니다. 19년간 이 일을 하면서 느끼는 건데, 이의신청이라는 제도를 제대로 아는 분이 생각보다 정말 드뭅니다. 알고 있어야 할 무기를 모르는 채로 사업을 하고 계신 거죠.

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특허이의신청, 그게 뭔가요

결론부터 말하면, 특허이의신청은 이미 등록된 특허를 무효로 만들 수 있는 절차입니다.

특허청 심사관이 특허를 등록해줬다고 해서, 그 특허가 영원히 유효한 건 아닙니다. 심사관도 사람이고, 모든 선행기술을 다 파악하는 건 현실적으로 불가능합니다. 그래서 법은 제3자에게 "이 특허는 문제가 있습니다"라고 이의를 제기할 기회를 줍니다.

특허법 제69조에 따라, 특허 등록 공고일로부터 6개월 이내에 누구든지 특허이의신청을 제기할 수 있습니다. '누구든지'라는 표현이 중요합니다. 직접적인 이해관계가 없어도 됩니다. 이 기간이 지나면 무효심판으로 가야 하는데, 이의신청보다 훨씬 복잡하고 비용도 더 들거든요.

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6개월이라는 시간이 얼마나 짧은지 아십니까

솔직히 말씀드리면, 이 6개월을 놓치는 분들이 너무 많습니다.

경쟁사 특허가 등록된 걸 뒤늦게 알고 저에게 오시는 분들이 있는데, 공고일을 확인해보면 이미 6개월이 훌쩍 지난 경우가 꽤 됩니다. 그때의 표정이란... 참 안타깝습니다. 이의신청 기간을 놓치면 특허심판원에 무효심판을 청구해야 하는데, 절차도 길어지고 비용 부담도 커집니다.

그래서 저는 경쟁사 특허 모니터링을 꾸준히 하라고 항상 강조합니다. 특허정보넷(키프리스)에서 경쟁사 출원 현황을 주기적으로 체크하는 습관, 사업을 지키는 가장 기본적인 방어선입니다.

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이의신청이 인정되는 이유들

어떤 근거로 이의신청을 하느냐가 핵심입니다.

가장 많이 활용되는 근거는 아래 두 가지입니다.

• 신규성 결여: 등록 전에 이미 동일한 기술이 공개되어 있었던 경우
• 진보성 결여: 기존 기술들을 조합하면 누구나 쉽게 만들어낼 수 있는 수준인 경우

그 외에도 명세서 기재 불비, 청구범위가 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않는 경우 등도 이의신청 사유가 됩니다. 다만 현실에서는 신규성·진보성 다툼이 압도적으로 많습니다.

중요한 건, 이의신청은 근거가 탄탄해야 한다는 겁니다. 막연히 "이 특허 마음에 안 든다"는 수준으로는 절대 안 됩니다. 특허 청구항을 분석하고, 선행기술 조사를 철저히 해서, 어느 청구항이 어떤 선행기술에 의해 신규성 또는 진보성이 부정되는지를 논리적으로 구성해야 합니다. 이게 생각보다 상당한 전문성을 요구하는 작업입니다.

무작정 연락부터 주시는 것은 바람직하지 않습니다. 저의 업무 철학을 한번 살펴 보시고, 공감이 되는 경우에만 문의를 부탁 드립니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222176762007

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셀프로 이의신청 해보려다 낭패 본 사례

최근 상담한 고객 중에 이런 분이 계셨습니다.

제조업을 하시는 분인데, 경쟁사가 자신의 기술과 매우 유사한 특허를 등록받은 걸 발견했습니다. 화가 나셔서 직접 이의신청서를 작성해 제출하셨는데, 특허심판원에서 이의신청이 각하됐습니다. 이유를 보니, 이의신청 이유서에 선행기술 증거를 제대로 첨부하지 않았고, 청구항별 대비 분석도 빠져 있었습니다. 형식적 요건 자체가 미비했던 거죠.

문제는 그게 끝이 아니었습니다. 이의신청을 한 번 제기하고 각하당하면, 그 후에 다시 동일한 이유로 이의신청을 하는 것은 실질적으로 어렵습니다. 6개월 기간도 그 사이에 거의 다 소진됐고요. 결국 무효심판으로 가야 했는데, 비용과 시간 모두 몇 배로 늘어났습니다.

이 분이 처음부터 변리사를 통해 진행했다면 어땠을까요. 이의신청 비용이 아깝다고 직접 하셨다가, 결과적으로 훨씬 더 큰 비용을 치르신 겁니다. 러시안 룰렛 같은 선택이었죠.

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이의신청 결과는 어떻게 되나요

이의신청이 받아들여지면, 특허청 심판관 합의체가 해당 특허를 취소할 수 있습니다.

취소 결정이 내려지면 그 특허는 처음부터 없었던 것으로 됩니다. 특허권자 입장에서는 청천벽력 같은 소식이겠지만, 이의신청인 입장에서는 사업을 지키는 결정적인 수단이 되는 거죠.

반대로 이의신청이 기각되면, 특허는 그대로 유지됩니다. 이때는 특허심판원에 무효심판을 별도로 청구하거나, 다른 전략을 검토해야 합니다. 이의신청 결과에 불복하는 경우에는 특허법원, 대법원까지 이어지는 불복 절차도 있습니다.

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특허권자 입장에서도 알아야 합니다

여기서 잠깐 시각을 바꿔 보겠습니다.

내가 어렵게 등록받은 특허에 이의신청이 들어온 경우라면 어떻게 해야 할까요. 이의신청이 접수되면 특허권자는 답변서를 제출할 기회를 얻습니다. 이 답변서에서 이의신청인이 제시한 선행기술과 자신의 특허가 어떻게 다른지를 설득력 있게 반박해야 합니다. 보정서를 통해 청구범위를 일부 수정하는 것도 가능합니다.

이 과정에서 변리사의 역할이 결정적입니다. 답변서 하나를 어떻게 쓰느냐에 따라 특허가 살기도 하고 죽기도 합니다. 저도 특허권자 측 대리인으로 이의신청 대응을 수십 건 진행해봤는데, 초기 답변서 작성 단계에서 전략을 잘못 잡으면 나중에 수습이 안 되는 경우가 생깁니다. 단추를 잘못 끼운 셈이 되는 거죠.

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마지막으로 드리고 싶은 말

특허이의신청은 공격과 방어 양쪽 모두에서 쓸 수 있는 제도입니다.

경쟁사의 부당한 특허를 막는 수단이기도 하고, 내 특허를 지키는 싸움이기도 합니다. 어느 쪽이든 6개월이라는 기간을 놓치지 않는 것, 그리고 처음부터 전문가와 함께 전략을 짜는 것이 핵심입니다.

19년간 이 일을 하면서 하나 분명히 느낀 게 있습니다. 지식재산권은 모르면 당하고, 알면 무기가 됩니다. 인생 길다, 짧게 생각하지 말자. 지금 당장 내 특허 상황을 점검해보는 것, 그게 사업을 지키는 시작입니다.

꼭 저가 아니더라도, 적절한 변리사를 통해서 진행하시는 것을 추천 드립니다.

당장 상담이 필요하신 분들은 아래 알려 드리는 링크를 통해 연락 주셔도 좋습니다. 최선의 방법을 찾아 드리겠습니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222180460017

감사합니다.