특허거절이유서대응 이라는 단어를 검색하셨을 정도이면, 이미 어느 정도 공부를 하셨을 것으로 예상됩니다.
아마 특허청으로부터 거절이유통지서를 받으셨거나, 곧 받을 것 같아서 미리 알아보고 계신 분들이 대부분이겠죠.
안녕하세요.
특허법인 테헤란, 윤 변리사입니다.
오늘은 특허 거절이유서 대응에 대해 이야기해 보려 합니다. 솔직히 말씀드리면, 이 단계에서 잘못 대응하면 그동안 공들여 쌓아온 출원이 한순간에 무너집니다. 19년간 수천 건의 사건을 다루면서 그 장면을 너무 많이 봐왔습니다.
거절이유서, 받으셨나요?
특허 출원을 하고 나서 1년~1년 6개월 정도가 지나면, 특허청 심사관으로부터 거절이유통지서가 날아옵니다. 처음 받아보신 분들은 당황하시는 경우가 많습니다.
내 발명이 특허가 안 된다는 건가요?
꼭 그런 건 아닙니다. 거절이유통지는 심사관이 "이런 문제가 있으니 해명해 보세요"라고 의견을 묻는 절차입니다. 여기서 적절히 대응하면 등록으로 이어지는 경우가 충분히 있습니다. 문제는 이 대응을 어떻게 하느냐입니다.
통상 거절이유통지를 받은 날로부터 2개월 이내에 의견서 또는 보정서를 제출해야 합니다. 연장 신청을 하면 1개월 추가가 가능하지만, 이 기간을 넘기면 그냥 거절 확정입니다. 시간이 없다는 뜻입니다.
거절이유의 종류, 다 다릅니다
거절이유서를 받았다고 해서 다 똑같은 상황이 아닙니다. 어떤 이유로 거절이 나왔느냐에 따라 대응 전략이 완전히 달라집니다.
가장 흔하게 나오는 거절이유는 크게 두 가지입니다.
- 신규성 결여: 이미 세상에 존재하는 기술과 동일하다는 이유
- 진보성 결여: 기존 기술들을 조합하면 쉽게 만들 수 있는 수준이라는 이유
신규성 거절은 사실 극복하기가 쉽지 않습니다. 심사관이 제시한 선행기술 문헌과 내 발명이 정말 동일하다면, 청구항의 범위를 좁히거나 구성요소를 추가해서 차별화하는 방법밖에 없거든요.
진보성 거절은 조금 다릅니다. 이건 심사관의 주관적 판단이 개입되는 영역이라서, 논리적인 반박이 가능한 경우가 꽤 있습니다. 제가 담당한 사건 중에도 진보성 거절 이유를 의견서 하나로 뒤집은 경우가 적지 않습니다.
그 외에도 명세서 기재 불비, 청구항 불명확 등의 형식적인 거절이유가 나오는 경우도 있는데, 이건 보정서를 통해 수정하면 해결되는 경우가 많습니다.
셀프 대응, 해보셨나요?
최근 들어 거절이유통지서를 직접 받고, 혼자서 의견서를 써보려는 분들이 늘고 있습니다. 정보가 많아진 탓이기도 하고, 비용을 아끼고 싶은 마음도 있겠죠.
그런데 이게 상당히 위험합니다.
최근 상담한 고객 중에, 직접 의견서를 제출했다가 거절 확정이 난 분이 계셨습니다. 심사관이 제시한 선행기술 문헌을 잘못 해석해서, 오히려 본인 발명의 약점을 스스로 인정하는 내용을 써버린 겁니다. 그 의견서가 나중에 심판 단계에서도 불리하게 작용했고요.
거절이유서는 특허법 조문과 심사기준에 근거해서 작성됩니다. 이걸 읽고 정확히 파악하려면 심사 실무에 대한 이해가 필요합니다. 심사관이 어떤 논리로 거절했는지를 꿰뚫어야 반박이 가능하거든요.
단순히 "우리 발명은 이렇게 다릅니다"라고 써서는 심사관을 설득하기 어렵습니다.
의견서와 보정서, 어떻게 활용하나
거절이유에 대응하는 방법은 크게 두 가지입니다. 의견서와 보정서, 이 두 가지를 어떻게 조합하느냐가 관건입니다.
의견서는 심사관의 거절 논리에 반박하는 문서입니다. "심사관님이 인용한 선행기술 A는 우리 발명과 이러이러한 점에서 다릅니다"라는 식으로 논리를 전개하는 거죠.
보정서는 청구항이나 명세서의 내용을 수정하는 문서입니다. 다만 아무렇게나 수정하면 안 됩니다. 최초 출원 명세서에 기재된 내용의 범위를 벗어나면 새로운 거절이유가 생기고, 청구항의 범위를 지나치게 좁히면 등록은 받더라도 권리가 약해집니다.
이 두 가지를 동시에 제출하는 경우도 많습니다. "청구항은 이렇게 수정했고, 수정한 내용은 선행기술과 이런 이유로 다릅니다"라는 식으로요.
어느 쪽을 어떻게 쓸지는 거절이유의 성격에 따라 달라집니다. 뭐 그런 거죠. 정해진 공식이 있는 게 아니라, 그 사건마다 전략이 다릅니다.
단순한 대리를 찾는 분이 아닌, 장기적인 윈윈 관계를 원하는 분들을 전 좋아합니다.
거절 확정 이후, 아직 끝이 아닙니다
의견서를 제출했는데도 심사관이 받아들이지 않으면 거절결정이 내려집니다. 이때 많은 분들이 포기하십니다.
포기하지 마십시오.
거절결정에 불복하는 방법이 있습니다. 거절결정불복심판이라는 절차입니다. 특허심판원에 심판을 청구해서, 심사관의 거절 결정이 잘못됐다는 것을 다시 다투는 겁니다. 이 심판에서 뒤집히는 경우도 상당히 있습니다.
또는 거절결정 이후 재심사 청구를 통해 보정과 함께 다시 심사를 받는 방법도 있습니다. 이 경우 심판보다 절차가 빠르고 비용도 적게 듭니다.
19년 동안 보면서 느낀 건데, 포기하지 않고 끝까지 가는 사람이 결국 등록을 받는 경우가 많습니다. 처음 거절됐다고 해서 그 발명이 특허를 받을 수 없다는 뜻이 아닙니다. 아직 성공하지 못한 것이지, 실패한 게 아닙니다.
변리사를 선택할 때 이것만은 확인하세요
거절이유 대응을 맡길 변리사를 고를 때, 한 가지만 꼭 확인하십시오.
그 변리사가 해당 기술 분야의 거절이유 대응 경험이 얼마나 되는지입니다.
거절이유 대응은 출원서 작성과 다른 역량이 필요합니다. 심사관의 논리를 읽고, 선행기술 문헌을 분석하고, 청구항의 범위를 조율하는 것은 경험이 쌓여야 가능한 일입니다. 저 역시 하루 평균 20건 상담, 월 100건 이상 출원 관리를 하면서 수많은 거절이유 대응 사건을 직접 처리해 왔습니다.
글쎄요, 경력이 짧은 변리사나 사무장이 대응서를 쓰는 사무소에서는 아무리 좋은 발명이어도 등록을 못 받는 경우가 생깁니다. 이 부분은 상담할 때 꼭 확인하시기 바랍니다.
정리드리면,
거절이유통지 = 즉시 포기가 아니다.
2개월 기한 내 의견서·보정서 대응이 핵심이다.
거절결정 이후에도 심판·재심사 경로가 남아 있다.
대응 전략은 거절이유의 종류에 따라 완전히 달라진다.
정도를 기억하시면 좋겠습니다.
저의 생각과 업무철학에 동의하신다면 문의 주셔도 좋습니다. 가장 정확하고, 신속한 길을 알려 드리겠습니다.
감사합니다.
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