안녕하세요.
특허법인 테헤란 대표 변리사 윤웅채입니다.
오늘은 특허 실무에서 가장 중요하다고 해도 과언이 아닌 부분을 이야기해보려 합니다.
바로 특허청구범위 작성 이야기입니다.
등록은 됐는데, 쓸모가 없는 특허
19년 동안 변리사로 일하면서, 이런 분들을 정말 많이 만났습니다.
특허 등록은 됐는데, 경쟁사가 제 기술을 그대로 쓰고 있어요. 어떻게 된 건가요?
처음에 이런 말을 들었을 때, 저도 당황했습니다. 등록이 됐는데 막지를 못한다고? 어떻게 된 일인가 싶죠.
그런데 실제로 특허 명세서를 열어보면, 딱 보입니다. 청구범위가 너무 좁게 작성되어 있는 겁니다. 경쟁사는 청구범위에서 요소 하나만 살짝 바꿔서 빠져나간 거고요. 등록증은 분명히 있는데, 그 특허가 실질적으로 아무 역할을 못하는 상황. 이게 바로 청구범위 작성 실패가 만들어낸 결과입니다.
억울하죠. 돈도 쓰고, 시간도 썼는데.
청구범위가 뭔지, 딱 한 줄로 설명하면
특허 명세서는 크게 발명의 설명 부분과 청구범위로 나뉩니다.
발명의 설명은 내 기술이 어떻게 작동하는지 설명하는 부분이고, 청구범위는 내가 독점하고 싶은 권리의 경계선입니다. 쉽게 말하면, 땅에 울타리를 치는 것과 같습니다. 울타리를 어디에 치느냐에 따라 내 땅의 크기가 달라지는 거죠.
울타리를 너무 좁게 치면? 경쟁사가 바로 옆에 와서 똑같은 걸 해도 막을 수 없습니다.
울타리를 너무 넓게 치면? 이번엔 심사관이 거절을 합니다. 이미 다른 사람 땅에 걸쳐 있다고요.
그 균형을 잡는 게 청구범위 작성의 핵심입니다. 그리고 이게 생각보다 훨씬 어렵습니다.
셀프 출원, 진짜 조심하셔야 합니다
요즘 특허청 홈페이지가 잘 되어 있다 보니, 직접 출원하시는 분들이 꽤 늘었습니다. 비용을 아끼려는 마음, 충분히 이해합니다.
그런데 솔직히 말씀드릴게요.
청구범위 작성은 변리사 중에서도 경험 많은 사람이 해야 제대로 됩니다. 단순히 기술 내용을 글로 옮기는 작업이 아닙니다. 심사관이 어떤 선행기술을 인용할지, 어떤 거절이유가 나올지를 미리 예측하면서 청구항의 언어 하나하나를 설계하는 작업입니다.
저는 하루에 약 20건 상담을 하고, 월 100건 이상의 출원을 직접 관리합니다. 그 경험에서 나온 이야기인데요. 셀프 출원으로 청구범위를 잘못 작성한 경우, 나중에 수정이 거의 불가능합니다. 출원 이후에는 청구범위를 넓힐 수가 없거든요. 좁히는 건 가능해도, 넓히는 건 안 됩니다. 처음 단추를 잘못 끼우면, 그 이후는 어떻게 해도 한계가 있습니다.
무작정 연락부터 주시는 것은 바람직하지 않습니다. 저의 업무 철학을 한번 살펴 보시고, 공감이 되는 경우에만 문의를 부탁 드립니다.
청구범위, 이렇게 구성됩니다
청구범위는 독립항과 종속항으로 구성됩니다.
독립항은 말 그대로 혼자 서는 청구항입니다. 발명의 가장 넓은 권리범위를 담습니다. 이 독립항이 얼마나 넓게 잘 쓰여 있느냐가 특허의 가치를 결정한다고 해도 됩니다.
종속항은 독립항에 추가 요소를 붙여서 더 구체화한 청구항입니다. 독립항이 거절당했을 때의 보험 역할을 하기도 하고, 권리를 다층적으로 보호하는 역할도 합니다.
실무에서 자주 보는 실수가 있습니다. 독립항에 불필요한 구성요소를 너무 많이 집어넣는 겁니다. 예를 들어 A, B, C, D, E 다섯 가지 구성이 모두 있어야 성립하는 독립항을 썼다고 가정해봅시다. 경쟁사가 A, B, C, D만 가져다 쓰면? 독립항 침해가 아닙니다. 빠져나갑니다.
반면, 독립항을 A, B, C만으로 구성하고 D, E는 종속항으로 내려보냈다면, 경쟁사는 A, B, C를 피해서 만들기가 훨씬 어려워집니다. 이 차이가 실제 분쟁에서 엄청난 차이를 만들어냅니다.
거절이유 나왔을 때가 진짜 시험입니다
특허 출원 후 약 1년 내외로 심사관으로부터 거절이유통지를 받는 경우가 많습니다. 이게 나왔다고 해서 특허가 끝난 게 아닙니다. 오히려 여기서부터가 진짜 싸움입니다.
거절이유를 극복하는 방법은 크게 두 가지입니다. 의견서를 제출해서 심사관을 설득하거나, 청구범위를 보정해서 선행기술과의 차별성을 확보하거나. 둘 다 쓰는 경우도 많고요.
문제는 이 보정의 범위입니다. 처음 출원할 때 명세서에 기재되지 않은 내용은 나중에 추가할 수 없습니다. 그래서 처음 명세서를 작성할 때, 발명의 다양한 실시 형태를 충분히 담아 두어야 합니다. 나중에 거절이유가 나왔을 때 빠져나갈 여지를 미리 만들어 두는 겁니다.
이게 경험 없는 변리사와 경험 많은 변리사의 차이가 가장 극명하게 드러나는 지점입니다.
저는 BM특허 분야에서 90% 이상의 등록율을 유지하고 있는데, 그 비결 중 하나가 바로 이 부분입니다. 처음 명세서를 작성할 때부터 거절이유를 예측하고, 대응 전략까지 설계해 놓는 것. 뭐 그런 거죠.
결국 청구범위는 전략입니다
기술을 아는 것과 청구범위를 잘 쓰는 것은 다른 이야기입니다.
발명자 본인이 기술을 가장 잘 알겠죠. 그러나 그 기술의 어떤 부분을 어떤 언어로 권리화할 것인가는, 특허 심사 실무와 분쟁 경험이 쌓인 사람이 해야 합니다.
특허는 등록 자체가 목적이 아닙니다. 등록 후에 실제로 권리 행사를 할 수 있어야 하고, 경쟁사 진입을 막는 장벽이 되어야 합니다. 그 장벽의 설계도가 바로 청구범위입니다.
청구범위를 어떻게 작성하느냐에 따라, 같은 기술이라도 강한 특허가 되기도 하고 종이 한 장짜리 특허가 되기도 합니다. 저는 19년 동안 이 차이를 너무나 많이 목격했습니다.
정리 드리면,
- 청구범위는 특허의 권리 경계선이며, 이걸 어떻게 쓰느냐가 특허의 실질적 가치를 결정한다
- 독립항은 넓게, 종속항은 다층적으로 설계해야 한다
- 처음 명세서 작성 시 거절이유 대응 여지를 미리 확보해야 한다
- 셀프 출원은 청구범위 설계 실패로 이어지는 경우가 많다
정도를 기억하시면 좋겠습니다.
당장 상담이 필요하신 분들은 아래 알려 드리는 링크를 통해 연락 주셔도 좋습니다. 최선의 방법을 찾아 드리겠습니다.
감사합니다.
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