특허명세서보정, 변리사 VS 셀프 수정 뭐가 나을까?

안녕하세요

특허법인 테헤란, 윤 변리사입니다.

요즘 특허 출원을 진행하시다가 중간에 거절이유통지를 받고 당황하셔서 연락 주시는 분들이 정말 많습니다. 그리고 그분들 대부분이 공통적으로 하시는 말씀이 있습니다.

명세서를 고칠 수 있다는 걸 몰랐어요.

오늘은 그 '고치는 것', 즉 특허명세서 보정에 대해 이야기해 보려고 합니다.

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보정이 뭔지부터 짚고 가겠습니다

특허 출원을 하면 끝이 아닙니다. 특허청 심사관이 출원된 내용을 검토하고, 문제가 있다고 판단하면 거절이유를 통지합니다. 이때 출원인이 할 수 있는 대응 중 하나가 바로 명세서 보정입니다.

쉽게 말하면, 처음 제출한 특허 서류의 내용을 수정하는 행위입니다.

청구항의 범위를 좁히거나, 불명확한 표현을 다듬거나, 발명의 구성을 더 구체적으로 기재하는 방식으로 진행됩니다. 단순한 오탈자 수정부터 청구항 전체를 재구성하는 경우까지, 보정의 범위는 꽤 넓습니다.

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보정은 아무 때나 할 수 있는 게 아닙니다

이 부분에서 많이들 오해를 하십니다.

"어차피 나중에 고치면 되지"라고 생각하고 처음 출원을 대충 하시는 분들이 있습니다. 솔직히 말씀드리면, 그 생각이 나중에 발목을 잡습니다.

보정에는 시기적 제한이 있습니다. 특허법상 보정이 허용되는 시기는 크게 세 가지입니다.

• 출원 후 최초 거절이유통지를 받기 전 (자진보정)
• 거절이유통지를 받고 의견서 제출 기간 내
• 최후 거절이유통지 후 재심사 청구 시

이 시기를 놓치면? 더 이상 보정 자체가 불가능해집니다. 그때서야 "고치면 안 되냐"고 물어보시지만, 이미 문이 닫힌 상황인 거죠.

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보정의 핵심 원칙, '신규사항 추가 금지'

보정이 가능하다고 해서 뭐든 다 바꿀 수 있는 건 아닙니다.

특허법 제47조는 보정의 범위를 명확히 제한하고 있습니다. 최초 출원 명세서에 기재된 사항의 범위 내에서만 보정이 허용됩니다. 처음에 없던 내용을 새롭게 추가하는 것, 이걸 '신규사항 추가'라고 하는데, 이는 절대 허용되지 않습니다.

예를 들어 설명 드리면, 처음 출원할 때 A라는 구성요소만 기재했는데, 나중에 보정으로 B라는 새로운 기술 내용을 슬쩍 끼워 넣으려 하면 심사관이 바로 잡아냅니다. 그리고 그 보정은 각하됩니다.

이게 왜 중요하냐면. 처음 출원을 얼마나 촘촘하게 잘 작성하느냐가 결국 보정 가능성의 폭을 결정하기 때문입니다. 처음 명세서를 허술하게 작성하면, 나중에 보정으로 만회할 여지 자체가 없어집니다.

19년 동안 수많은 사건을 보면서 느끼는 건, 결국 처음 단추가 전부라는 겁니다.

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셀프 출원 후 보정 문의가 오는 경우

참 안타깝습니다. 진짜로.

비용을 아끼겠다고 직접 출원을 하셨다가, 거절이유통지를 받고 그제서야 저에게 연락 오시는 분들이 한 달에도 몇 분씩 됩니다. 처음 출원 시 명세서를 스스로 작성하셨는데, 기재 내용이 너무 단순하거나 청구항의 구성이 부실한 경우가 대부분입니다.

이런 경우 보정으로 극복이 가능한지를 검토해 보면, 안타깝게도 처음 명세서에 기재된 내용 자체가 빈약해서 보정으로 살릴 수 있는 여지가 거의 없는 경우가 많습니다. 신규사항 추가 금지 원칙에 걸리거든요.

결국 기존 출원을 포기하고 처음부터 다시 출원을 해야 하는 상황이 됩니다. 시간도, 비용도 두 배가 드는 거죠. 처음부터 변리사를 통해 제대로 된 명세서를 작성했다면 겪지 않아도 될 일이었습니다.

러시안 룰렛 같은 셀프 출원, 정말 조심하셔야 합니다.

단순한 대리를 찾는 분이 아닌, 장기적인 윈윈 관계를 원하는 분들을 전 좋아합니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222176805543

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그럼 보정은 어떻게 잘 활용해야 하나요?

거절이유통지를 받았다고 해서 무조건 겁먹을 필요는 없습니다. 오히려 보정을 잘 활용하면 처음보다 더 강한 특허를 만들 수 있는 기회가 되기도 합니다.

거절이유를 분석하고, 심사관이 문제 삼은 부분이 무엇인지를 정확히 파악하는 것이 우선입니다. 그다음 청구항의 구성을 조정해서 선행기술과의 차별성을 명확히 하거나, 불명확한 표현을 정리해서 명확성 거절을 해소하는 방향으로 보정을 진행합니다.

여기서 중요한 건 '얼마나 좁히느냐'입니다. 거절이유를 극복하기 위해 청구항을 지나치게 좁히면 등록은 받지만 권리 범위가 너무 협소해져서 실질적인 보호 효과가 없어집니다. 반대로 너무 넓게 유지하면 거절이 유지됩니다.

이 균형을 잡는 것이 경험 있는 변리사와 그렇지 않은 변리사의 차이입니다. 저는 월 평균 100건 이상의 출원을 직접 관리하면서, 이 균형점을 찾는 감각을 계속 다듬어 왔습니다. 하루에도 수십 건의 중간 사건을 처리하면서 쌓인 것이거든요.

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최후 거절이유통지 이후, 선택지가 줄어듭니다

최초 거절이유통지와 최후 거절이유통지는 다릅니다.

최초 거절이유통지 단계에서는 보정의 범위가 상대적으로 넓습니다. 그런데 최후 거절이유통지를 받은 이후에는 보정의 범위가 대폭 제한됩니다. 청구항을 삭제하거나, 청구항의 범위를 좁히는 방향으로만 보정이 허용됩니다. 새로운 청구항을 추가하거나 범위를 넓히는 것은 불가합니다.

그래서 최초 거절이유통지 단계에서 제대로 된 보정을 하지 못하면, 이후 선택지가 급격히 좁아집니다. 이 단계에서 경험 없는 변리사가 대응을 잘못하면 회복 불가능한 상황이 되는 거죠.

뭐 그런 거죠. 기회는 한 번이고, 그 한 번을 어떻게 쓰느냐가 전부인 겁니다.

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정리 드리면,

특허명세서 보정은 처음 출원 명세서의 기재 범위 안에서만 가능하고, 시기적 제한이 있으며, 최후 거절이유통지 이후에는 선택지가 크게 줄어든다.

이 세 가지를 기억하시면 좋겠습니다.

그리고 가장 중요한 것. 처음 출원 명세서를 얼마나 잘 작성하느냐가 이후 보정 가능성의 폭을 결정합니다. 인생도, 특허도, 처음 단추를 잘 꿰어야 합니다.

꼭 저가 아니더라도, 경험 있는 변리사를 통해 처음부터 제대로 진행하시는 것을 강력히 권해 드립니다.

저의 생각과 업무철학에 동의하신다면 문의 주셔도 좋습니다. 가장 정확하고, 신속한 길을 알려 드리겠습니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222180460017

감사합니다.