안녕하세요.
특허법인 테헤란 대표 변리사 윤웅채입니다.
오늘은 조금 무거운 주제를 들고 왔습니다.
특허라이센스계약서.
솔직히 말씀드리면, 이 계약서 하나 잘못 썼다가 수억 원짜리 기술을 거의 공짜로 넘긴 분을 저는 직접 봤습니다. 상담을 받으러 오셨을 때 이미 계약서에 도장이 찍혀 있었고, 저로서는 해드릴 수 있는 게 없었습니다. 그 분 표정이 아직도 기억에 남아요. 청천벽력이라는 표현이 딱 맞는 순간이었습니다.
그래서 오늘 이 글을 씁니다.
라이센스계약, 특허등록보다 더 중요할 수 있습니다
특허를 등록받고 나면 "이제 됐다" 하고 한숨을 내쉬는 분들이 많습니다. 맞습니다, 등록은 중요합니다. 그런데 사실 특허권의 진짜 가치는 그걸 어떻게 활용하느냐에 달려 있습니다. 그리고 활용의 가장 흔한 형태가 바로 라이센스, 즉 실시권 허여입니다.
쉽게 말하면, 내가 가진 특허를 상대방이 써도 된다고 허락하는 대신 로열티를 받는 구조입니다. 그런데 이 허락의 범위, 조건, 기간, 대가를 어떻게 정하느냐에 따라 같은 특허가 황금알이 될 수도 있고, 그냥 종이 쪼가리가 될 수도 있습니다.
19년간 수천 건의 지식재산권 사건을 다루면서 느낀 건, 특허 출원보다 라이센스 계약에서 더 많은 분들이 피해를 본다는 겁니다. 출원은 절차가 정해져 있으니 그나마 낫습니다. 계약은 당사자가 합의한 대로 써버리면 그게 법이 되거든요.
계약서에 반드시 들어가야 하는 것들
특허라이센스계약서에는 크게 몇 가지 뼈대가 있습니다.
실시권의 종류부터 정해야 합니다. 전용실시권이냐, 통상실시권이냐. 이게 뭐가 다르냐고요? 전용실시권은 특허청에 등록까지 해야 하고, 설정 이후에는 특허권자 본인도 해당 범위에서 실시를 못 하게 됩니다. 그야말로 독점 허가입니다. 반면 통상실시권은 여러 곳에 동시에 줄 수 있고, 권리자도 계속 실시가 가능하죠. 이 차이를 모르고 "전용실시권으로 해드리겠습니다"라고 덜컥 계약서에 서명한 대표님들, 생각보다 많습니다.
지역적 범위와 기간도 명확하게 써야 합니다. "국내에 한한다", "계약일로부터 3년간"처럼 구체적으로 적어야지, 그냥 "본 특허에 대한 실시를 허여한다"고만 쓰면 나중에 분쟁이 생겼을 때 해석이 엇갈립니다. 저는 이런 계약서를 들고 오시는 분들을 하루에도 몇 분씩 봅니다.
로열티 산정 방식은 더 복잡합니다. 매출액의 몇 퍼센트로 할 것인지, 아니면 건당 고정금액으로 할 것인지, 선급금은 있는지, 최소 보장 로열티는 어떻게 할 것인지. 이게 다 협상의 영역이고, 계약서에 정확히 반영되어야 합니다. 모호하게 써놓으면 나중에 "나는 이렇게 생각했다"는 말이 오가다가 소송으로 번집니다.
셀프로 쓰다가 벌어지는 일들
아래의 공지글에는 제가 운영하는 법인 및 저의 개인적인 생각이 포함되어 있습니다. 이 글 정도는 꼭 한번 읽어 보시고 선택을 고민해 보시기 바랍니다.
잠깐 딴 이야기를 했는데, 다시 본론으로 돌아가면.
인터넷에 "특허라이센스계약서 양식"을 검색하면 꽤 그럴듯한 샘플들이 나옵니다. 뭐, 그것 자체가 나쁜 건 아닙니다. 문제는 그 양식을 그대로 긁어다 쓰는 경우입니다.
얼마 전 상담을 오신 스타트업 대표님이 계셨습니다. 자신이 개발한 물류 관련 특허를 대기업 협력사에 라이센스하는 계약을 맺으셨는데, 인터넷 양식을 조금 고쳐서 쓰셨다고 했습니다. 계약서를 보니 독점적 통상실시권이라고 적혀 있었습니다. 독점적 통상실시권이라는 건 법적으로 전용실시권과 다릅니다. 특허청 등록 없이도 독점적 지위를 주장할 수 있다는 취지로 쓰이기도 하는데, 실제로는 제3자 대항력이 없어서 다른 곳에 또 라이센스를 줘도 막을 방법이 없습니다.
상대방은 당연히 독점이라고 알고 계약을 맺었고, 나중에 분쟁이 생겼을 때 "계약서에 전용실시권 등록이 안 돼 있으니 독점이 아니다"는 주장이 나왔습니다. 결국 소송으로 갔고, 시간과 비용을 엄청나게 쏟아부었습니다. 처음부터 제대로 된 계약서 한 장만 있었으면 없었을 일입니다.
이런 게 러시안 룰렛과 다를 게 없습니다. 총알이 없는 경우도 있지만, 언제 걸릴지 모르는 거죠.
계약서에서 자주 빠지는 조항들
경험상 셀프 계약서에서 가장 많이 빠져 있는 조항들이 있습니다.
- 개량발명 귀속 조항: 라이센시(실시권자)가 기존 특허를 개량해서 새로운 기술을 만들었을 때, 그 권리가 누구 것인지를 미리 정해두는 겁니다. 이게 없으면 나중에 "내가 개발한 거니까 내 것"이라는 주장이 나옵니다.
- 계약 해지 조건: 로열티를 몇 번 이상 안 내면 계약이 자동 해지된다거나, 특허가 무효가 됐을 때 어떻게 할 것인지. 이런 조항이 없으면 상대방이 로열티를 안 내도 계약을 끊기가 쉽지 않습니다.
- 분쟁 해결 방법: 소송인지, 중재인지. 어느 법원 관할인지. 이것도 미리 정해두지 않으면 분쟁이 생겼을 때 그것 자체가 또 싸움이 됩니다.
이 세 가지만 빠져도 계약서의 절반은 구멍이 뚫린 겁니다.
변리사가 계약서를 검토해야 하는 이유
글쎄요, 혹시 "계약서는 변호사 일 아닌가요?"라고 생각하시는 분들도 계실 겁니다. 틀린 말은 아닙니다. 그런데 특허라이센스계약서는 조금 다릅니다.
계약서에 쓰여 있는 특허의 청구범위가 실제로 어디까지 미치는지, 라이센스 대상이 되는 특허가 유효한지, 향후 무효심판 가능성은 없는지 같은 판단은 특허를 다루는 변리사가 해야 합니다. 법적인 계약 구조는 변호사가 잡고, 기술적 권리 범위는 변리사가 검토하는 게 이상적입니다.
저희 특허법인 테헤란은 법무법인과의 파트너십을 통해 이 두 가지를 함께 커버할 수 있는 구조를 갖추고 있습니다. 뭐 그런 이유로 이런 계약서 검토 문의가 꽤 많이 들어옵니다. 하루 평균 20건 상담을 직접 진행하다 보면, 라이센스 관련 문의가 한 달에 수십 건은 됩니다.
계약 전에 꼭 확인하세요
계약서를 쓰기 전에 반드시 확인해야 할 게 있습니다.
라이센스 대상 특허가 살아있는지, 즉 등록 상태인지, 연차료는 납부되어 있는지부터 봐야 합니다. 이미 소멸된 특허를 라이센스하는 계약을 맺는 경우가 실제로 있습니다. 그리고 해당 특허에 이미 다른 전용실시권이 설정되어 있는지도 확인해야 하고요.
그다음은 특허의 청구범위가 실제 사업에 맞는지입니다. 계약서에 "특허 제1234567호에 대한 실시권"이라고만 써 있으면, 나중에 그 특허의 청구범위 해석에 따라 라이센스 범위가 달라질 수 있습니다. 특허 명세서와 청구범위를 제대로 읽을 수 있는 사람이 계약 전에 반드시 검토해야 합니다.
사업을 하면서 가장 후회하는 순간 중 하나가 "그때 조금만 더 꼼꼼하게 볼걸"입니다. 특허라이센스계약서는 그 대표적인 케이스입니다.
정리 드리면,
특허라이센스계약서에서 반드시 확인할 것들:
- 실시권의 종류(전용/통상/독점적 통상)와 법적 효력 차이
- 지역, 기간, 로열티 산정 방식의 명확한 기재
- 개량발명 귀속, 계약 해지 조건, 분쟁 해결 방법 조항
- 계약 전 특허 등록 상태 및 청구범위 확인
이 네 가지를 빠뜨리지 않으셨으면 합니다. 계약서는 한 번 도장 찍으면 돌이키기 어렵습니다. 부메랑이 되어 돌아올 때는 이미 늦은 경우가 대부분입니다.
당장 상담이 필요하신 분들은 아래 알려 드리는 링크를 통해 연락 주셔도 좋습니다. 최선의 방법을 찾아 드리겠습니다.
감사합니다.
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