안녕하세요.
특허법인 테헤란, 윤 변리사입니다.
특허 분할출원 시기라는 단어를 검색하셨을 정도이면, 이미 특허출원을 진행 중이거나, 아니면 출원 전략을 꽤 깊이 공부하신 분일 겁니다.
솔직히 말씀드리면, 분할출원은 제가 상담하면서 가장 안타까운 순간을 자주 만드는 주제입니다. "조금만 일찍 아셨더라면..." 하는 말이 절로 나오는 경우가 한두 번이 아니거든요.
오늘은 그 이야기를 해보려 합니다.
분할출원, 그게 뭔데요?
간단하게 설명드리면, 하나의 특허출원 안에 여러 발명이 담겨 있을 때, 그 일부를 떼어내서 별도의 출원으로 만드는 것입니다.
왜 그런 일이 생기냐고요? 특허법에는 '1출원 1발명 원칙'이라는 게 있습니다. 하나의 출원서에는 하나의 발명만 청구할 수 있다는 원칙이죠. 심사관이 "이 출원에는 발명이 두 개 이상 섞여 있다"고 판단하면, 분할을 요구하거나 일부 청구항에 대해 거절이유를 통지합니다. 이 때 분할출원이 필요해지는 거죠.
물론 심사관의 요구가 없더라도, 출원인이 전략적으로 스스로 분할출원을 선택하는 경우도 많습니다. 이 부분이 오늘 핵심입니다.
분할출원, 언제까지 할 수 있나요?
여기서부터가 진짜 중요합니다.
분할출원이 가능한 시기는 법으로 정해져 있습니다. 현행 특허법상 분할출원은 아래 두 가지 시점 중 더 늦은 날까지 가능합니다.
- 원출원에 대한 특허여부결정 등본을 송달받은 날로부터 3개월 이내
- 원출원에 대해 거절결정불복심판을 청구한 경우, 그 심판청구일로부터 30일 이내
쉽게 말하면, 특허가 등록 결정이 나거나 최종 거절이 확정되기 전까지는 분할출원의 기회가 있다는 뜻입니다.
그런데 문제는 뭐냐. 이 시기를 놓치는 분들이 생각보다 정말 많다는 겁니다. 특허 등록 결정이 나면 기쁜 마음에 "됐다!" 하고 끝내버리는 거죠. 그리고 3개월이 지나고 나서야, "아, 다른 청구항도 보호받고 싶은데..." 하며 연락이 옵니다. 그때는 이미 늦었습니다.
타이밍을 놓쳐서 생기는 진짜 피해
제가 19년 동안 상담을 하면서, 하루 평균 20건 가까운 상담을 직접 진행하다 보니 이런 사례를 정말 많이 봤습니다.
몇 년 전 일입니다. 스타트업 대표 한 분이 찾아오셨는데, 자신이 개발한 서비스 플랫폼에 대해 특허를 받았다고 하시더군요. 근데 알고 보니 청구항이 너무 좁게 잡혀 있었습니다. 원출원 당시에 넓은 권리범위와 좁은 권리범위를 함께 담았어야 했는데, 그걸 하지 못한 채 등록이 된 상황이었죠.
더 큰 문제는 등록 결정 후 3개월이 이미 지나버렸다는 것이었습니다. 분할출원으로 넓은 권리를 추가로 확보할 기회가 사라진 거죠. 그 대표님은 경쟁사가 유사한 서비스를 출시했을 때 아무것도 할 수 없었습니다. 특허는 있는데, 그 특허가 경쟁사 제품을 막지 못하는 상황. 참 허탈하셨을 겁니다.
셀프로 특허를 진행하신 분들 중에 이런 케이스가 특히 많습니다. 인터넷에서 출원 방법을 찾아보고 어찌어찌 등록을 받았는데, 나중에 보니 권리범위가 너무 협소하거나, 보호받아야 할 다른 발명이 빠져 있는 경우가 꽤 됩니다. 눈물을 흘리며, 그때서야 변리사를 찾아갈 뿐이죠.
그럼 분할출원은 언제 하는 게 가장 좋은가요?
이게 가장 많이 받는 질문입니다.
정답을 드리자면, "미리 전략적으로 설계해서 하는 것"이 가장 좋습니다. 심사관이 거절이유를 통지한 후에 어쩔 수 없이 하는 분할출원과, 처음부터 의도를 가지고 하는 분할출원은 결과가 다릅니다.
구체적으로 제가 추천드리는 시점은 세 가지 정도입니다.
거절이유통지를 받았을 때. 심사관이 일부 청구항에 대해 거절이유를 통지했다면, 그 청구항을 분할출원으로 빼내고 원출원에서는 등록 가능한 청구항만 남기는 전략을 쓸 수 있습니다. 원출원의 등록은 살리면서, 거절된 청구항도 별도로 계속 다퉈볼 수 있는 거죠.
등록 결정을 받은 직후. 등록이 됐다고 바로 끝내지 마십시오. 원출원에 담겨 있던 발명 중 청구항으로 올리지 못한 내용이 있다면, 이 3개월의 시간 안에 분할출원을 검토해야 합니다. 이 기회를 놓치면 두 번 다시 오지 않습니다.
출원 전략을 처음 짤 때. 가장 이상적인 건 출원 단계에서부터 "이 발명은 나중에 분할출원을 할 가능성이 있다"는 것을 염두에 두고 명세서를 작성하는 겁니다. 원출원 명세서에 발명의 내용이 충분히 기재되어 있어야 나중에 분할출원이 가능하거든요. 원출원에 없는 내용을 분할출원에서 새로 추가하는 건 안 됩니다. 이 부분은 변리사와 처음 상담할 때 꼭 짚고 넘어가야 할 사항입니다.
아래의 공지글에는 제가 운영하는 법인 및 저의 개인적인 생각이 포함되어 있습니다. 이 글 정도는 꼭 한번 읽어 보시고 선택을 고민해 보시기 바랍니다.
분할출원, 셀프로 하면 안 되는 이유
잠깐 딴 이야기를 했는데, 다시 본론으로 돌아가면.
분할출원은 단순히 서류를 하나 더 내는 작업이 아닙니다. 원출원의 명세서를 꼼꼼히 분석하고, 어떤 청구항을 어떤 범위로 가져갈 것인지를 설계하는 작업입니다. 잘못 설계하면 분할출원이 원출원과 충돌하거나, 신규사항 추가 문제로 거절되는 경우도 생깁니다.
글쎄요, 이 작업을 셀프로 하겠다고 나서는 분들을 가끔 만나는데요. 솔직히 말씀드리면 말리고 싶습니다. 특허는 한 번 잘못 건드리면 권리 전체가 흔들릴 수 있습니다. 분할출원 과정에서 원출원의 명세서 내용에 문제가 있다는 게 드러나는 경우도 있고, 청구항 설계를 잘못해서 오히려 권리범위가 줄어드는 경우도 있습니다.
월 100건 이상의 출원을 관리하면서 제가 늘 강조하는 게 있습니다. "처음 한 번을 제대로 하자." 나중에 고치려면 비용도 시간도 두 배, 세 배가 됩니다.
분할출원 비용과 기간은?
간단히 정리드리겠습니다.
분할출원은 새로운 특허출원을 하는 것과 절차가 동일합니다. 다만, 출원일은 원출원의 출원일로 소급됩니다. 이게 분할출원의 가장 큰 장점입니다. 원출원일의 선출원 지위를 그대로 유지하면서 새로운 권리를 만들어낼 수 있다는 거죠.
비용은 일반 특허출원과 크게 다르지 않습니다. 명세서 작성 비용 + 특허청 관납료 구조입니다. 다만 원출원 명세서를 기반으로 하기 때문에, 완전히 새로운 출원보다는 명세서 작성 부담이 조금 낮을 수 있습니다. 이 부분은 케이스마다 다르니 상담을 통해 확인하시는 게 맞습니다.
심사 기간은 일반 특허출원과 동일하게 약 1~2년 정도 소요됩니다. 우선심사 신청을 통해 기간을 단축하는 것도 가능합니다.
마무리하며
인생 길다, 짧게 생각하지 말자.
특허도 마찬가지입니다. 등록 하나 받았다고 끝이 아닙니다. 그 특허가 사업을 지켜줄 수 있는지, 경쟁사가 비슷한 기술로 치고 들어올 때 막아낼 수 있는지를 봐야 합니다. 분할출원은 그 방어선을 두텁게 만드는 도구입니다.
타이밍을 놓치지 마십시오. 등록 결정을 받은 날로부터 3개월. 이 시간이 생각보다 빠르게 지나갑니다.
저의 생각과 업무철학에 동의하신다면 문의 주셔도 좋습니다. 가장 정확하고, 신속한 길을 알려 드리겠습니다.
감사합니다.
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