특허선행기술검색, 이거 안 하고 출원했다간 낭패 봅니다

특허선행기술검색 이라는 단어를 검색하셨을 정도이면, 이미 어느 정도 공부를 하셨을 것으로 예상됩니다.

특허를 출원하기 전에 선행기술을 조사해야 한다는 것 정도는 알고 계시다는 뜻이죠.

그런데 솔직히 말씀드리면, 이 과정을 제대로 이해하고 계신 분은 생각보다 많지 않습니다. "그냥 키프리스에서 검색 좀 해보면 되는 거 아닌가요?" 라고 하시는 분들이 여전히 꽤 됩니다.

안녕하세요.

특허법인 테헤란, 윤 변리사입니다.

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선행기술검색, 왜 이게 중요한가

결론부터 말씀드리겠습니다.

특허출원 전에 선행기술조사를 제대로 하지 않으면, 출원 비용 전체가 날아갈 수 있습니다.

19년 동안 수천 건의 출원을 직접 관리하면서 느끼는 건데요. 거절된 특허 중 상당수가 사실 출원 전 단계에서 이미 결말이 정해져 있었습니다. 선행기술을 제대로 파악했다면 전략 자체를 바꿨을 텐데, 그 단계를 대충 넘어간 거죠.

특허청 심사관은 여러분의 발명과 유사한 선행기술이 이미 존재하는지를 가장 먼저 봅니다. 그게 있으면 신규성 또는 진보성 결여로 거절이유가 날아옵니다. 문제는 이 거절이유를 받는 시점이 출원 후 보통 1년에서 1년 반 뒤라는 겁니다. 그때서야 "이미 있는 기술이었네요"라는 말을 들으면, 그동안의 시간과 비용이 다 허공으로 사라지는 거죠.

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직접 검색해보면 안 되나요

이런 궁금증이 있으실 수 있습니다.

키프리스(KIPRIS)에서 키워드 검색하면 공짜인데, 굳이 변리사한테 맡겨야 하나요?

틀린 말은 아닙니다. 키프리스는 특허청이 운영하는 무료 특허 검색 시스템이고, 누구나 접근할 수 있습니다. 실제로 본인 아이디어와 비슷한 특허가 있는지 직접 찾아보시는 분들도 많고요.

그런데 여기서 함정이 있습니다.

선행기술검색은 단순히 "비슷한 게 있냐 없냐"를 찾는 게 아닙니다. 특허 청구항의 구성요소를 분해하고, 각 요소별로 선행기술이 어떻게 조합될 수 있는지까지 봐야 합니다. 심사관은 단일 선행기술 하나만 보는 게 아니라, 두세 개를 결합해서 진보성을 판단하기도 하거든요. 이걸 비전문가가 파악하기는 솔직히 쉽지 않습니다.

최근 상담한 고객 중에 이런 분이 계셨습니다. 스마트폰 앱 기반의 서비스 방식을 개발하셨는데, 직접 키프리스에서 검색해보고 "비슷한 게 없더라"고 하셔서 출원을 진행했습니다. 그런데 심사 과정에서 미국 특허 2건이 결합 인용되면서 진보성 거절이유가 나왔습니다. 해외 선행기술까지는 미처 못 보신 거죠. 결국 보정을 통해 권리범위를 상당히 좁혀서 겨우 등록을 받았습니다. 처음부터 제대로 된 선행기술조사가 이루어졌다면, 전략 자체를 다르게 가져갔을 겁니다.

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선행기술검색이 실제로 하는 일

선행기술조사를 제대로 한다는 건 세 가지 작업이 동시에 이루어지는 겁니다.

• 국내 특허(공개/등록), 실용신안, 해외 특허(미국·일본·유럽·중국 등) 데이터베이스를 교차 검색
• 발명의 핵심 구성요소를 분리하여 각 요소별 선행기술 존재 여부 확인
• 발견된 선행기술과의 차별점을 분석하여 특허 청구항 설계 방향 도출

이 세 가지가 맞물려야 비로소 "이 발명은 출원할 가치가 있다, 혹은 전략을 바꿔야 한다"는 판단이 가능합니다. 단순 키워드 검색으로 끝나는 게 아니라는 거죠.

저는 하루 평균 20건 가량의 상담을 직접 하고 있는데요. 그 중 선행기술조사 없이 이미 출원을 해버린 뒤 거절이유를 받고 찾아오시는 분들이 적지 않습니다. 안타깝게도 그 시점에서는 할 수 있는 게 제한적입니다.

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선행기술조사 결과, 어떻게 활용해야 하나

잠깐 딴 이야기를 했는데, 다시 본론으로 돌아가겠습니다.

선행기술조사는 단순히 "등록 가능하냐 아니냐"를 판단하는 데서 끝나지 않습니다. 오히려 더 중요한 건 그 이후입니다.

선행기술을 분석하면 경쟁사가 어떤 기술을 이미 확보했는지 윤곽이 보입니다. 내 발명이 어디서 차별화될 수 있는지, 어떤 방향으로 청구항을 써야 넓은 권리범위를 가져갈 수 있는지가 보이기 시작하죠. 이걸 특허 전략이라고 부릅니다.

예를 들어 선행기술조사를 통해 경쟁사가 A라는 방식으로 특허를 이미 확보했다는 걸 알면, 내 출원은 B 방식을 중심으로 청구항을 설계하면 됩니다. 이렇게 하면 경쟁사 특허와 충돌 없이 독자적인 권리를 확보할 수 있고, 나중에 사업화 과정에서 분쟁 리스크도 훨씬 줄어듭니다.

무작정 연락부터 주시는 것은 바람직하지 않습니다. 저의 업무 철학을 한번 살펴 보시고, 공감이 되는 경우에만 문의를 부탁 드립니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222176762007

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셀프 선행기술검색, 이것만은 피하세요

셀프 선행기술검색을 하시는 분들이 자주 빠지는 함정이 있습니다.

가장 흔한 실수는 키워드를 너무 좁게 잡는 겁니다. 예를 들어 "스마트 주차 관리 시스템"을 발명하셨다면, 키프리스에서 그 단어 그대로 검색하시는 분들이 많습니다. 그런데 심사관은 "주차 제어 장치", "차량 위치 감지 방법" 같은 전혀 다른 키워드로 등록된 선행기술도 인용합니다. 특허는 제목이나 키워드로 분류되는 게 아니라 기술적 구성으로 판단되기 때문입니다.

참, 이 부분은 IPC 분류코드(국제특허분류)를 활용한 검색과 연결되는 이야기인데, 이건 별도로 다룰 기회를 만들어 보겠습니다.

두 번째 함정은 공개 특허만 보는 겁니다. 출원 후 18개월이 지나야 공개가 되기 때문에, 현재 심사 중인 특허는 검색에 잡히지 않습니다. 내가 출원하는 시점에 유사한 특허가 이미 심사 대기 중일 수 있다는 뜻입니다. 이 부분은 어떤 도구로도 완벽히 피하기 어렵습니다만, 경험 있는 변리사라면 이를 감안한 전략을 짭니다.

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선행기술검색을 의뢰할 때 확인할 것

변리사에게 선행기술조사를 맡기기로 하셨다면, 한 가지만 꼭 확인하십시오.

조사 결과를 단순히 "유사 특허 목록"으로만 주는 곳인지, 아니면 그 결과를 바탕으로 출원 전략까지 함께 제시해주는 곳인지를 확인하세요. 전자는 검색 대행이고, 후자가 진짜 선행기술분석입니다.

19년 동안 이 일을 하면서 느끼는 건, 선행기술조사 단계에서 충분한 시간을 쓴 출원은 이후 심사 과정이 훨씬 순탄하다는 겁니다. 거절이유가 나와도 대응 논리가 이미 준비되어 있거든요. 반면 이 단계를 대충 넘어간 출원은 심사 과정에서 사방이 막히는 경우가 많습니다.

"인생 길다, 짧게 생각하지 말자." 출원 전 선행기술조사에 조금 더 시간을 쓰는 게 결국 훨씬 빠른 길입니다.

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정리 드리면,

특허선행기술검색은 단순 키워드 검색이 아니라 출원 전략의 출발점이고, 이 단계를 소홀히 하면 출원 비용과 시간 모두를 날릴 수 있습니다. 셀프 검색의 한계는 분명히 있고, 특히 해외 선행기술과 IPC 분류 기반 검색까지 포함한 조사가 이루어져야 실질적인 의미가 있습니다.

정도를 기억하시면 좋겠습니다.

당장 상담이 필요하신 분들은 아래 알려 드리는 링크를 통해 연락 주셔도 좋습니다. 최선의 방법을 찾아 드리겠습니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222180460017

감사합니다.