안녕하세요
특허법인 테헤란 대표 변리사 윤웅채입니다.
미국특허침해소송 관련 문의가 요즘 부쩍 늘었습니다. 단순히 "우리 제품이 미국 특허를 침해했다는 경고장을 받았는데 어떻게 해야 하나요?" 라는 질문부터, 반대로 "미국에서 우리 특허를 누군가 침해하고 있는데 소송을 걸 수 있나요?" 까지. 상황은 달라도, 공통점이 하나 있습니다.
대부분 너무 늦게 연락을 주신다는 거죠.
경고장 한 장이 날아온 날
최근 상담한 분 이야기를 잠깐 드릴게요. 국내에서 꽤 잘 나가는 IT 스타트업 대표님이었는데, 미국 현지 파트너사를 통해 제품을 유통하다가 어느 날 갑자기 미국 로펌 레터헤드가 찍힌 경고장을 받으셨습니다. 내용은 간단했습니다. "우리 특허를 침해하고 있으니 즉시 중단하고 합의금을 내라."
청천벽력이죠. 당연히.
문제는 그 경고장을 받은 게 이미 3개월 전이었다는 겁니다. 너무 무서워서 일단 덮어뒀다가, 상대방 로펌에서 두 번째 레터가 왔을 때서야 저에게 연락을 주셨더군요. 3개월이라는 시간이 그냥 날아간 겁니다. 미국특허침해소송에서 시간은 곧 돈이고, 협상력입니다.
이런 분들을 볼 때마다 참 안타깝습니다. 겁이 나는 건 이해합니다. 그러나, 무시하거나 미루는 것은 절대 해결책이 아닙니다.
미국특허침해소송, 국내 소송과 뭐가 다른가
솔직히 말씀드리면, 차원이 다릅니다.
국내 특허침해 소송과 미국 소송을 같은 선상에 놓고 비교하는 것 자체가 무리입니다. 몇 가지만 짚어드릴게요.
- 소송 비용: 미국 특허침해소송은 단순한 사건도 수억 원, 복잡한 사건은 수십억 원의 비용이 발생합니다. 국내 특허 소송과는 스케일 자체가 다릅니다.
- 디스커버리(Discovery) 제도: 미국에는 상대방의 내부 자료, 이메일, 설계 문서까지 강제로 제출하게 하는 증거개시 절차가 있습니다. 한국 기업들이 가장 당황하는 부분입니다. 준비가 안 된 상태에서 이 절차에 들어가면 회사 내부 기밀이 통째로 노출될 수 있습니다.
- 배심원 제도: 기술을 잘 모르는 일반인 배심원들이 평결을 내립니다. 기술적 사실보다 스토리텔링이 중요해지는 이유입니다.
그리고 무엇보다, 손해배상액의 규모가 다릅니다. 미국 법원은 고의 침해(Willful Infringement)로 판단되면 손해배상액의 최대 3배까지 징벌적 배상을 명할 수 있습니다. 이게 현실입니다.
경고장을 받았을 때, 첫 48시간이 중요합니다
경고장을 받으면 제일 먼저 하고 싶은 게 뭔지 아십니까? 상대방한테 바로 연락해서 "우리는 침해한 적 없다"고 해명하는 겁니다.
하지 마십시오.
이건 러시안 룰렛이나 마찬가지입니다. 경고장에 대한 답변 하나하나가 나중에 법정에서 증거로 활용될 수 있습니다. 선의로 보낸 이메일 한 통이 "고의 침해를 인정한 정황"으로 둔갑하는 일이 실제로 있습니다. 미국 소송 실무에서 흔한 함정입니다.
경고장을 받은 직후 해야 할 일은 딱 세 가지입니다. 해당 특허번호를 확인하고, 관련 제품·서비스의 내부 자료를 보존하며, 전문가에게 연락하는 것. 그게 전부입니다.
잠깐 딴 이야기를 했는데, 다시 본론으로 돌아가면 — 경고장 대응에서 가장 먼저 해야 할 것은 상대방 특허의 무효 가능성 검토와 비침해 논리 구성입니다. 이 두 가지가 협상 테이블에서의 무기입니다.
아래의 공지글에는 제가 운영하는 법인 및 저의 개인적인 생각이 포함되어 있습니다. 이 글 정도는 꼭 한번 읽어 보시고 선택을 고민해 보시기 바랍니다.
소송까지 가야 하는가, 합의가 나은가
19년 동안 수많은 분쟁 사건을 다루면서 느낀 것이 있습니다. 소송은 최후의 수단이어야 한다는 것. 미국특허침해소송은 특히 그렇습니다.
상대방이 NPE(Non-Practicing Entity), 흔히 특허 괴물이라고 부르는 곳이라면 이야기가 조금 다릅니다. 이들은 제품을 만들지 않고 특허를 무기로 합의금만 노리는 집단입니다. 이런 경우에는 무효심판(IPR, Inter Partes Review)을 활용한 특허 무력화 전략이 오히려 효과적일 수 있습니다.
반면, 실제 경쟁사가 소송을 제기한 경우라면 상황이 복잡해집니다. 상대방도 잃을 게 있기 때문에 협상 여지가 더 넓습니다. 크로스 라이선스, 합의금 조정, 설계 변경을 통한 비침해 구성 등 다양한 출구가 존재합니다.
글쎄요, 어느 쪽이 낫다고 딱 잘라 말하기는 어렵습니다. 케이스마다 다릅니다. 그러나 한 가지는 분명합니다. 아무것도 안 하는 것이 가장 나쁜 선택이라는 것.
반대로, 내 특허가 침해당하고 있다면
이 부분도 질문을 많이 받습니다. "우리가 미국에 특허를 가지고 있는데, 미국 경쟁사가 우리 기술을 베끼고 있는 것 같습니다. 어떻게 해야 하나요?"
우선, 미국 특허를 보유하고 있어야 합니다. 당연한 말 같지만, 한국 특허만 가지고 있으면서 미국에서 침해를 주장할 수는 없습니다. 이 기초적인 부분을 간과하고 계신 분들이 생각보다 많습니다.
미국 특허를 보유하고 있다면, 침해 여부를 분석한 뒤 경고장 발송부터 시작하는 게 통상적입니다. 상대방이 중소기업이라면 경고장 단계에서 합의로 끝나는 경우도 많습니다. 대기업이 상대라면 ITC(국제무역위원회) 제소라는 카드도 있습니다. ITC는 특허 침해 제품의 미국 수입 자체를 막을 수 있는 강력한 수단입니다.
사실 이 부분은 공격과 방어 전략이 서로 맞물려 있어서, 별도 컬럼으로 따로 정리해 드릴 예정입니다.
결국, 준비가 전부입니다
미국특허침해소송에서 가장 많이 후회하는 순간은 소송이 시작된 뒤가 아닙니다. "왜 미국 특허를 미리 출원해두지 않았을까", "왜 경쟁사 특허를 사전에 모니터링하지 않았을까" 하는 후회가 훨씬 더 쓰라립니다.
부메랑이 되어 돌아오는 겁니다. 국내에서만 잘 팔리던 제품이 미국 시장에 진출하는 순간, 그동안 신경 쓰지 않았던 특허 문제가 한꺼번에 터지는 경우를 저는 수도 없이 봤습니다.
미국 시장 진출을 준비 중이시거나, 이미 진출해 계신데 특허 리스크 검토를 한 번도 해보지 않으셨다면 — 지금이 적기입니다. 침해 경고장을 받고 나서 움직이는 것과, 미리 준비하는 것은 비용과 결과 모두에서 하늘과 땅 차이입니다.
꼭 저가 아니더라도, 미국 특허 실무 경험이 있는 변리사를 통해서 사전 리스크 점검을 받아보시는 것을 강하게 권고 드립니다.
저의 생각과 업무철학에 동의하신다면 문의 주셔도 좋습니다. 가장 정확하고, 신속한 길을 알려 드리겠습니다.
감사합니다.
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