안녕하세요.
특허법인 테헤란, 윤 변리사입니다.
"특허 진보성"이라는 단어를 검색하셨을 정도면, 이미 단순히 특허를 내고 싶다는 수준을 넘어서 어느 정도 공부를 하신 분이라고 봅니다.
진보성. 변리사 19년 하면서 이 단어 때문에 울고 웃은 사람이 얼마나 많은지 모릅니다.
진보성, 왜 이게 문제가 되는 걸까요
솔직히 말씀드리면, 특허 거절 사유 중에 진보성 문제가 차지하는 비율이 압도적입니다. 제가 하루 평균 20건 상담을 진행하면서 체감하는 수치로는, 거절통지를 받은 분들의 70% 이상이 진보성 거절을 받으셨더군요.
신규성 거절은 그나마 단순합니다. 동일한 발명이 이미 공개되어 있으면 거절. 논리가 명확하죠.
그런데 진보성은 다릅니다.
그 발명이 기존 기술들과 비교했을 때, 해당 분야의 통상적인 기술자가 쉽게 생각해낼 수 있는 것이냐.
이게 진보성의 핵심입니다. 문제는 '쉽게 생각해낼 수 있는 것'이라는 기준이 얼마나 주관적이냐는 거죠. 심사관마다 다르고, 심판관마다 다르고, 판사마다 다릅니다. 그래서 진보성 싸움은 실력 싸움입니다. 논리 싸움이기도 하고요.
진보성이 없다고 거절당한다는 것, 실제로 어떤 상황인가요
최근 상담한 고객 중에 이런 분이 계셨습니다.
스타트업을 운영하시는 대표님인데, 본인 서비스에 쓰이는 알고리즘 방식을 특허로 냈다가 거절통지를 받으셨어요. 특허청 심사관이 내린 거절 이유는 이렇습니다.
인용발명 A와 인용발명 B를 결합하면 출원인의 발명에 이를 수 있으므로, 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있다.
이 문장 하나가 그분에게는 청천벽력이었습니다. 2년 가까이 개발한 기술인데, 특허청에서는 기존 기술 두 개를 붙이면 나오는 거 아니냐고 한 거죠.
이런 상황에서 제대로 된 대응을 못 하면 특허는 그냥 거절로 확정됩니다. 출원 비용도 날리고, 더 중요한 건 그 기술이 공개된 상태로 남는다는 겁니다. 나중에 다시 출원하려 해도 본인 것이 선행기술이 되어버리는 아이러니한 상황이 생기기도 합니다.
진보성 판단, 어떤 기준으로 이루어지나요
특허청 심사관이 진보성을 부정할 때는 보통 이런 논리를 씁니다.
선행기술 하나(또는 여러 개)를 제시하면서, "이것들을 조합하면 출원인의 발명이 나온다"는 거죠. 여기서 중요한 포인트가 두 가지입니다.
첫 번째는 '조합의 동기' 입니다. 선행기술들을 결합할 만한 이유나 암시가 있었느냐. 그냥 아무 기술이나 갖다 붙이는 건 안 됩니다. 결합할 이유가 선행기술 어딘가에 나와 있어야 해요.
두 번째는 '예측하지 못한 효과' 입니다. 설령 기존 기술들을 조합할 수 있다 하더라도, 그 조합으로는 예상하기 어려운 효과가 발명에 있다면 진보성이 인정될 수 있습니다. 이게 반박의 핵심 무기가 되는 경우가 많습니다.
문제는 이 두 가지를 어떻게 논리적으로 설득하느냐인데, 여기서 변리사의 역량 차이가 극명하게 드러납니다. 같은 발명을 두고도 진보성 거절을 극복하는 사람이 있고, 그냥 포기하는 사람이 있습니다. 단순히 "우리 발명은 다릅니다"라고 우기는 건 심사관을 설득하지 못합니다.
무작정 연락부터 주시는 것은 바람직하지 않습니다. 저의 업무 철학을 한번 살펴 보시고, 공감이 되는 경우에만 문의를 부탁 드립니다.
진보성 거절, 셀프로 대응하면 어떻게 될까요
이 부분에서 저는 진심으로 말씀드립니다.
진보성 거절에 대한 의견서 제출을 셀프로 하시는 분들이 간혹 계십니다. 인터넷에 의견서 양식도 있고, 어떻게 쓰는지 정보도 있으니까요. 그런데 결과는 거의 대부분 거절 확정입니다.
왜냐고요? 진보성 의견서는 단순히 "우리 발명은 선행기술과 다릅니다"를 설명하는 문서가 아닙니다. 심사관이 제시한 인용발명의 구성을 하나하나 분해해서, 출원 발명의 어느 구성요소와 대응되는지 분석하고, 차이점이 무엇인지, 그 차이점이 왜 통상의 기술자가 쉽게 도달할 수 없는 것인지를 기술적 논리로 설득해야 합니다.
뭐 그런 거죠. 법정에서 본인이 직접 변론하는 것과 비슷한 상황입니다.
러시안 룰렛 같은 셀프 대응으로 귀한 특허를 날리지 마십시오. 한 번 거절이 확정되면 돌이킬 수 없습니다. 그때 저를 찾아오셔도 이미 늦은 경우가 많습니다.
처음 출원할 때부터 진보성을 고려해야 합니다
사실 이게 더 중요한 이야기입니다.
진보성 거절을 받고 나서 대응을 잘 하는 것도 중요하지만, 처음 출원 명세서를 작성할 때부터 진보성을 염두에 두고 청구항을 설계해야 합니다. 단추를 잘못 끼우면 나중에 아무리 잘 꿰매도 옷이 이상해지는 것처럼, 처음 설계가 틀어지면 의견서 단계에서 할 수 있는 게 없어집니다.
진보성 측면에서 강한 특허를 만들기 위해 제가 신경 쓰는 것들이 있습니다.
- 발명의 기술적 과제와 해결수단을 명확히 연결할 것
- 선행기술 조사를 먼저 충분히 하고, 차별점을 청구항에 녹여낼 것
- 단순 결합으로 보이지 않도록 구성요소 간의 유기적 관계를 명세서에 상세히 기재할 것
월 100건 이상의 출원을 관리하면서 쌓은 노하우가 여기에 있습니다. 같은 아이디어라도 어떻게 명세서를 쓰느냐에 따라 진보성 인정 여부가 달라집니다. 이건 경험 없이는 절대 알 수 없는 영역입니다.
진보성 거절, 포기가 답이 아닙니다
인생 길다, 짧게 생각하지 마십시오.
진보성 거절을 받으셨다고 해서 그 발명이 특허받을 수 없다는 뜻이 아닙니다. 제대로 된 의견서로 극복이 되는 경우도 있고, 청구항을 보정해서 범위를 조정하는 방법도 있습니다. 심판까지 가서 뒤집히는 경우도 있고요.
저에게 오시는 분들 중 상당수가 다른 곳에서 진보성 거절을 받고 포기하려다 마지막으로 찾아오신 분들입니다. 그분들 중 상당수가 결국 등록에 성공하셨습니다. 아직 성공하지 못한 것이지, 실패가 아닙니다.
정리 드리면,
진보성이란 기존 기술들을 결합했을 때 통상의 기술자가 쉽게 도달할 수 없는 발명이어야 한다는 요건이고,
거절을 받았다면 조합의 동기 부정과 예측 못한 효과 주장이 반박의 핵심이며,
처음 출원 단계부터 진보성을 고려한 청구항 설계가 이루어져야 나중에 대응 여지가 생긴다.
이 세 가지를 기억하시면 좋겠습니다.
저의 생각과 업무철학에 동의하신다면 문의 주셔도 좋습니다. 가장 정확하고, 신속한 길을 알려 드리겠습니다.
감사합니다.
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