특허청구항해석, 심사관이 이렇게 읽습니다 (발명가 필독)

특허청구항해석 이라는 단어를 검색하셨을 정도이면, 이미 어느 정도 공부를 하셨을 것으로 예상됩니다.

아마 이런 상황이실 거라 생각합니다.

특허를 출원했거나, 혹은 경쟁사의 특허를 보다가 "이 특허가 나한테 걸리는 건가, 아닌가"가 궁금해지신 거겠죠. 또는 특허 분쟁에 휘말렸거나, 막 등록된 자사 특허가 실제로 얼마나 강한 권리인지 알고 싶으신 경우도 많습니다.

어느 쪽이든, 청구항 해석은 특허의 핵심 중의 핵심입니다.

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청구항이 뭔지부터 짚고 넘어가겠습니다

특허 명세서를 열어보면 발명의 설명, 도면, 그리고 청구범위로 구성되어 있습니다. 이 중에서 실제 법적 권리의 범위를 결정하는 것은 오직 청구범위(Claims) 입니다.

발명의 설명이 아무리 길고 상세해도, 청구범위에 적히지 않은 내용은 권리로 보호받지 못합니다. 쉽게 말해, 명세서 본문은 설명서고 청구범위는 등기부등본 같은 겁니다. 내 땅이 어디까지인지는 등기부등본을 봐야 알 수 있는 것처럼, 특허권이 어디까지 미치는지는 청구항을 봐야 합니다.

그런데 이 청구항이라는 게, 읽어보면 한 문장이 A4 한 장을 가득 채우는 경우도 있습니다. 전문가가 아니면 읽다가 포기하는 경우가 대부분이죠. 그래서 많은 분들이 청구항 해석을 대충 넘기거나, 잘못 이해한 채 사업을 진행하다가 낭패를 보십니다.

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청구항 해석, 어떻게 하는 건가

청구항 해석에는 크게 두 가지 원칙이 작동합니다.

구성요소 완비의 원칙(All Elements Rule) 이 첫 번째입니다. 청구항에 적힌 모든 구성요소를 침해 제품이나 방법이 다 포함하고 있어야 침해가 성립한다는 원칙입니다. 하나라도 빠지면, 원칙적으로는 침해가 아닙니다.

두 번째는 균등론(Doctrine of Equivalents) 입니다. 청구항의 문언 그대로는 아니더라도, 실질적으로 동일한 기능을 동일한 방식으로 수행해서 동일한 결과를 낸다면 침해로 볼 수 있다는 원칙입니다. 이게 왜 중요하냐면, 경쟁사가 청구항 문언을 살짝 비틀어서 빠져나가려 할 때 균등론으로 막을 수 있기 때문입니다.

솔직히 말하면, 이 두 원칙의 적용이 생각보다 훨씬 복잡합니다. 실무에서는 특허청 심사관도, 법원 판사도, 변리사들도 의견이 갈리는 경우가 비일비재합니다. 그만큼 청구항 해석은 단순한 독해의 문제가 아닙니다.

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출원 경과금반언, 이걸 모르면 큰일 납니다

잠깐 조금 어려운 이야기를 해야 할 것 같습니다. 그런데 이건 정말 중요합니다.

특허를 출원하고 심사를 받는 과정에서, 심사관이 거절이유를 통지하면 출원인이 의견서나 보정서를 제출해서 대응하게 됩니다. 이 과정에서 청구항의 범위를 좁히거나 특정 해석을 인정하는 주장을 했다면, 나중에 분쟁에서 그 범위를 다시 넓게 주장할 수 없습니다.

이것을 출원 경과금반언(File Wrapper Estoppel) 이라고 합니다.

실제 사례를 하나 말씀드릴게요. 몇 년 전에 저를 찾아오신 중소기업 대표님이 계셨습니다. 경쟁사가 자사 제품을 특허 침해로 경고장을 보내왔는데, 처음엔 청구항만 보면 침해인 것 같아서 굉장히 당황하셨죠. 그런데 출원 경과를 꼼꼼히 살펴봤더니, 해당 특허권자가 심사 과정에서 스스로 권리범위를 좁히는 주장을 해놓은 겁니다. 결국 그 경고장은 근거가 없는 것으로 정리됐습니다.

청구항 자체만 보면 무서워 보이는 특허도, 출원 이력을 보면 생각보다 약한 경우가 많습니다. 반대로, 청구항이 짧고 단순해 보여도 출원 이력을 보면 상당히 강한 권리인 경우도 있고요.

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내 특허 청구항이 약하다면, 이미 늦은 건가

다시 본론으로 돌아가면, 이 질문을 정말 많이 받습니다.

이미 특허가 등록됐는데, 청구항이 너무 좁게 잡혀서 경쟁사를 막을 수가 없을 것 같습니다. 이제 어떻게 해야 하나요?

인생 길다, 짧게 생각하지 말자는 게 제 평소 생각인데, 특허도 마찬가지입니다. 등록이 됐다고 해서 끝이 아닙니다.

분할출원이라는 제도가 있습니다. 원출원의 출원일을 소급해서 유지하면서, 다른 청구항 구성으로 새로운 특허를 출원할 수 있는 제도입니다. 또한, 정정심판을 통해 등록된 청구항의 범위를 정리할 수도 있습니다. 물론 넓히는 것은 불가능하지만, 불명확한 부분을 정비해서 권리를 명확히 하는 것은 가능합니다.

처음 출원할 때 청구항 설계를 잘못했더라도, 할 수 있는 방법들이 있습니다. 포기하지 마십시오.

단순한 대리를 찾는 분이 아닌, 장기적인 윈윈 관계를 원하는 분들을 전 좋아합니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222176805543

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청구항 해석이 실제 분쟁에서 얼마나 중요한가

법원에서 특허 침해 소송이 벌어지면, 사실상 싸움의 절반 이상이 청구항 해석 싸움입니다.

원고 측 변리사는 청구항을 넓게 해석해서 피고 제품이 침해 범위에 들어온다고 주장하고, 피고 측 변리사는 청구항을 좁게 해석해서 자사 제품은 해당하지 않는다고 맞섭니다. 그 해석의 기준이 되는 것이 명세서 본문, 도면, 그리고 출원 경과 기록입니다.

19년 동안 수많은 특허 분쟁 사건을 보면서 느낀 건, 청구항 해석 싸움에서 지는 쪽은 대부분 처음 출원할 때 청구항을 제대로 설계하지 못한 경우라는 겁니다. 강한 청구항은 출원 단계에서 만들어집니다. 분쟁이 터진 다음에는 이미 주어진 패로 게임을 해야 하는 상황이 됩니다.

글쎄요, 이걸 미리 알고 출원하는 분이 얼마나 될까요. 대부분은 일단 등록만 받으면 된다는 생각으로 진행하다가, 막상 경쟁사가 치고 들어오면 그때서야 내 청구항이 얼마나 허술했는지 알게 됩니다. 그리고 눈물을 흘리며, 그때서야 저를 찾아오시는 거죠.

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청구항 해석, 혼자 하려 하지 마십시오

결론적으로 드리고 싶은 말씀은 이겁니다.

청구항 해석은 특허 실무에서 가장 어려운 영역 중 하나입니다. 변리사들도 의견이 갈리고, 법원도 판례가 계속 바뀝니다. 경쟁사 특허를 검토해서 침해 여부를 판단하거나, 자사 특허의 권리 강도를 평가하거나, 분쟁 가능성을 사전에 차단하는 일 모두 전문가의 손을 거쳐야 합니다.

셀프로 청구항을 읽고 "아, 이건 우리 제품이랑 다르네"라고 판단했다가, 나중에 침해 소송을 당하는 경우를 저는 너무 많이 봤습니다. 반대로, 경쟁사 특허가 무서워서 사업을 포기했는데 알고 보면 그 청구항이 자사 제품에는 미치지 않는 경우도 있었습니다. 러시안 룰렛 같은 판단을 혼자서 하지 마십시오.

꼭 저가 아니더라도, 특허 분쟁 경험이 있는 변리사에게 청구항 해석을 의뢰하시는 것을 강하게 권합니다.

저의 생각과 업무철학에 동의하신다면 문의 주셔도 좋습니다. 가장 정확하고, 신속한 길을 알려 드리겠습니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222180460017

감사합니다.