특허거절이유서대응 이라는 단어를 검색하셨을 정도이면, 이미 특허청으로부터 거절이유통지서를 받으셨거나, 혹은 그 가능성을 미리 대비하고 싶으신 분일 겁니다.
솔직히 말씀드리면, 거절이유통지서를 처음 받는 분들 대부분이 당황하십니다. 문서 자체가 법률 용어로 가득 차 있고, 기한도 촉박하게 느껴지고. 뭔가 큰일이 난 것 같은 느낌. 그 심정, 저는 충분히 압니다.
안녕하세요.
특허법인 테헤란, 윤 변리사입니다.
19년 동안 수천 건의 특허를 다루면서, 거절이유통지서 대응만 해도 아마 수백 건은 넘게 처리했을 겁니다. 오늘은 그 경험을 바탕으로, 거절이유서를 받으셨을 때 무엇을 어떻게 해야 하는지 정리해 드리겠습니다.
거절이유통지서, 그게 뭔가요?
특허청 심사관이 출원된 특허를 검토한 뒤, "이 출원은 현재 상태로는 등록을 허락하기 어렵다"는 의견을 서면으로 통보하는 문서입니다.
받으셨다고 해서 끝난 게 아닙니다. 이 시점은 오히려 등록을 향한 협상의 시작점이라고 보시는 게 맞습니다.
거절이유에는 크게 두 가지 흐름이 있습니다. 하나는 신규성·진보성 부족을 이유로 한 거절이고, 다른 하나는 기재 불비 즉, 명세서 작성 방식의 문제입니다. 이 두 가지는 대응 방법이 전혀 다릅니다. 그런데 많은 분들이 이걸 구분하지 못하고 대응을 잘못하시는 경우가 많더군요.
기한을 놓치면 진짜 끝납니다
거절이유통지서에는 반드시 의견서 제출 기한이 명시되어 있습니다.
통상 2개월. 연장 신청을 하면 최대 4개월까지 늘릴 수 있습니다.
이 기한을 넘기면 어떻게 될까요? 출원이 그대로 거절 확정됩니다. 재심사 신청이나 심판 청구 같은 구제 수단이 아예 없는 건 아닙니다만, 추가 비용과 시간이 들고 성공 가능성도 낮아집니다. 처음부터 기한 내에 제대로 된 대응을 하는 것이 훨씬 낫습니다.
최근 상담한 고객 중에 이런 분이 계셨습니다. 거절이유통지서를 받고 "뭔가 해결이 되겠지"라고 방치하다가 기한을 넘겨버린 케이스였습니다. 결국 해당 출원은 거절 확정이 됐고, 처음부터 다시 출원해야 하는 상황이 됐습니다. 출원일도 새로 시작이니, 선출원 우선권도 사라진 거죠. 안타까운 사례입니다.
기한 관리. 이것만큼은 절대 소홀히 하시면 안 됩니다.
의견서와 보정서, 뭐가 다른가요?
거절이유에 대응하는 방법은 두 가지입니다.
의견서는 심사관의 판단에 대해 반박하는 문서입니다. "심사관님이 제시한 선행기술과 제 발명은 이러이러한 이유로 다릅니다"라고 논리적으로 주장하는 거죠.
보정서는 청구항이나 명세서 자체를 수정하는 문서입니다. 청구항의 범위를 좁히거나, 불명확한 표현을 정정하는 방식으로 거절이유를 해소하는 방법입니다.
실무에서는 이 두 가지를 동시에 제출하는 경우가 대부분입니다. 의견서로 반박하면서, 만약을 대비해 보정서로 청구항을 조정하는 거죠. 어느 쪽에 무게를 두느냐는 거절이유의 성격과 선행기술의 내용에 따라 달라집니다. 그래서 경험이 중요합니다.
셀프 대응, 가능은 합니다. 그런데 현실은 이렇습니다
인터넷에 보면 "거절이유 셀프 대응 성공 후기"가 꽤 나옵니다.
그거 아시나요? 그 후기들은 거절이유가 단순한 기재 불비였거나, 운 좋게 청구항 범위 조정만으로 해결된 케이스들입니다. 진보성 거절처럼 심사관과 치열하게 논리 싸움을 해야 하는 케이스에서 셀프 대응으로 성공하는 경우는 솔직히 드뭅니다.
더 큰 문제는, 보정서를 잘못 제출하면 청구항 범위가 지나치게 좁아져버린다는 겁니다. 등록은 됐는데 권리범위가 너무 좁아서 실질적인 보호를 받지 못하는 상황. 이게 어떤 의미인지 아시겠죠?
특허 등록 자체가 목적이 아니라, 사업을 지키는 권리를 얻는 게 목적이어야 합니다. 등록 도장만 받아놓고 정작 경쟁사가 유사 제품을 내놓아도 막을 수 없다면, 그 특허는 종이 한 장에 불과합니다.
아래의 공지글에는 제가 운영하는 법인 및 저의 개인적인 생각이 포함되어 있습니다. 이 글 정도는 꼭 한번 읽어 보시고 선택을 고민해 보시기 바랍니다.
거절이유 대응에서 진짜 중요한 것
진보성 거절의 경우, 심사관이 제시하는 선행기술 문헌을 정확히 분석하는 것이 출발점입니다.
선행기술과 내 발명의 차이점을 어디서 찾을 것인가. 이 부분에서 변리사의 경험이 결정적으로 갈립니다. 같은 거절이유통지서를 받아도, 어떤 변리사는 "이건 어렵습니다"라고 포기를 권하고, 어떤 변리사는 논리를 새로 짜서 등록을 이끌어냅니다.
저에게 오시는 분들 중 상당수가, 다른 사무소에서 "이건 등록 어렵다"는 말을 듣고 오신 분들입니다. 그분들과 함께 다시 들여다보면, 대응 가능한 논리가 나오는 경우가 꽤 있습니다. 포기도 실패도 없다는 말, 저는 진심으로 그렇게 생각합니다.
물론, 처음부터 제대로 된 명세서를 작성해서 거절이유 자체를 최소화하는 것이 최선입니다. 하지만 이미 거절이유를 받으셨다면, 지금 당장 할 수 있는 최선의 대응을 찾는 것이 중요합니다.
거절결정을 받은 경우에는 어떻게 하나요?
의견서를 제출했는데도 심사관이 받아들이지 않으면 거절결정이 내려집니다.
이 단계에서 선택지는 두 가지입니다.
- 재심사 청구: 보정서를 첨부해서 다시 심사를 요청하는 방법. 비교적 빠르고 비용이 적습니다.
- 거절결정불복심판: 특허심판원에 심판을 청구하는 방법. 시간과 비용이 더 들지만, 심사관의 판단을 뒤집을 수 있는 더 강력한 수단입니다.
어느 쪽을 선택할지는 발명의 가치, 사업적 필요성, 그리고 거절 이유의 성격을 종합적으로 판단해야 합니다. 단순히 "더 싼 방법"으로 결정하면 나중에 후회하는 경우가 생깁니다.
거절이유통지서를 받으셨다면, 당황하지 마십시오.
아직 끝난 게 아닙니다. 기한 내에 제대로 된 대응을 하면 충분히 극복 가능한 경우가 많습니다. 다만, 혼자 처리하려다 청구범위를 지나치게 좁혀버리거나, 기한을 놓치는 실수만큼은 피하셔야 합니다.
꼭 저가 아니더라도, 경험 있는 변리사를 통해서 진행하시는 것을 추천 드립니다.
당장 상담이 필요하신 분들은 아래 알려 드리는 링크를 통해 연락 주셔도 좋습니다. 최선의 방법을 찾아 드리겠습니다.
감사합니다.
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