특허신청, 시제품 없어도 신청 가능한가요?

안녕하세요.

특허법인 테헤란, 윤웅채 변리사입니다.

"특허신청"이라는 단어를 검색하셨을 정도면, 이미 어느 정도 머릿속에 아이디어 하나쯤은 잡혀 있는 상태일 겁니다. 그리고 그 아이디어를 어떻게 지켜야 할지, 막막하신 분도 계실 거고요.

오늘은 특허신청을 처음 고민하는 분들이 가장 자주 틀리는 지점들을 중심으로 이야기해보려 합니다. 절차 설명보다는, 제가 19년간 상담하면서 실제로 목격한 실수들 위주로요.

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특허신청, 사실 시작이 가장 어렵습니다

솔직히 말씀드리면, 특허신청 자체는 그렇게 복잡한 절차가 아닙니다. 특허청 사이트에 들어가면 양식도 있고, 설명도 있습니다. 문제는 그 이후입니다.

특허는 "신청했다"는 사실보다, "어떻게 신청했느냐" 가 전부입니다. 같은 아이디어라도 명세서를 어떻게 작성하느냐에 따라 권리 범위가 10배 이상 차이 납니다. 좁게 쓰면 경쟁사가 살짝 비틀어서 그대로 써먹고, 넓게 쓰면 심사관이 거절합니다. 그 사이 어딘가를 찾아내는 게 변리사의 일이고요.

하루에 20건 가까이 상담을 진행하다 보면, "특허 냈는데 아무 쓸모가 없어요"라는 말을 정말 자주 듣습니다. 이미 등록까지 완료된 특허인데, 권리 범위가 너무 좁아서 경쟁사가 조금만 바꿔도 침해가 안 된다는 거죠. 눈물을 흘리며, 그때서야 변리사를 찾아올 뿐이죠.

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"등록"과 "권리"는 다른 이야기입니다

많은 분들이 착각하시는 부분입니다. 특허 등록 = 내 발명이 보호된다, 이렇게 생각하시는데요. 반은 맞고 반은 틀립니다.

등록은 됐지만 권리 범위가 형편없는 특허는, 사실상 없는 것과 같습니다. 오히려 발명 내용이 세상에 공개만 되고 보호는 못 받는 최악의 상황이 되기도 합니다. 특허는 공개를 대가로 독점권을 주는 구조인데, 독점권이 제대로 설정되지 않으면 공개만 한 꼴이 되는 거죠.

최근 상담한 고객 중에, 이미 특허를 셀프로 출원해 두셨던 분이 계셨습니다. 등록은 받으셨는데, 청구항이 너무 구체적으로 작성돼 있어서 경쟁사가 구성 하나만 바꿔도 침해를 피해갈 수 있는 상태였습니다. 결국 그 특허는 재출원을 검토해야 하는 상황이 됐고, 처음부터 제대로 했더라면 발생하지 않았을 비용과 시간이 추가로 들어가게 됐습니다.

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셀프 특허신청, 해도 되는 걸까요?

가끔 "직접 해봤는데 어렵지 않던데요"라고 하시는 분들이 있습니다. 글쎄요. 특허청에 서류를 접수하는 것 자체는 어렵지 않습니다. 그건 맞습니다.

문제는 그 서류 안에 담긴 내용입니다.

특허 명세서에는 청구항, 발명의 설명, 도면 등이 들어가는데, 이것들이 법적 문서입니다. 계약서를 혼자 쓰는 것과 비슷합니다. 형식은 맞출 수 있어도, 법적으로 유효하고 강력한 내용을 담는 건 완전히 다른 차원의 이야기입니다.

제가 지금까지 수천 건의 특허를 다뤄오면서, 셀프 출원 후 제대로 된 권리를 확보하신 분은 손에 꼽을 정도였습니다. 특허 분야에 오랜 경험이 있는 분이 아닌 이상, 솔직히 추천 드리기 어렵습니다. 하려면 처음부터 제대로, 그게 훨씬 경제적입니다.

단순한 대리를 찾는 분이 아닌, 장기적인 윈윈 관계를 원하는 분들을 전 좋아합니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222176805543

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특허신청 전에 반드시 거쳐야 할 단계

특허청에 서류를 넣기 전에, 반드시 선행기술 조사를 해야 합니다. 이미 비슷한 특허가 있는지 확인하는 작업인데요. 이걸 건너뛰고 출원했다가 거절 통지를 받는 경우가 생각보다 많습니다.

특허 심사는 평균 1년 6개월이 걸립니다. 그 시간을 기다렸다가 거절이 나오면, 처음부터 다시 시작해야 합니다. 비용도 비용이지만, 그 사이에 경쟁사가 비슷한 제품을 먼저 시장에 내놓을 수도 있습니다. 시간이 곧 돈인 사업에서, 이 손실은 단순히 수백만 원으로 계산되지 않습니다.

선행기술 조사를 바탕으로 등록 가능성을 먼저 검토한 뒤, 그 결과를 토대로 명세서 전략을 세우는 것이 순서입니다. 저희 사무소에서는 이 검토 과정을 무료로 진행하고 있습니다. 진행 여부를 결정하기 전에 한 번 받아보시는 것을 권합니다.

잠깐 딴 이야기를 했는데, 다시 본론으로 돌아오면, 결국 특허신청에서 가장 중요한 건 타이밍과 전략 두 가지입니다.

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특허신청 타이밍, 언제가 맞는가

아이디어가 완성되면 그때 신청하면 되지 않나요?

이렇게 생각하시는 분들이 많습니다. 그런데 특허는 먼저 신청한 사람이 권리를 갖는 선출원주의 원칙이 적용됩니다. 아이디어가 완벽하게 다듬어지기를 기다리다가, 경쟁사가 먼저 출원해버리면 그 아이디어는 내 것이 될 수 없습니다.

실제로 이런 케이스를 몇 번 봤습니다. 2~3년을 개발에만 집중하다가, 막상 특허를 알아보러 왔더니 이미 유사 특허가 등록돼 있는 경우입니다. 그분들의 표정을 보면, 정말 마음이 무거워집니다. 조금만 일찍 알았더라면 하는 생각이 드는 거죠.

인생 길다, 짧게 생각하지 말자는 말이 있지만, 특허만큼은 짧게 생각하셔야 합니다. 빠르게 움직이는 것이 맞습니다. 완벽하지 않아도 괜찮습니다. 우선 출원을 해두고, 이후 내용을 보완하는 방향으로 가는 것이 현실적입니다.

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변리사 선택, 이것 하나만 보십시오

변리사마다 비용 차이가 납니다. 어떤 곳은 100만 원대, 어떤 곳은 300만 원대. 당연히 저렴한 곳이 눈에 먼저 들어옵니다.

그런데 저에게 오시는 분들의 특징을 요약해보면, 상당수가 저렴한 곳에서 한 번 진행했다가 문제가 생겨서 다시 오시는 경우입니다. 이미 한 번 비용을 쓰셨는데, 또 비용을 쓰셔야 하는 상황이 되는 거죠. 결국 두 배를 쓰게 됩니다.

변리사 선택에서 제가 드리는 기준은 하나입니다. 등록률과 경험치를 확인하십시오. 업계 평균 등록률은 76% 수준입니다. 저는 BM특허 포함 90% 이상의 등록률을 유지하고 있습니다. 이 수치가 가능한 이유는, 처음 검토 단계에서 가능성이 낮은 건은 진행을 권하지 않기 때문입니다. 무조건 출원부터 하고 보는 방식은 제 스타일이 아닙니다.

19년간 이 일을 해오면서 한 가지 확신하는 게 있습니다. 처음 선택이 결과를 결정한다는 것. 변리사 선택도 마찬가지입니다.

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당장 상담이 필요하신 분들은 아래 알려 드리는 링크를 통해 연락 주셔도 좋습니다. 최선의 방법을 찾아 드리겠습니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222180460017

꼭 저가 아니더라도, 적절한 변리사를 통해서 진행하시는 것을 추천 드립니다.

감사합니다.