특허 명세서를 제출하고 나면, 그걸로 끝이라고 생각하시는 분들이 많습니다.
솔직히 말씀드리면, 그때부터가 진짜 시작입니다.
안녕하세요.
특허법인 테헤란, 윤 변리사입니다.
19년 동안 변리사로 일하면서 가장 안타까웠던 순간이 언제인지 아십니까. 좋은 아이디어를 가지고 출원까지 잘 마쳤는데, 심사관으로부터 거절이유통지가 날아왔을 때 아무 대응도 못 하고 그냥 포기해 버리는 경우입니다. 그 거절이유, 사실 보정서 하나로 충분히 극복 가능한 경우가 태반이었거든요.
오늘은 특허 명세서 보정서 작성에 대해 이야기해 보려 합니다.
보정서가 뭔지부터 짚고 넘어가죠
특허출원을 하면 특허청 심사관이 내용을 검토합니다. 이때 심사관이 "이 부분은 인정하기 어렵다"는 의견을 담아 거절이유통지서를 보내오게 되는데요. 이 통지를 받고 출원인이 명세서 내용을 수정하거나 청구항을 조정해서 다시 제출하는 서류가 바로 보정서입니다.
간단하게 들리죠? 그런데 이게 생각보다 훨씬 복잡합니다.
보정은 아무렇게나 할 수 있는 게 아닙니다. 특허법 제47조에 따라 보정 가능한 범위가 엄격하게 제한되어 있습니다. 처음 출원할 때 명세서에 기재된 내용의 범위 안에서만 수정이 허용됩니다. 이 범위를 벗어나면 신규사항 추가로 간주되어 보정 자체가 각하되거나, 심한 경우 출원이 거절됩니다. 아예 새로운 내용을 슬쩍 끼워 넣는 건 안 된다는 이야기입니다.
거절이유통지, 받으셨다면 지금 당장 확인하십시오
거절이유통지서를 받으면 응답 기한이 있습니다. 국내 출원 기준으로 통지일로부터 2개월 이내에 의견서 또는 보정서를 제출해야 합니다. 연장 신청을 하면 최대 4개월까지 늘릴 수 있지만, 그냥 방치하면 출원이 포기 간주됩니다.
여기서 중요한 게 있습니다.
기한이 지나면 끝입니다. 정말로 끝납니다. 아무리 좋은 아이디어였어도, 아무리 등록 가능성이 높았어도, 기한 내에 대응을 못 하면 그 출원은 그냥 소멸합니다. 하루 20건씩 상담을 하다 보면 이런 경우를 정말 자주 봅니다. 기한을 모르고 있다가 뒤늦게 연락 오시는 분들. 그분들께 "이미 늦었습니다"라는 말을 해드려야 할 때, 저도 참 마음이 무겁습니다.
보정서 작성, 어떻게 해야 하는가
보정서 작성의 핵심은 거절이유를 정확히 파악하는 것입니다. 심사관이 제시한 거절이유는 크게 세 가지 유형으로 나뉩니다.
- 신규성 결여: 이미 공개된 선행기술과 동일하다는 이유
- 진보성 결여: 선행기술들을 조합하면 쉽게 도달할 수 있다는 이유
- 기재불비: 청구항이나 명세서 기재가 불명확하거나 발명의 설명이 부족하다는 이유
각 유형마다 대응 전략이 완전히 다릅니다. 신규성 거절이라면 청구항의 구성요소를 좁혀서 선행기술과 차별화해야 하고, 진보성 거절이라면 선행기술의 조합으로는 도달할 수 없는 기술적 특징을 부각시켜야 합니다. 기재불비라면 청구항의 용어를 명확하게 다듬거나 발명의 설명 부분을 보충해야 하고요.
잠깐 딴 이야기를 했는데, 이 세 가지 유형 중 실무에서 가장 많이 마주치는 것은 진보성 거절입니다. 심사관 입장에서는 "이 정도는 통상의 기술자가 쉽게 생각해낼 수 있다"는 논리를 펴기 쉽거든요. 이걸 극복하려면 단순히 청구항을 줄이는 게 아니라, 발명의 기술적 효과를 설득력 있게 설명하는 의견서와 보정서를 함께 제출해야 합니다.
다시 본론으로 돌아가면, 보정서는 기술적 내용을 정확히 이해하고 특허법의 요건을 동시에 충족시켜야 하는 작업입니다. 이 두 가지를 동시에 잡는 게 쉽지 않습니다.
셀프 보정, 해보셨거나 생각 중이신 분들께
그거 아시나요? 특허청 특허로 시스템에서 보정서 양식 자체는 누구나 작성해서 제출할 수 있습니다. 서식도 공개되어 있고, 방법도 어렵지 않습니다.
문제는 내용입니다.
최근에 상담한 분 중에 이런 경우가 있었습니다. 기계 분야 스타트업 대표님이셨는데, 거절이유통지를 받고 직접 보정서를 작성해서 제출하셨더군요. 나름 열심히 하셨습니다. 청구항도 수정하고, 의견서도 쓰셨어요. 그런데 결과는 최종 거절이었습니다.
왜 그랬을까요. 보정하면서 청구항의 범위를 너무 좁혀버리셨거든요. 거절이유는 극복했지만, 정작 보호받아야 할 핵심 기술 내용이 청구항에서 빠져버린 겁니다. 등록은 됐어도 아무 쓸모 없는 특허가 될 뻔한 상황이었죠. 다행히 그 시점에서 저를 찾아오셔서, 재출원 전략으로 방향을 바꿀 수 있었습니다.
눈물을 흘리며, 그때서야 변리사를 찾아가는 거죠.
단순한 대리를 찾는 분이 아닌, 장기적인 윈윈 관계를 원하는 분들을 전 좋아합니다.
보정 가능한 시기, 딱 정리해 드립니다
보정서는 아무 때나 낼 수 있는 게 아닙니다. 특허법에서 보정 가능한 시기를 명확히 규정하고 있습니다.
출원 후 심사청구 전에는 자진보정이 가능합니다. 심사청구 후 심사관의 거절이유통지를 받았을 때도 응답 기한 내에 보정이 가능하고요. 최후거절이유통지를 받은 경우에는 보정 범위가 더 좁아집니다. 이때는 청구항을 삭제하거나, 청구항의 범위를 좁히는 보정, 또는 잘못 기재된 내용의 정정 정도만 허용됩니다.
최후거절이유통지 이후에 범위를 벗어난 보정을 하면 보정각하가 됩니다. 이 경우 심사관은 보정 전 내용을 기준으로 심사를 진행하게 되고, 거절 확정으로 이어지는 경우가 많습니다.
이 타이밍을 놓치지 않는 것. 변리사를 통해 진행해야 하는 가장 현실적인 이유입니다.
보정으로도 안 될 때, 그다음 선택지
보정서를 제출했는데도 심사관이 거절 의견을 유지하는 경우가 있습니다. 이때는 거절결정불복심판을 청구하거나, 분할출원을 통해 일부 내용을 별도 출원으로 살리는 방법을 검토해야 합니다.
포기하지 마십시오.
인생 길다, 짧게 생각하지 말자. 이건 제가 19년 동안 스스로에게, 그리고 고객분들께 되뇌어온 말입니다. 거절결정이 났다고 해서 그 아이디어가 보호받을 수 없는 게 아닙니다. 심판원에서 심사관의 판단을 뒤집는 경우도 실무에서 꽤 있습니다. 월 100건 이상의 출원을 관리하면서 직접 경험한 이야기입니다.
다만, 이 단계에서는 혼자 하는 건 정말 권하지 않습니다. 심판 단계는 절차도 복잡하고, 심판관을 설득하는 논리 구성이 전혀 다른 차원의 작업입니다.
마무리하며
보정서는 특허 등록의 성패를 가르는 분기점입니다. 좋은 아이디어가 있어도, 출원을 잘 해도, 이 단계에서 무너지면 모든 게 허사가 됩니다.
거절이유통지를 받으셨다면, 지금 당장 전문가와 상담하십시오. 기한은 기다려 주지 않습니다.
저의 생각과 업무철학에 동의하신다면 문의 주셔도 좋습니다. 가장 정확하고, 신속한 길을 알려 드리겠습니다.
감사합니다.
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