출원등록, 80%가 놓치는 진행 전 체크사항 3개

안녕하세요

특허법인 테헤란 대표 변리사 윤웅채입니다.

오늘은 출원등록, 그러니까 특허든 상표든 디자인이든 간에 "출원"과 "등록"이 어떻게 다른지, 그리고 왜 이 두 단어를 구분하지 못하면 낭패를 보는지에 대해 이야기해 보려 합니다.

사실 이게 별거 아닌 것 같아 보여도, 저에게 오시는 분들 중 상당수가 이 부분에서 혼선을 겪으셨던 분들입니다. 19년 동안 하루 20건 안팎의 상담을 해오면서 느끼는 건데, 출원과 등록을 같은 개념으로 알고 계신 분이 생각보다 훨씬 많습니다.

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출원과 등록, 뭐가 다른 건가요?

한마디로 정리하면, 출원은 신청이고 등록은 완료입니다.

특허청에 "저 이 기술/브랜드/디자인에 대한 권리를 갖고 싶습니다"라고 서류를 제출하는 행위가 출원입니다. 등록은 특허청이 심사를 거쳐 "네, 인정합니다"라고 최종 승인을 내려준 상태를 말하죠.

출원을 했다고 해서 바로 권리가 생기는 게 아닙니다. 이 사이에 심사라는 과정이 있고, 그 심사를 통과해야 비로소 등록이 됩니다. 특허는 이 기간이 평균 1년 6개월에서 2년, 상표는 8~10개월 정도 걸립니다. 그 사이에 거절이유가 나오기도 하고, 보정을 해야 하는 경우도 생깁니다.

그런데 많은 분들이 출원을 마치면 다 끝났다고 생각하십니다. 아닙니다. 출원은 시작입니다.

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출원만 해놓고 등록을 못 받은 사례들

최근 상담한 고객 중에 이런 분이 계셨습니다. 3년 전에 직접 특허청 홈페이지를 통해 상표를 출원했는데, 심사 과정에서 거절이유 통지가 왔고, 이에 대한 의견서를 제출해야 한다는 사실을 몰라서 그냥 방치하셨던 거죠. 결국 상표는 거절 확정이 났고, 그 사이 경쟁업체가 유사한 상표를 출원해서 등록까지 받아버렸습니다.

청천벽력이었겠죠. 3년이라는 시간이 그냥 날아간 겁니다.

이런 케이스가 드문 게 아닙니다. 셀프 출원을 진행하시는 분들 중 상당수가 중간 절차 대응을 놓쳐서 등록을 못 받는 경우가 있습니다. 출원은 했지만 등록은 실패. 이게 러시안 룰렛처럼 운에 맡기는 상황이 되는 겁니다.

특허도 마찬가지입니다. 출원 명세서를 잘못 작성하면 심사 과정에서 청구범위가 좁아지거나, 아예 거절이 나오는 경우도 있습니다. 처음 단추를 잘못 끼운 거죠. 나중에 되돌리기가 쉽지 않습니다.

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출원일이 왜 그렇게 중요한가

특허법과 상표법 모두 선출원주의를 따릅니다. 먼저 출원한 사람이 우선권을 갖는다는 원칙입니다.

같은 발명을 두 명이 했다고 가정해 보겠습니다. A는 오늘 출원했고, B는 한 달 후에 출원했습니다. 설령 B가 더 먼저 그 아이디어를 떠올렸다 하더라도, 특허를 받는 건 A입니다. 법은 "누가 먼저 생각했냐"가 아니라 "누가 먼저 출원했냐"를 봅니다.

그래서 저는 항상 말씀드립니다. 아이디어가 구체화됐다면, 완벽하지 않아도 좋으니 빨리 출원부터 하십시오. 완벽한 명세서를 준비하다가 경쟁자에게 선점당하는 것보다, 빠른 출원이 훨씬 낫습니다.

상표도 마찬가지입니다. 브랜드명을 정했다면 그날 바로 출원 검토를 시작하세요. 제가 상담하는 분들 중에 "나중에 해야지"라고 미루다가 석 달 뒤에 오시는 분들이 계십니다. 그 사이에 누군가 먼저 출원해버린 경우를 저는 한두 번 본 게 아닙니다.

아래의 공지글에는 제가 운영하는 법인 및 저의 개인적인 생각이 포함되어 있습니다. 이 글 정도는 꼭 한번 읽어 보시고 선택을 고민해 보시기 바랍니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222176762007

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출원등록, 어떤 권리를 선택해야 하나요?

글쎄요, 이 질문을 받으면 저는 항상 "무엇을 보호하고 싶으신가요?"라고 되묻습니다.

보호하려는 대상에 따라 선택이 달라집니다.

• 특허: 기술적 아이디어, 발명, 제조 방법 등
• 상표: 브랜드명, 로고, 서비스명 등
• 디자인: 제품의 외관, 형상, 패턴 등
• 실용신안: 물품의 구조나 형상에 관한 고안 (특허보다 보호 수준은 낮지만 심사가 빠름)

이 중에서 하나만 해야 하는 건 아닙니다. 예를 들어 새로운 제품을 출시하는 스타트업이라면, 기술은 특허로, 브랜드는 상표로, 제품 외관은 디자인으로 동시에 보호하는 게 이상적입니다. 세 가지 출원을 동시에 진행하는 경우도 저는 꽤 자주 다루고 있습니다.

다만, 비용과 시간이 한정된 경우라면 우선순위를 정해야 합니다. 이 부분은 사업의 방향성과 경쟁 상황을 보고 판단해야 하기 때문에, 변리사와 직접 상담해서 결정하시는 게 맞습니다.

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셀프 출원, 왜 위험한가

솔직히 말씀드리면, 특허청 홈페이지를 통한 셀프 출원이 불가능한 건 아닙니다. 시스템 자체는 누구나 접근할 수 있게 열려 있습니다.

문제는 출원서의 완성도에 있습니다.

특허 출원에서 가장 중요한 건 청구범위입니다. 이 청구범위가 어떻게 작성되느냐에 따라 보호받을 수 있는 범위가 완전히 달라집니다. 청구범위를 너무 좁게 쓰면 경쟁사가 살짝 변형해서 피해갈 수 있고, 너무 넓게 쓰면 거절이 납니다. 이 균형을 잡는 게 변리사가 하는 일의 핵심입니다.

상표도 마찬가지입니다. 지정상품 선정을 잘못하면 나중에 사업 영역이 확장됐을 때 보호를 못 받는 상황이 생깁니다. 처음에 제대로 설계를 해야 합니다.

저는 월 100건 이상의 출원을 관리하면서 BM특허 등록률 90% 이상을 유지하고 있습니다. 이 숫자가 가능한 건 출원 단계에서의 설계를 철저히 하기 때문입니다. 나중에 수습하는 것보다 처음에 제대로 하는 게 훨씬 낫습니다. 인생 길다, 짧게 생각하지 말자는 게 제 생각입니다.

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출원등록 비용, 어느 정도 예상해야 하나요?

이 부분은 많이들 궁금해하시는데, 간단하게 정리해 드리겠습니다.

비용은 크게 두 가지로 나뉩니다. 특허청에 내는 관납료와 변리사 수수료입니다.

상표 출원의 경우, 관납료는 1개 류 기준 약 6만 2천 원 수준이고 변리사 수수료는 사무소마다 다르지만 평균 20~40만 원 사이입니다. 특허 출원은 규모에 따라 다르지만, 관납료와 수수료를 합쳐 100만 원에서 300만 원 사이를 예상하시면 됩니다.

등록 단계에서도 추가 비용이 발생합니다. 상표는 등록료 납부, 특허는 설정등록료 납부가 필요합니다. 전체 비용을 처음부터 파악하고 예산을 잡아 두시는 게 좋습니다.

(비용에 대한 세부 내용은 추후 별도 컬럼으로 더 자세히 다룰 예정입니다)

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마무리하며

출원등록이라는 단어, 이제는 두 단계로 나눠서 이해하시길 바랍니다.

출원은 시작이고, 등록은 결과입니다. 그 사이에 심사가 있고, 대응이 있고, 전략이 있습니다. 이 과정을 제대로 이해하고 진행하느냐, 그냥 서류만 넣고 기다리느냐에 따라 결과가 달라집니다.

꼭 저가 아니더라도, 경험 있는 변리사를 통해 진행하시는 것을 권해 드립니다. 출원 단계에서 제대로 설계된 권리는 나중에 사업의 든든한 자산이 됩니다. 반면, 허술하게 출원된 권리는 분쟁이 생겼을 때 부메랑이 되어 돌아오는 경우도 있습니다.

당장 상담이 필요하신 분들은 아래 알려 드리는 링크를 통해 연락 주셔도 좋습니다. 최선의 방법을 찾아 드리겠습니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222180460017

감사합니다.