특허무효심판대응, 진행 전 착각하는 3가지 이유<중소기업 대표 필독>

안녕하세요

특허법인 테헤란, 윤 변리사입니다.

요즘 특허무효심판 관련 문의를 주시는 분들이 부쩍 늘었습니다.

대부분은 두 가지 상황 중 하나입니다. 내가 힘들게 등록받은 특허에 누군가 무효심판을 걸어왔거나. 아니면 반대로, 경쟁사 특허가 걸림돌이 되어서 내가 무효심판을 청구해야 하는 상황이거나.

어느 쪽이든, 처음 그 통보를 받는 순간은 정말 청천벽력 같다고 하시더군요.

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특허무효심판, 어떤 상황인지부터 파악하십시오

무효심판은 크게 두 가지 국면으로 나뉩니다.

내 특허가 공격받는 경우와 내가 상대방 특허를 공격하는 경우. 얼핏 같은 절차처럼 보이지만, 대응 전략은 완전히 다릅니다. 방어와 공격은 쓰는 무기가 다를 수밖에 없으니까요.

오늘은 특히 "내 특허에 무효심판이 청구된 경우", 즉 방어 국면에서 어떻게 대응해야 하는지를 중심으로 이야기해 드리려 합니다. 무효심판 청구를 받아본 적 없는 분들도 미리 알아두시면 분명 도움이 됩니다.

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무효심판을 받았다고 해서 바로 특허가 사라지는 건 아닙니다

이 부분을 오해하시는 분들이 생각보다 많습니다.

특허무효심판이 청구되면, 특허심판원에서 해당 특허가 유효한지 아닌지를 심리하는 절차가 시작됩니다. 청구가 들어왔다는 것 자체가 특허 소멸을 의미하지는 않아요. 심판원의 심결이 나오기 전까지는 특허권은 여전히 살아 있습니다.

다만, 무효심판이 청구됐다는 건 누군가 당신의 특허에 문제가 있다고 판단했다는 신호입니다. 그냥 넘기면 안 되는 상황인 건 맞습니다. 특히 경쟁사가 청구한 경우라면, 그 뒤에 특허침해 소송이 따라올 수도 있거든요. 무효심판은 종종 더 큰 싸움의 전초전이 되기도 합니다.

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무효심판 대응, 왜 이렇게 어려운가

솔직히 말씀드리면, 특허무효심판 대응은 특허 출원보다 훨씬 어렵습니다.

출원은 내가 원하는 내용을 정리해서 제출하는 것이지만, 무효심판 대응은 상대방이 제시한 선행기술과 논리를 반박해야 합니다. 상대방은 이미 내 특허의 약점을 분석한 상태로 들어옵니다. 준비된 공격을 받아내는 싸움이라는 거죠.

무효심판에서 가장 많이 나오는 무효 이유는 두 가지입니다.

• 진보성 부족: 기존 기술과 비교해서 새로운 것이 없다는 주장
• 신규성 위반: 출원 전에 이미 공개된 기술이라는 주장

이 두 가지를 반박하기 위해서는 선행기술 분석, 청구항 해석, 의견서 작성까지 고도의 전문성이 필요합니다. 그냥 "우리 특허는 문제없습니다"라고 주장만 해서는 절대 이길 수 없습니다.

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이런 분들이 결국 패배합니다

19년 동안 수많은 무효심판 사건을 보면서 느낀 게 있습니다.

무효심판에서 지는 케이스에는 일정한 패턴이 있어요. 가장 흔한 건 초기 대응을 늦추는 경우입니다. "설마 무효가 되겠어"라는 안일한 생각으로 시간을 보내다가, 의견서 제출 기한을 놓치거나 준비가 부족한 채로 심판에 임하게 됩니다.

두 번째는 출원할 때 담당했던 변리사가 아닌 곳에 무효심판 대응을 맡기는 경우입니다. 처음 특허를 작성한 사람이 그 특허의 맥락과 의도를 가장 잘 압니다. 물론 새로운 변리사가 잘 파악해서 진행할 수도 있지만, 그 과정에서 시간이 낭비되고 중요한 맥락이 빠지는 경우가 생깁니다.

세 번째는 특허 명세서 자체가 처음부터 약하게 작성된 경우입니다. 이건 솔직히 가장 안타깝습니다. 출원할 때 비용을 아끼려고 경험이 부족한 곳에 맡겼다가, 무효심판에서 방어가 안 되는 상황이 생기거든요. 처음부터 단추를 잘못 끼운 경우라 할 수 있습니다.

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단순한 대리를 찾는 분이 아닌, 장기적인 윈윈 관계를 원하는 분들을 전 좋아합니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222176805543

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그럼 어떻게 대응해야 하나요

무효심판 청구서를 받으면, 답변서 제출 기한이 정해져 있습니다. 이 기한을 놓치지 않는 것이 첫 번째입니다.

그 다음은 상대방이 제시한 선행기술을 정밀하게 분석하는 작업입니다. 상대방이 제시한 선행기술이 내 특허 청구항의 구성 요소를 정말 전부 개시하고 있는지, 아니면 일부만 개시하고 있는지를 따져야 합니다. 여기서 차이를 하나라도 찾아내면 반박의 여지가 생깁니다.

또 한 가지, 정정심판을 병행하는 방법도 있습니다. 무효심판이 진행되는 동안, 특허 청구항을 적절히 보정하여 선행기술과의 차별성을 명확히 하는 방식입니다. 물론 이 과정에서 권리 범위가 좁아질 수 있지만, 특허를 완전히 잃는 것보다는 낫습니다. 뭐 그런 거죠. 전부를 지키려다 전부를 잃는 것보다, 일부를 내주고 핵심을 지키는 게 나은 경우도 있습니다.

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무효심판은 특허 출원 단계부터 준비됩니다

잠깐 딴 이야기를 했는데, 다시 본론으로 돌아가면.

특허무효심판에 강한 특허를 만들려면 사실 출원 단계부터 전략이 달라야 합니다. 청구항 하나를 쓸 때도 나중에 누군가 무효를 걸어올 때를 가정하고 작성해야 합니다. 선행기술 조사도 단순히 등록 가능성만 보는 게 아니라, 향후 무효 공격에 대한 내성을 키우는 방향으로 해야 합니다.

월 100건 이상의 출원을 관리하면서 느낀 건, 처음에 조금 더 공을 들인 특허가 나중에 분쟁이 생겼을 때 훨씬 버팁니다. 빠르게 싸게 출원한 특허들은 무효심판 앞에서 생각보다 쉽게 무너지더군요.

특허는 등록이 끝이 아닙니다. 그때부터가 진짜 시작입니다.

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무효심판 대응, 혼자 하지 마십시오

특허무효심판은 특허 관련 절차 중에서도 가장 전문적인 영역에 속합니다. 특허심판원에서 진행되는 준사법적 절차이고, 심결에 불복하면 특허법원, 대법원까지 이어질 수 있습니다.

셀프로 대응하다가 패소한 분들이 그때서야 저를 찾아오시는 경우가 있는데, 그때는 이미 돌이킬 수 없는 경우가 많습니다. 눈물을 흘리며 "그때 제대로 대응했어야 했는데"라고 하셔도, 무효심결이 확정된 이후에는 사실상 방법이 없습니다.

무효심판 청구서를 받으셨다면, 바로 전문가를 찾으십시오. 시간이 곧 전략입니다.

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저의 생각과 업무철학에 동의하신다면 문의 주셔도 좋습니다. 가장 정확하고, 신속한 길을 알려 드리겠습니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222180460017

여러분의 특허가 무효심판 앞에서 흔들리지 않기를 기원 드리는 수밖에요.

감사합니다.