베트남특허출원, 한국과 다른 심사기준 3가지 반드시 알아야 합니다

안녕하세요

특허법인 테헤란, 윤 변리사입니다.

요즘 베트남 특허출원 관련 문의를 주시는 분들이 부쩍 늘었습니다.

한국 기업들의 베트남 진출이 활발해지면서 그런 것도 있고, 베트남 현지에서 사업을 이미 운영 중이신데 뒤늦게 지식재산권 문제를 인식하시고 연락을 주시는 경우도 많습니다. 그런데 솔직히 말씀드리면, 후자의 경우가 훨씬 더 많습니다. 이미 피해를 보신 후에야 오시는 거죠.

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베트남에서 특허를 빼앗기는 일, 생각보다 흔합니다

얼마 전에 이런 분이 오셨습니다.

한국에서 제조업을 하시는 분인데, 베트남 현지 공장에 기술을 이전해서 생산을 시작하셨어요. 그런데 어느 날 현지 파트너사가 그 기술로 별도 법인을 차려서 경쟁사에 납품을 시작한 겁니다. 알고 보니 해당 기술, 베트남에서 특허 등록이 전혀 안 된 상태였고요.

청천벽력이죠.

한국에서는 특허를 받아 놓으셨는데, 그게 베트남에서는 아무런 효력이 없다는 걸 그제야 아신 겁니다. 눈물을 흘리며 저를 찾아오셨지만, 이미 현지 파트너사가 유사 기술로 출원을 마친 상태라 제가 할 수 있는 일이 매우 제한적이었습니다.

이런 일이 드문 케이스가 아닙니다. 19년간 수천 건의 사례를 봐온 제 경험으로는, 해외 진출 기업들이 가장 많이 저지르는 실수 중 하나가 바로 이겁니다. "한국 특허가 있으니 괜찮겠지" 라는 착각.

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베트남 특허, 한국이랑 뭐가 다른가요

이런 궁금증이 있으실 수 있습니다. "그냥 PCT 국제출원 하면 되는 거 아닌가요?"

맞는 말이기도 하고, 틀린 말이기도 합니다.

PCT 출원은 베트남을 포함한 다수 국가에 동시에 출원하는 편리한 방법이긴 합니다. 그러나 PCT는 어디까지나 출원의 창구를 일원화하는 것이지, 자동으로 각국에서 등록이 되는 게 아닙니다. 결국 베트남 국내 단계에 진입해서 심사를 받아야 하는 건 마찬가지입니다.

그거 아시나요? 베트남은 선출원주의 국가입니다. 누가 먼저 출원하느냐가 권리를 결정합니다. 내가 먼저 발명했다는 증거가 있어도, 먼저 출원한 사람이 이깁니다. 베트남 현지 경쟁사나 파트너사가 내 기술을 먼저 출원해버리면, 그때는 정말 답이 없어집니다.

한국 특허 출원일을 기준으로 12개월 이내에 베트남 특허를 출원하면 한국 출원일을 우선일로 인정받을 수 있습니다. 이것을 파리 협약에 의한 우선권 주장 출원이라고 합니다. 이 12개월이라는 기간을 놓치면, 우선권 주장 자체가 불가능해집니다. 단추를 잘못 끼운 거죠.

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베트남 특허 심사, 얼마나 걸리나요

솔직하게 말씀드리겠습니다.

빠르지 않습니다.

베트남 국가지식재산청(NOIP)의 특허 심사는 통상 3~4년이 걸립니다. 방식심사에서 실체심사까지 순서대로 진행되는데, 중간에 보정이나 의견제출이 발생하면 더 늘어날 수 있습니다. 이 기간 동안에도 사업은 계속 진행이 되기 때문에, 출원 자체가 하나의 방어막 역할을 합니다. 출원이 계류 중임을 근거로 현지 파트너나 경쟁사에 견제가 가능하거든요.

그래서 저는 베트남 진출을 검토하시는 분들께는 항상 이렇게 말씀드립니다.

"준비가 됐을 때 출원하는 게 아니라, 진출 결정을 내리는 순간 출원을 시작하십시오."

준비하다 보면 12개월이 금방 지나갑니다. 진짜입니다.

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단순한 대리를 찾는 분이 아닌, 장기적인 윈윈 관계를 원하는 분들을 전 좋아합니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222176805543

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베트남 특허 출원, 비용은 어느 정도인가요

이 부분에서 많이들 놀라십니다. 생각보다 비싸다고요.

베트남 특허 출원에는 현지 대리인 비용이 반드시 발생합니다. 외국인 출원인은 베트남 현지 특허 대리인을 통해서만 출원이 가능하기 때문입니다. 한국 변리사 비용에 더해서 현지 대리인 비용이 추가로 붙는 구조입니다.

대략적인 비용 구조를 말씀드리면,

• 한국 측 변리사 비용 (번역 포함)
• 베트남 현지 대리인 비용
• 베트남 특허청 관납료

이 세 가지가 합산됩니다. 기술의 복잡도, 청구항 수, 명세서 분량에 따라 달라지기 때문에 정확한 금액은 상담을 통해 확인하시는 것이 좋습니다. 다만 한 가지 말씀드릴 수 있는 건, 현지 대리인을 직접 알아보시는 것보다 국내 변리사를 통해 진행하시는 게 훨씬 안전하고 비용 면에서도 크게 차이 나지 않는다는 겁니다.

현지 대리인을 직접 컨택하다가 소통 문제로 명세서가 엉망이 되어 돌아오는 경우를 여러 번 봤습니다. 러시안 룰렛 같은 선택이죠.

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베트남 특허, 이런 분들은 지금 당장 움직이셔야 합니다

19년간 상담을 하면서, 뒤늦게 후회하시는 분들의 패턴이 눈에 보입니다.

베트남에 OEM 생산을 맡기고 있는 분, 현지 유통 파트너와 독점 계약을 맺은 분, 베트남 현지 법인을 설립 중이거나 설립 예정인 분. 이런 분들이 특히 위험합니다.

파트너십이 좋을 때는 괜찮습니다. 문제는 관계가 틀어졌을 때입니다. 그때 가서 특허가 없으면 협상 카드가 없습니다. 기술을 가져가도 막을 방법이 없어요. 인생 길다고 합니다. 그런데 사업에서의 기술 유출은 한 번 당하면 회복이 정말 어렵습니다. 짧게 생각하지 마시고, 지금 움직이십시오.

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맺음말

베트남 특허 출원은 타이밍이 전부라고 해도 과언이 아닙니다.

한국 출원일로부터 12개월, 이 창문이 닫히기 전에 움직이셔야 합니다. 베트남 진출을 결정하셨다면, 그 순간부터 특허 출원을 검토하셔야 합니다. 나중에 하지 뭐, 하다가 부메랑이 되어 돌아옵니다.

꼭 저가 아니더라도, 해외 특허 경험이 있는 변리사를 통해서 진행하시는 것을 강력히 추천 드립니다.

당장 상담이 필요하신 분들은 아래 알려 드리는 링크를 통해 연락 주셔도 좋습니다. 최선의 방법을 찾아 드리겠습니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222180460017

감사합니다.