특허침해경고장, 변리사 없이 직접 쓰면 역으로 고소 먹습니다

특허침해경고장을 받으셨나요? 아니면, 반대로 보내야 하는 상황에 처해 계신가요?

어느 쪽이든, 지금 이 글을 찾으셨다면 꽤 긴박한 상황일 가능성이 높습니다. 19년간 이 일을 하면서 느낀 건데, 경고장과 관련된 문의는 유독 목소리에 긴장감이 배어 있습니다. 그만큼 당사자에게는 사업의 존폐가 걸린 문제이기 때문이겠죠.

오늘은 특허침해경고장을 작성하는 입장에서 꼭 알아야 할 것들을 정리해 드리겠습니다.

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경고장, 그냥 보내면 됩니까?

솔직히 말씀드리겠습니다.

인터넷에 떠도는 경고장 양식 하나 내려받아서, 특허번호 채워 넣고 보내면 되겠지 싶은 분들이 있습니다. 실제로 그렇게 하시는 분들도 있고요.

그 결과가 어떻게 되는지 아십니까?

최근 상담한 고객 중에 이런 분이 계셨습니다. 본인 특허를 침해당했다고 판단해서 직접 경고장을 작성해 상대방에게 발송했는데, 오히려 상대방이 특허무효심판을 청구해버린 겁니다. 경고장을 받은 순간, 상대방 입장에서는 "이 특허가 무효라는 걸 증명하면 끝난다"는 판단을 한 거죠.

더 큰 문제는 따로 있었습니다. 경고장 내용 자체가 너무 광범위하게 작성되어 있어서, 상대방이 허위사실 유포에 의한 업무방해 혐의로 역고소를 검토한다는 내용증명까지 날아온 겁니다.

경고장을 보낸 분이 오히려 피고소인 신세가 될 뻔한 상황. 이게 현실입니다.

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경고장 작성 전, 반드시 확인해야 할 3가지

경고장은 법적 효력을 가지는 문서입니다. 그냥 "당신이 내 특허 침해했으니 멈추시오"라는 편지가 아니에요.

첫째, 내 특허가 살아있는지부터 확인하십시오.

이게 웃기는 이야기처럼 들릴 수 있는데, 실제로 연차료를 미납해서 특허가 소멸된 줄 모르고 경고장을 보내는 경우가 있습니다. 소멸된 특허로 경고장을 발송하면, 그 자체가 문제가 됩니다. 특허 등록원부를 반드시 확인하세요.

둘째, 상대방의 제품/서비스가 내 특허의 청구항을 실제로 침해하는지 분석해야 합니다.

"비슷해 보인다"는 것과 "청구항 구성요소를 모두 충족한다"는 것은 전혀 다른 이야기입니다. 특허침해 판단에는 구성요소 완비의 원칙이 적용됩니다. 내 특허 청구항에 A, B, C, D라는 구성요소가 있다면, 상대방 제품에도 A, B, C, D가 모두 있어야 침해입니다. 하나라도 빠지면 문자적 침해가 성립하지 않습니다.

이 분석 없이 경고장을 보내는 건, 러시안 룰렛 같은 도박입니다.

셋째, 상대방이 선행기술을 보유하고 있는지 파악해야 합니다.

경고장을 받은 상대방이 내 특허 출원일 이전부터 해당 기술을 사용해왔다면? 선사용권을 주장할 수 있습니다. 이런 상황을 사전에 파악하지 못하고 경고장을 보내면, 오히려 협상력이 약해집니다.

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경고장 안에 반드시 들어가야 하는 내용

무작정 연락부터 주시는 것은 바람직하지 않습니다. 저의 업무 철학을 한번 살펴 보시고, 공감이 되는 경우에만 문의를 부탁 드립니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222176762007

경고장의 형식이 정해진 건 아닙니다. 다만, 법적으로 의미 있는 경고장이 되려면 아래 내용은 포함되어야 합니다.

• 침해받은 특허의 번호, 등록일, 권리자 정보
• 상대방의 어떤 제품/서비스/행위가 어떤 청구항을 침해하는지 구체적 특정
• 침해 중단 요구 및 요구 이행 기한
• 불이행 시 법적 조치 예고

여기서 가장 중요한 건 두 번째입니다. "귀사의 제품이 저희 특허를 침해합니다" 한 줄로 끝내는 경고장은 법적 효력도 약하고, 상대방이 진지하게 받아들이지 않습니다.

반대로, 청구항 구성요소와 상대방 제품의 대응 관계를 표로 정리한 침해분석 차트를 첨부하면 이야기가 달라집니다. 상대방 법무팀이나 변리사가 보는 순간, "이쪽이 준비가 되어 있구나"라는 신호를 주는 거죠.

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경고장 발송 후 시나리오를 미리 그려두십시오

경고장은 끝이 아니라 시작입니다.

발송 후 상대방이 취할 수 있는 행동은 크게 세 가지입니다.

하나. 순순히 침해를 인정하고 합의에 응하는 경우. 가장 이상적이지만, 솔직히 흔하지 않습니다.

둘. 무시하거나 묵살하는 경우. 이때는 민사소송(침해금지 가처분, 손해배상 청구)으로 이어가야 합니다. 경고장은 이 소송에서 "사전에 경고했다"는 증거가 됩니다. 손해배상 산정에도 영향을 줄 수 있고요.

셋. 역으로 무효심판을 청구하거나, 내 특허가 침해하지 않는다는 소극적 권리범위 확인심판을 청구하는 경우. 이게 가장 까다로운 시나리오입니다.

세 번째 경우를 대비하지 않고 경고장을 보내는 건, 단추를 잘못 끼운 채 셔츠를 다 입어버리는 것과 같습니다. 나중에 전부 다시 풀어야 하는 상황이 생깁니다.

그래서 저는 경고장 작성을 의뢰받으면, 반드시 내 특허의 무효 가능성 검토를 먼저 진행합니다. 상대방이 무효심판을 청구했을 때 버텨낼 수 있는 특허인지를 먼저 보는 거죠. 이게 19년 경험에서 나온 순서입니다.

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셀프 경고장의 진짜 위험성

상표 셀프 등록과 비슷한 이야기를 해야 할 것 같습니다.

경고장을 직접 작성해서 보내는 분들이 있습니다. 비용을 아끼려는 마음, 충분히 이해합니다. 그런데 경고장은 상표출원보다 훨씬 더 위험합니다.

잘못 작성된 경고장은 영업비방이 될 수 있습니다. 부정경쟁방지법상 허위사실 유포에 해당하면, 경고장을 보낸 쪽이 오히려 손해배상 책임을 질 수 있습니다. 침해자를 잡으러 갔다가 내가 피고인이 되는 상황, 이게 그냥 이론상 이야기가 아닙니다. 하루에 20건 상담을 하다 보면 이런 케이스를 심심찮게 만납니다.

특히 경쟁사 관계에서는 더욱 조심해야 합니다. 상대방이 고객사나 거래처에 경고장 사실을 알리는 경우, 의도치 않게 업계에서 "분쟁 중인 회사"라는 낙인이 찍히기도 하거든요. 경고장 발송 타이밍과 방식도 전략적으로 판단해야 하는 이유입니다.

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경고장, 목적이 뭔지 먼저 정하세요

잠깐 딴 이야기를 했는데, 다시 본론으로 돌아오면.

경고장을 보내기 전에 반드시 스스로에게 물어봐야 할 질문이 있습니다.

나는 지금 무엇을 원하는가?

침해를 즉시 중단시키는 것이 목적인지, 합의금을 받는 것이 목적인지, 아니면 소송을 통해 손해배상을 받는 것이 목적인지에 따라 경고장의 톤과 내용, 발송 방식이 완전히 달라집니다.

합의를 원한다면 경고장 자체를 너무 강하게 쓰면 오히려 역효과가 납니다. 상대방이 방어적으로 굳어버리거든요. 반면, 소송을 염두에 두고 있다면 법적 요건을 꼼꼼히 갖춘 문서로 만들어야 합니다.

경고장 하나가 이후 수년간의 분쟁 방향을 결정짓는 경우도 있습니다. 첫 단추가 중요한 이유입니다.

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저의 생각과 업무철학에 동의하신다면 문의 주셔도 좋습니다. 가장 정확하고, 신속한 길을 알려 드리겠습니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222180460017

감사합니다.