의견제출통지서, 특허청 거절 통지가 온 뒤 놓치면 안 되는 것

안녕하세요

특허법인 테헤란, 윤 변리사입니다.

요즘 의견제출통지서 관련 문의를 주시는 분들이 정말 많습니다.

그런데 이 글을 찾아오신 분들의 패턴이 거의 비슷해요. 직접 출원을 하셨거나, 예전에 어딘가에 맡겼다가 중간에 연락이 끊긴 분들이 대부분입니다. 그리고 어느 날 갑자기 특허청으로부터 두꺼운 서류 한 장을 받은 거죠.

의견제출통지서

처음 보시는 분들은 솔직히 당황하실 수밖에 없습니다. 거절이라는 단어가 보이고, 법 조문이 줄줄이 나열되어 있으니까요. 마치 청천벽력처럼 느껴지는 분들도 계십니다.

그런데 제가 오늘 이 글에서 말씀드리고 싶은 건 딱 하나입니다.

당황하지 마십시오. 판단은 그 다음입니다.

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의견제출통지서, 대체 뭔가요

쉽게 말하면 특허청 심사관이 보내는 "이 출원, 이대로는 등록해 드리기 어렵습니다"라는 공식 통보입니다. 상표, 특허, 디자인 모두 해당합니다.

출원을 하면 심사관이 검토를 하는데, 검토 과정에서 거절 이유를 발견하면 바로 거절 결정을 내리는 게 아니라 출원인에게 의견을 낼 기회를 먼저 줍니다. 그게 바로 의견제출통지서입니다. 어떻게 보면 심사관이 "당신 말도 한번 들어보겠다"는 취지인 거죠.

중요한 건, 기간이 정해져 있다는 겁니다. 통지서를 받은 날로부터 보통 2~3개월 이내에 대응을 해야 합니다. 이 기간을 그냥 흘려보내면 거절 결정이 확정됩니다. 그래서 서두르셔야 하는 건 맞습니다.

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받자마자 의견서부터 쓰면 안 되는 이유

여기서 많은 분들이 실수를 합니다.

의견제출통지서를 받으면 뭔가 대응을 해야 한다는 강박이 생깁니다. 그래서 인터넷을 뒤져가며 의견서 양식을 찾고, 어떻게든 한 장을 써서 제출하려고 하시는 거죠. 마음은 이해합니다. 그런데 이게 경우에 따라서는 독이 됩니다.

왜냐하면, 의견제출통지서에 대한 대응은 크게 세 가지 방향으로 나뉘기 때문입니다.

• 의견서 제출 (심사관 판단을 논리적으로 반박)
• 보정서 제출 (출원 내용 자체를 수정)
• 아무 대응도 하지 않는 것 (포기하고 새 방향 모색)

세 번째가 의아하게 느껴지실 수 있습니다. 아무것도 안 하는 게 어떻게 대응이냐고요. 그런데 19년 실무를 하면서 솔직히 말씀드리면, 극복 가능성이 없는 케이스에서 비용을 쏟아가며 의견서를 쓰는 건 돈과 시간을 버리는 일입니다.

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극복 가능성, 어떻게 판단하나요

이게 핵심입니다.

저는 통지서를 받으면 빠르면 5분, 길어도 30분 안에 극복 가능성과 방향을 판단합니다. 19년 동안 월 100건 이상의 출원을 관리하면서 수천 건의 중간사건을 다뤄왔으니, 패턴이 보이는 거죠. 처음 출원할 때부터 "이 청구항은 나중에 진보성 거절이 나올 수 있겠다"는 예측을 하면서 작성하기 때문이기도 합니다.

잠깐 딴 이야기를 했는데, 다시 본론으로 돌아가면 통지서에서 가장 먼저 확인해야 할 것은 거절 이유의 근거 법 조문입니다.

특허의 경우 특허법 제29조 제1항이 기재되어 있다면, 이건 신규성 위반입니다. 즉 이미 세상에 똑같은 기술이 공개되어 있다는 뜻이에요. 이 경우는 솔직히 드리는 말씀이지만, 아무리 의견서를 정성껏 써서 내도 거절이 확정되는 경우가 대부분입니다. 심사관이 "완전히 동일하다"고 판단한 것을 뒤집기가 굉장히 어렵거든요.

반면 제29조 제2항, 즉 진보성 위반이라면 이야기가 달라집니다. 실무적으로 특허 출원의 90% 이상이 이 진보성 거절이유를 받습니다. 그리고 잘 대응하면 극복 가능성이 충분히 있어요. 심사관이 여러 선행기술을 조합해서 "이 정도는 쉽게 생각해 낼 수 있다"고 했다면, 그 논리를 조목조목 반박하는 의견서를 제출하면 됩니다.

상표의 경우는 또 다릅니다. 선행 상표와 유사하다는 이유로 거절이 나왔다면, 이건 극복이 상당히 어렵습니다. 심사관이 한번 유사하다고 판단을 내리면 생각을 잘 바꾸지 않는 경향이 있거든요. 반면 지정상품의 기재가 잘못되었거나, 일부 상품에만 거절이유가 있는 경우라면 보정서로 해결되는 경우가 많습니다.

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중간에 변리사를 바꾸는 것, 가능합니다

이런 질문도 자주 받습니다.

처음에 다른 곳에서 출원했는데, 의견제출통지서 대응만 맡길 수 있나요?

네, 가능합니다. 저도 이런 중간수임 건을 꽤 많이 받고 있습니다. 다만 저는 무조건 수임하지 않습니다. 통지서 내용을 먼저 살펴보고, 극복 가능성이 있다고 판단되는 경우에만 진행을 권합니다. 가능성이 없는 케이스에서 억지로 진행을 유도하는 건 제 방식이 아닙니다.

"인생 길다, 짧게 생각하지 말자." 이게 제가 19년 동안 되뇌어온 말입니다. 당장 수임료가 아쉬워서 안 되는 사건을 된다고 하면, 그건 결국 부메랑이 되어 돌아옵니다. 고객과의 신뢰는 한번 무너지면 되돌릴 수 없으니까요.

단순한 대리를 찾는 분이 아닌, 장기적인 윈윈 관계를 원하는 분들을 전 좋아합니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222176805543

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셀프 대응, 한 번쯤 생각해 보십시오

가끔 이런 분도 계십니다. 처음에 직접 출원을 하셨으니, 의견서도 직접 써보겠다고 하시는 분들이요.

말리지는 않겠습니다. 다만 현실적인 이야기를 드리면, 의견서는 단순히 "저는 이렇게 생각합니다"를 쓰는 서류가 아닙니다. 심사관이 인용한 선행기술과 출원 발명을 청구항 단위로 대비하고, 어떤 구성이 어떻게 다른지를 기술적으로 논증해야 합니다. 이걸 처음 해보시는 분이 혼자 하기엔 상당히 벅찬 작업이에요.

더 큰 문제는, 잘못 쓴 의견서가 오히려 심사관에게 "이 출원인은 자기 발명을 제대로 이해하지 못하고 있다"는 인상을 줄 수 있다는 겁니다. 러시안 룰렛 같은 상황이 되는 거죠. 극복이 가능한 케이스였는데, 대응을 잘못해서 거절이 확정되는 경우를 저는 여러 번 봤습니다.

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포기가 곧 실패는 아닙니다

마지막으로 드리고 싶은 말씀입니다.

의견제출통지서를 받고 극복이 어렵다는 판단이 나왔을 때, 많은 분들이 "그럼 끝인가요?"라고 물으십니다. 아닙니다. 해당 출원을 포기하는 것과 권리를 포기하는 건 전혀 다른 이야기입니다.

예를 들어 신규성 위반으로 거절된 특허라도, 발명의 다른 측면이나 개량된 부분으로 새로운 출원을 하는 방향을 모색할 수 있습니다. 상표도 마찬가지입니다. 유사하다고 거절된 상표라면, 차별화 요소를 더해서 다시 출원하는 방법이 있어요.

포기도, 실패도 없습니다. 방향을 바꾸는 것뿐입니다.

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정리 드리면,

의견제출통지서를 받았을 때 기억하실 것

• 기간 안에 대응해야 한다 (보통 2~3개월)
• 무조건 의견서를 쓰는 게 답이 아니다
• 거절 이유의 법 조문을 먼저 확인하라
• 극복 가능성을 냉정하게 판단한 뒤 방향을 정하라

정도를 기억하시면 좋겠습니다.

당장 상담이 필요하신 분들은 아래 알려 드리는 링크를 통해 연락 주셔도 좋습니다. 최선의 방법을 찾아 드리겠습니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222180460017

감사합니다.