안녕하세요.
특허법인 테헤란, 윤 변리사입니다.
요즘 특허출원 후 보정서 작성 관련 문의를 주시는 분들이 부쩍 늘었습니다.
출원까지는 어떻게 했는데, 특허청에서 뭔가 서류가 날아왔다는 거죠. 처음 보는 용어들에 당황하셨을 겁니다. "보정서"라는 단어, 생소하시죠? 오늘은 그 이야기를 해보려 합니다.
보정서, 도대체 왜 써야 하는 건가요
특허출원을 하고 나면 끝이 아닙니다. 오히려 그때부터 시작이라고 보는 게 맞습니다.
출원 후 심사관이 검토를 하다 보면, 청구항의 기재 방식이 불명확하거나, 선행기술과 구별이 안 된다거나, 발명의 설명이 부족하다는 이유로 거절이유를 통지해옵니다. 이걸 받아든 순간, 많은 분들이 "아, 이제 끝났구나"라고 생각하시더군요.
아닙니다. 전혀 아닙니다.
거절이유 통지는 사실 심사관이 "이 부분을 고쳐오면 등록 가능하다"는 신호를 주는 거라고 보셔도 됩니다. 그 신호에 제대로 응답하는 것, 그게 바로 보정서입니다. 보정서를 얼마나 잘 쓰느냐에 따라 등록 여부가 결정된다고 해도 과언이 아닙니다.
보정서 작성, 셀프로 하면 어떻게 될까요
솔직히 말씀드리겠습니다.
출원 자체를 셀프로 진행하신 분들은 보정서도 셀프로 쓰려고 하시는 경우가 많습니다. 특허청 홈페이지에 양식도 있고, 인터넷에 정보도 좀 있으니까요. "해보면 되겠지"라는 생각으로 접근하십니다.
그런데 현실은 좀 다릅니다.
최근 상담한 고객 중에 이런 분이 계셨습니다. 스타트업을 운영하시는 40대 대표님인데, 직접 출원을 하셨고, 심사관에서 거절이유 통지가 왔을 때도 혼자 보정서를 작성해서 제출하셨습니다. 문제는 그 보정서가 원래 청구항의 범위를 너무 좁혀버렸다는 겁니다. 등록은 됐습니다. 그런데 정작 경쟁사가 비슷한 기술을 쓰기 시작했을 때, 권리를 행사할 수가 없었습니다. 권리범위가 너무 좁아서 경쟁사 제품이 걸리지 않은 거죠.
"등록 받은 게 오히려 독이 됐다"고 하시더군요. 씁쓸한 말씀이었습니다.
특허 보정서는 단순히 서류를 수정하는 작업이 아닙니다. 심사관의 거절이유를 정확히 파악하고, 청구항의 권리범위를 최대한 유지하면서 거절이유를 극복하는 전략적 문서입니다. 이걸 전략 없이 썼다가는, 등록은 받더라도 쓸모없는 특허가 되는 경우가 허다합니다.
무작정 연락부터 주시는 것은 바람직하지 않습니다. 저의 업무 철학을 한번 살펴 보시고, 공감이 되는 경우에만 문의를 부탁 드립니다.
보정서, 언제까지 낼 수 있나요
시간 이야기를 빠뜨릴 수가 없습니다.
거절이유 통지를 받으면 통상 2개월 이내에 의견서 또는 보정서를 제출해야 합니다. 연장 신청을 하면 1개월씩 최대 2회까지 연장이 가능하긴 합니다. 그러나 기간을 넘기면? 출원이 그대로 거절 확정됩니다.
그동안 들인 비용, 시간, 노력이 한순간에 날아가는 거죠.
잠깐 딴 이야기를 했는데, 저에게 오시는 분들 중에 이 기간을 놓쳐서 오시는 분들이 생각보다 꽤 됩니다. 처음 특허청 통지를 받고 "나중에 알아봐야지" 하다가 기간을 넘겨버린 겁니다. 안타까운 경우입니다. 거절이유 통지서를 받으셨다면, 그날 바로 전문가에게 검토를 요청하십시오. 하루가 아깝습니다.
보정서 작성에서 가장 많이 하는 실수
19년 동안 수천 건의 보정 사건을 처리하면서 공통적으로 보이는 실수들이 있습니다.
- 거절이유를 정확히 이해하지 못한 채 청구항만 수정하는 경우
- 독립항의 범위를 과도하게 좁혀서 등록은 받지만 권리가 유명무실해지는 경우
이 두 가지가 가장 빈번합니다.
특히 두 번째가 무섭습니다. 등록을 받았다는 기쁨에 나중에 권리를 쓰려고 보면 아무 쓸모가 없는 경우. 특허등록증이 있는데 경쟁사를 막을 수 없는 상황. 이게 얼마나 허탈한 일인지는 직접 겪어보신 분들만 아실 겁니다.
다시 본론으로 돌아가면, 보정서 작성의 핵심은 "거절이유를 극복하되, 권리범위를 최대한 지키는 것"입니다. 이 두 가지를 동시에 잡는 것이 전문가의 역할입니다.
거절이유 통지서에는 심사관이 어떤 선행기술을 인용했는지, 어떤 이유로 거절하는지가 나와 있습니다. 그 논리를 정확히 읽어내고, 우리 발명의 어떤 부분이 선행기술과 구별되는지를 설득력 있게 주장해야 합니다. 단순히 청구항 문구를 바꾸는 것이 아니라, 심사관을 설득하는 논리를 구성하는 작업입니다. 이건 경험이 없으면 쉽지 않습니다.
보정 범위, 함부로 넘으면 안 됩니다
이 부분은 특히 강조하고 싶습니다.
특허법상 보정은 "출원 당시의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위" 내에서만 허용됩니다. 처음 출원할 때 명세서에 없던 내용을 보정서에서 새로 추가하면 안 된다는 뜻입니다. 이걸 "신규사항 추가"라고 하는데, 이게 문제가 되면 오히려 새로운 거절이유가 생깁니다.
처음 출원 명세서를 얼마나 잘 썼느냐가 나중에 보정 범위를 결정짓는다는 말입니다. 초기 명세서가 허술하면, 보정 단계에서 손을 쓸 수 없는 상황이 생깁니다. 단추를 잘못 끼운 채로 끝까지 가는 거죠.
그래서 저는 항상 출원 단계부터 꼼꼼하게 명세서를 작성하는 것을 강조합니다. 보정을 염두에 두고 처음부터 여유 있게 기재해두는 것, 이게 19년 경험에서 나온 실무 노하우입니다.
거절이유 극복이 안 되면 어떻게 하나요
보정서를 제출했는데도 심사관이 거절을 유지하는 경우가 있습니다. 이때 선택지가 몇 가지 있습니다.
재심사 청구를 통해 다시 한 번 심사를 받는 방법이 있고, 특허심판원에 거절결정불복심판을 청구하는 방법도 있습니다. 심판까지 가면 시간도 비용도 더 들지만, 포기하지 않으면 길은 있습니다. 실제로 저에게 오시는 분들 중 다른 곳에서 거절 확정을 받은 뒤 오시는 분들도 있습니다. 그분들과 함께 심판을 통해 등록으로 이어진 사례들이 적지 않습니다.
포기하지 않는 것. 그게 특허의 기본입니다.
꼭 저가 아니더라도, 보정서 작성만큼은 경험 있는 변리사를 통해 진행하시는 것을 강력히 권합니다. 출원까지 잘 해놓고 보정 단계에서 무너지는 경우를 너무 많이 봐왔습니다. 거절이유 통지서를 받으셨다면, 그 순간부터 시간이 흐르고 있다는 것을 잊지 마십시오.
당장 상담이 필요하신 분들은 아래 알려 드리는 링크를 통해 연락 주셔도 좋습니다. 최선의 방법을 찾아 드리겠습니다.
감사합니다.
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