특허기술이전계약, 계약서 한 줄 차이가 소송으로 번집니다

안녕하세요

특허법인 테헤란, 윤 변리사입니다.

요즘 특허기술이전계약 관련해서 문의를 주시는 분들이 부쩍 늘었습니다.

대부분은 두 가지 상황 중 하나입니다. 본인이 보유한 특허기술을 팔거나 라이선스를 주려는 분, 아니면 반대로 남의 특허기술을 도입해서 사업에 활용하려는 분. 어느 쪽이든 공통점이 있습니다. 계약서를 어떻게 써야 하는지, 뭘 조심해야 하는지 막막하다는 거죠.

솔직히 말씀드리면, 특허기술이전계약은 단순한 서류 작업이 아닙니다. 잘못 체결하면 수억 원짜리 기술을 헐값에 넘기거나, 반대로 도입한 기술을 제대로 쓰지도 못하는 상황이 생깁니다. 실제로 그런 분들을 저는 수없이 봐왔습니다.

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기술이전계약, 도대체 뭘 주고받는 건가요

특허기술이전계약은 크게 두 가지 형태로 나뉩니다.

하나는 양도(Assignment), 즉 특허권 자체를 완전히 넘기는 것입니다. 소유권이 이전되는 거죠. 집을 파는 것과 비슷합니다. 한번 넘기면 원칙적으로 돌아오지 않습니다.

다른 하나는 실시권 허여(License), 쉽게 말해 사용권을 주는 겁니다. 집을 파는 게 아니라 세를 놓는 것과 같습니다. 독점적으로 줄 수도 있고, 여러 곳에 동시에 줄 수도 있습니다. 이 차이를 명확히 이해하지 못한 채로 계약서에 도장을 찍는 분들이 생각보다 많습니다.

최근 상담한 한 스타트업 대표님이 계셨는데요. 본인의 핵심 특허기술을 대기업 측에 "사용하게 해준다"는 생각으로 계약을 체결했는데, 계약서를 들여다보니 실질적으로는 양도에 가까운 조건이 들어가 있었습니다. 독점적 실시권에 재실시권까지 부여한 형태였거든요. 결국 그 기술로 본인이 사업을 하려 해도 발이 묶이는 상황이 된 겁니다.

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계약서에 반드시 들어가야 하는 것들

계약서를 작성할 때 빠지면 안 되는 조항들이 있습니다.

• 실시 범위: 어떤 제품에, 어떤 지역에서, 어떤 기간 동안 사용할 수 있는지
• 대가 조건: 일시불인지, 매출 연동 로열티인지, 아니면 두 가지를 혼합한 방식인지
• 개량발명의 귀속: 도입한 기술을 발전시켜 새로운 특허가 나왔을 때 그 권리는 누구 것인가
• 분쟁 해결 방식: 문제가 생겼을 때 어디서, 어떤 방식으로 해결할 것인가

이 중에서 실무적으로 가장 분쟁이 많이 생기는 부분이 개량발명 귀속 조항입니다. 처음 계약할 때는 서로 좋은 관계라 이런 걸 꼼꼼히 따지는 게 어색하게 느껴지기도 합니다. 뭐 그런 거죠. 그런데 나중에 기술이 발전하고 돈이 걸리기 시작하면 이야기가 완전히 달라집니다.

아래의 공지글에는 제가 운영하는 법인 및 저의 개인적인 생각이 포함되어 있습니다. 이 글 정도는 꼭 한번 읽어 보시고 선택을 고민해 보시기 바랍니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222176762007

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로열티, 얼마가 적정한가요

이 질문을 정말 많이 받습니다.

변리사님, 로열티를 몇 퍼센트로 받아야 하나요?

정해진 공식은 없습니다. 다만 통상적으로 기술이전 로열티는 해당 기술이 적용된 제품 매출액의 2~10% 수준에서 협상이 이루어지는 경우가 많습니다. 기술의 독창성, 시장 규모, 경쟁 기술의 존재 여부, 특허의 잔여 존속기간 등이 복합적으로 작용합니다.

그런데 여기서 중요한 게 있습니다. 로열티 산정의 기준이 되는 매출액을 어떻게 정의하느냐입니다. 총매출인지, 순매출인지, 해당 기술이 적용된 부품의 매출만인지에 따라 실제로 받는 금액이 몇 배씩 차이가 납니다. 이걸 모호하게 써놓으면 나중에 계산이 안 됩니다. 진짜로.

저에게 오시는 분들 중에 이미 계약을 체결하고 나서 "이 계약서대로 로열티를 계산하면 어떻게 되는 거냐"고 물어보시는 경우가 있습니다. 들여다보면 계산 방식이 불명확해서 양측이 서로 다른 금액을 주장할 수밖에 없는 구조인 경우가 꽤 됩니다. 그때는 이미 늦은 거죠.

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기술이전 전, 반드시 확인해야 하는 것

기술을 주는 쪽이든, 받는 쪽이든 계약 전에 꼭 확인해야 할 사항이 있습니다.

특허의 유효성 검토입니다.

특허가 등록되어 있다고 해서 그 권리가 영원히 살아있는 건 아닙니다. 연차료 미납으로 소멸된 특허, 무효심판으로 취소될 가능성이 있는 특허, 권리범위가 너무 좁아서 실질적인 보호가 안 되는 특허. 이런 경우가 생각보다 많습니다.

기술을 도입하는 입장에서 이 검토를 제대로 하지 않으면, 돈을 주고 실질적으로 아무 보호도 안 되는 기술을 산 꼴이 될 수 있습니다. 반대로 기술을 주는 입장에서도 본인 특허의 권리범위를 정확히 파악하고 있어야 제대로 된 가격을 받을 수 있습니다.

19년간 이 일을 하면서 느낀 건, 기술이전 협상에서 정보의 비대칭이 생기는 순간 반드시 손해 보는 쪽이 생긴다는 겁니다. 그 손해 보는 쪽이 여러분이 되지 않으려면 전문가와 함께 움직이셔야 합니다.

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셀프로 계약서 쓰다가 생기는 일

인터넷에 "기술이전계약서 양식"을 검색하면 꽤 많은 샘플이 나옵니다. 그걸 가져다 이름만 바꿔서 쓰시는 분들이 있습니다.

참. 그렇게 하시면 안 됩니다.

기술이전계약은 특허법, 민법, 독점규제법 등 여러 법률이 교차하는 영역입니다. 특히 독점적 실시권 계약의 경우 공정거래법상 불공정거래행위 문제가 생길 수도 있고, 계약 조건에 따라 특허청에 등록을 해야 제3자에게 대항할 수 있는 경우도 있습니다.

"계약서는 그냥 형식 아닌가요?"라고 생각하시는 분들. 그 생각이 나중에 수억 원짜리 분쟁의 씨앗이 됩니다. 저한테 오시는 분들 중에 이미 잘못 체결된 계약 때문에 고통받고 계신 분들이 있습니다. 눈물을 흘리며, 그때서야 변리사를 찾아오는 거죠. 그 상황에서 제가 해드릴 수 있는 것에는 한계가 있습니다.

계약 전에 오시는 것과 계약 후에 오시는 것. 결과가 완전히 다릅니다.

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기술이전, 정부 지원도 활용하세요

이건 아는 분들이 의외로 많지 않아서 한 말씀 드립니다.

한국발명진흥회, 한국기술거래사협회, 각 지역 테크노파크 등을 통해 기술이전 관련 지원사업이 꽤 운영되고 있습니다. 기술가치평가 비용 지원, 기술이전 중개 서비스, 계약서 작성 지원 등 다양한 프로그램이 있습니다.

저도 기술거래사 자격을 보유하고 있고, 한국발명진흥회 평가위원으로 활동한 경험이 있어서 이쪽 생태계를 어느 정도 파악하고 있습니다. 정부 지원을 잘 활용하면 비용 부담을 줄이면서도 제대로 된 계약을 체결할 수 있습니다. (이 부분은 추후 별도 컬럼으로 좀 더 자세히 다룰 예정입니다.)

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정리 드리면,

특허기술이전계약에서 기억하실 것:

• 양도와 실시권 허여는 완전히 다른 개념이다
• 로열티 산정 기준과 개량발명 귀속 조항을 반드시 명확히 해야 한다
• 계약 전 특허의 유효성과 권리범위를 먼저 확인하라
• 인터넷 양식 그대로 쓰는 건 위험하다
• 계약 전에 전문가와 상의하는 것이 계약 후보다 훨씬 낫다

정도를 기억하시면 좋겠습니다.

당장 상담이 필요하신 분들은 아래 알려 드리는 링크를 통해 연락 주셔도 좋습니다. 최선의 방법을 찾아 드리겠습니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222180460017

저의 생각과 업무철학에 동의하신다면 문의 주셔도 좋습니다.

가장 정확하고, 신속한 길을 알려 드리겠습니다.

감사합니다.