특허보정서제출, 첫 번째 기회를 놓치면 거절 확정입니다

안녕하세요

특허법인 테헤란, 윤 변리사입니다.

특허보정서제출이라는 단어를 검색하셨을 정도이면, 이미 특허 출원을 진행 중이거나, 특허청으로부터 어떤 통지를 받으신 상황일 가능성이 높습니다.

아마 이런 상황이실 겁니다.

출원을 해놓고 기다리고 있었는데, 어느 날 특허청으로부터 "의견제출통지서" 혹은 "거절이유통지서"가 날아온 거죠. 처음 받아보시는 분들은 당황하십니다. 심지어 어떤 분은 저에게 전화를 하시면서 "변리사님, 특허청에서 뭔가 잘못됐다고 연락이 왔는데요, 이게 거절된 건가요?"라고 물어보시더군요.

거절된 게 아닙니다. 아직 기회가 있습니다.

그 기회를 살리는 것이 바로 보정서 제출입니다. 오늘은 이 보정서가 무엇인지, 그리고 왜 이 타이밍에 실수를 하면 안 되는지, 19년간 수천 건의 출원을 직접 다뤄온 제 경험을 바탕으로 솔직하게 이야기해 드리겠습니다.

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보정서, 그게 정확히 뭔가요

쉽게 말하면 이렇습니다.

특허 출원서를 처음 제출할 때, 청구범위나 명세서에 미흡한 부분이 있을 수 있습니다. 특허청 심사관이 이를 검토하면서 "이 부분은 선행기술과 겹치는 것 같다", "이 청구항은 명확하지 않다"는 식의 거절이유를 통지해 오는 거죠. 이때 출원인이 해당 내용을 수정·보완하여 다시 제출하는 서류가 바로 보정서입니다.

한마디로, 심사관의 지적을 받아들여 내용을 다듬는 과정입니다.

다만, 보정이 무제한으로 허용되는 건 아닙니다. 우리 특허법은 보정의 범위를 엄격히 제한하고 있습니다. 처음 출원할 때 제출한 명세서와 도면의 범위를 벗어나는 신규사항을 추가하는 보정은 허용되지 않습니다. 이 부분을 모르고 보정서를 작성하다가 오히려 더 큰 문제를 만드는 분들이 계십니다.

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보정서 제출, 언제까지 가능한가

타이밍이 생각보다 중요합니다.

특허보정서는 출원 이후 심사 단계에서 여러 시점에 제출할 수 있습니다. 심사청구 후 심사관이 거절이유를 통지하면, 그에 대한 의견서와 함께 보정서를 제출할 수 있고요. 거절결정이 난 이후에도 재심사 청구와 함께 보정서를 제출하는 길이 열려 있습니다.

문제는 거절결정불복심판을 청구한 이후입니다. 이 단계에서는 보정의 범위가 더욱 좁아집니다. 특허법 제170조에 따라 심판 청구 후 30일 이내에만 보정이 가능하고, 그 범위도 제한적입니다.

결국, 거절이유 통지를 받은 시점이 가장 중요한 분기점입니다. 이 시점에 제대로 된 보정을 하지 못하면, 이후 단계에서는 선택지가 점점 줄어듭니다.

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셀프 보정, 왜 위험한가

솔직히 말씀드리겠습니다.

특허 출원을 셀프로 진행하신 분들 중에, 거절이유 통지를 받고 나서야 저를 찾아오시는 경우가 꽤 많습니다. 최근에도 이런 분이 계셨습니다. 직접 출원을 했는데 심사관으로부터 "청구항이 선행기술과 동일하다"는 거절이유가 왔고, 인터넷을 뒤져서 보정서 양식을 찾아 직접 제출했다고 하셨습니다.

결과는 안타깝게도 거절 확정이었습니다.

왜냐하면, 보정서 작성은 단순히 내용을 고치는 게 아니기 때문입니다. 거절이유의 정확한 의미를 파악하고, 어떤 청구항을 어떻게 한정할 것인지, 선행기술과 어떻게 차별화할 것인지에 대한 전략이 필요합니다. 아무렇게나 고쳤다가는 신규사항 추가 문제가 생기거나, 청구범위가 너무 좁아져서 등록은 됐지만 권리가 쓸모없어지는 경우도 생깁니다.

등록이 됐는데 쓸모없는 특허. 이것도 실패입니다.

무작정 연락부터 주시는 것은 바람직하지 않습니다. 저의 업무 철학을 한번 살펴 보시고, 공감이 되는 경우에만 문의를 부탁 드립니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222176762007

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거절이유 종류에 따라 보정 전략이 달라집니다

이 부분이 핵심입니다.

거절이유는 크게 몇 가지로 나뉩니다. 신규성 결여, 진보성 결여, 기재불비, 산업상 이용가능성 문제 등입니다. 각각의 거절이유에 따라 보정 방향이 완전히 달라집니다.

예를 들어 신규성 결여로 거절이 된 경우, 선행기술과 동일하다는 지적이므로 청구항에 차별화 요소를 추가하는 방향으로 보정을 해야 합니다. 반면 진보성 결여는 조금 더 복잡합니다. 선행기술들의 조합으로 쉽게 도출될 수 있다는 지적이기 때문에, 단순히 구성 요소를 추가하는 것만으로는 극복이 어려운 경우가 많습니다. 이때는 의견서를 통해 발명의 효과를 구체적으로 입증하는 작업이 병행되어야 합니다.

기재불비 거절이유는 또 다릅니다. 청구항이 명확하지 않거나, 명세서에 청구항을 뒷받침하는 내용이 부족할 때 나옵니다. 이 경우에는 청구항의 표현 자체를 다듬거나, 명세서의 실시예를 보강하는 방향으로 접근해야 하죠.

19년 동안 이런 케이스를 수없이 다뤄왔는데, 거절이유 통지서 하나를 받더라도 그 안에 담긴 심사관의 의도를 정확히 읽어내는 것이 무엇보다 중요하다고 느낍니다. 같은 거절이유라도 심사관마다 강조하는 포인트가 다를 수 있거든요.

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보정서 제출 후에도 또 거절이 나올 수 있습니다

이건 미리 알고 계셔야 합니다.

보정서를 제출했다고 해서 무조건 등록이 되는 건 아닙니다. 심사관이 보정 내용을 검토한 후 여전히 거절이유가 해소되지 않았다고 판단하면, 거절결정이 내려집니다. 이때 선택지는 두 가지입니다.

• 재심사 청구 (거절결정일로부터 3개월 이내)
• 거절결정불복심판 청구 (거절결정일로부터 3개월 이내)

재심사 청구는 새로운 보정서를 제출하면서 다시 한 번 심사를 받는 방법입니다. 심판은 특허심판원이라는 별도 기관에서 심사관의 결정이 옳았는지를 다시 판단하는 절차고요.

어느 쪽이 유리한지는 케이스마다 다릅니다. 보정할 여지가 충분히 남아 있다면 재심사를, 보정 가능한 범위가 이미 소진됐거나 심사관의 판단 자체가 잘못됐다고 볼 여지가 있다면 심판을 선택하는 게 일반적입니다. 이 판단을 혼자서 하시는 것은 정말 어렵습니다.

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포기하지 마십시오. 아직 끝이 아닙니다

거절결정을 받으셨다고 해서 모든 게 끝난 게 아닙니다.

제가 19년간 이 일을 하면서 느낀 건, 포기하지 않는 것이 특허에서도, 인생에서도 결국 답이라는 겁니다. 처음 출원에서 거절이 났어도, 보정과 심판을 통해 결국 등록에 성공한 사례를 저는 수도 없이 봐왔습니다. 반대로, 충분히 가능성이 있었는데 중간에 포기해버린 분들도 많이 봤고요. 그분들이 나중에 후회하시는 걸 볼 때마다 참 안타깝습니다.

한 번 단추를 잘못 끼웠다고 해서, 옷을 버릴 필요는 없습니다. 다시 처음부터 끼우면 됩니다.

다만, 그 과정에서 적절한 전문가의 도움을 받으시는 게 훨씬 낫습니다. 혼자 하다가 더 꼬이는 경우를 너무 많이 봤거든요.

꼭 저가 아니더라도, 경험 있는 변리사를 통해 보정 전략을 세우시기 바랍니다.

당장 상담이 필요하신 분들은 아래 알려 드리는 링크를 통해 연락 주셔도 좋습니다. 최선의 방법을 찾아 드리겠습니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222180460017

감사합니다.