미국특허검색, 셀프로 하다가 놓치는 게 이것입니다

미국특허검색 이라는 단어를 검색하셨을 정도이면, 이미 어느 정도 공부를 하셨을 것으로 예상됩니다.

아마 이런 상황이실 겁니다.

미국 시장을 바라보고 있거나, 혹은 이미 미국 진출을 준비 중인데 내 아이디어가 미국에서 이미 특허로 등록되어 있는지 확인하고 싶은 것이겠죠. 아니면 반대로, 내가 미국에 특허를 내려는데 선행기술이 있는지 먼저 살펴보고 싶으신 거거나요.

어찌 여러분의 상황과 비슷하신지요?

안녕하세요.

특허법인 테헤란, 윤 변리사입니다.

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미국특허검색, 왜 해야 하는가

솔직히 말씀드리면, 미국특허검색을 제대로 하지 않고 출원을 진행하다 낭패를 보는 경우가 생각보다 훨씬 많습니다.

제가 19년간 변리사로 일하면서 가장 안타까웠던 순간 중 하나가 바로 이 케이스입니다. 한국에서 특허를 받고, 미국 PCT 출원까지 진행했는데, 미국 심사 단계에서 이미 동일한 기술이 미국특허로 등록되어 있다는 거절이유를 받는 상황. 그 선행특허가 한국어로 된 문헌이 아니라 영문 미국특허였기 때문에, 한국 출원 전 선행기술 조사에서 놓쳤던 겁니다.

시간도, 돈도, 기회도 한꺼번에 날아가는 상황입니다.

그래서 미국 시장을 조금이라도 생각하고 계신 분들이라면, 미국특허검색은 출원 전에 반드시 거쳐야 하는 과정입니다.

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USPTO에서 직접 검색하는 방법

미국 특허청인 USPTO(United States Patent and Trademark Office)에서는 누구나 무료로 특허를 검색할 수 있는 시스템을 운영합니다. 대표적인 것이 Patent Full-Text and Image Database(PatFT)와 Patent Application Full-Text and Image Database(AppFT) 두 가지입니다.

PatFT는 이미 등록된 미국특허를 검색하는 데 쓰이고, AppFT는 아직 심사 중인 출원 공개 건을 볼 수 있습니다. 두 개를 같이 봐야 전체 그림이 나옵니다.

검색 방법은 크게 두 가지입니다.

• Quick Search: 키워드나 발명자명, 출원번호 등을 간단하게 입력하는 방식
• Advanced Search: 필드 코드를 활용해 청구항, 명세서, 출원인 등을 세분화해서 검색하는 방식

Quick Search는 일반인도 쉽게 쓸 수 있습니다. 그런데 문제는 여기서부터입니다. 키워드를 어떻게 조합하느냐에 따라 검색 결과가 완전히 달라집니다. 같은 기술인데 다른 단어로 기재된 특허가 수두룩하거든요. 그래서 키워드 하나 넣어보고 "없네요, 안전하겠네요" 하고 넘어가시면 곤란합니다.

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Google Patents도 활용하세요

USPTO 외에 Google Patents도 굉장히 유용합니다. 사실 저도 1차 검색은 Google Patents로 시작하는 경우가 많습니다.

인터페이스가 훨씬 직관적이고, 미국특허뿐 아니라 유럽, 일본, 한국 특허까지 한 번에 볼 수 있다는 점에서 편의성은 압도적입니다. 번역 기능도 내장되어 있어서 영어가 익숙하지 않으신 분들도 어느 정도 내용 파악이 가능하고요.

다만, Google Patents는 검색 정확도 면에서 USPTO 공식 데이터베이스보다 약간 뒤처질 수 있습니다. 최신 공개 건이 반영되는 속도가 조금 느리거나, 일부 고급 필터 기능이 제한적이라는 점은 감안하셔야 합니다.

그러니까 Google Patents로 큰 그림을 잡고, USPTO에서 한 번 더 정밀하게 확인하는 방식이 현실적으로 좋습니다.

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검색 결과를 어떻게 해석해야 하는가

잠깐 딴 이야기를 했는데, 다시 본론으로 돌아가면.

미국특허검색에서 진짜 어려운 부분은 검색 자체가 아닙니다. 검색해서 나온 결과를 어떻게 해석하느냐가 관건입니다.

예를 들어볼게요. 검색을 해보니 유사해 보이는 특허가 3건 나왔습니다. 이걸 보고 "아, 이미 있구나, 특허 못 받겠네" 하고 포기하는 분들이 있습니다. 반대로 "청구항 문구가 내 거랑 조금 다르니까 괜찮겠지" 하고 그냥 진행하는 분들도 있습니다. 둘 다 위험합니다.

미국특허의 권리 범위는 청구항(Claims) 에 의해 결정됩니다. 명세서 본문이 비슷해도 청구항이 다르면 권리 범위가 달라질 수 있고, 반대로 청구항 문구가 달라 보여도 균등론 적용에 따라 침해가 인정되는 경우도 있습니다. 이 판단을 일반인이 혼자서 하기는 현실적으로 어렵습니다.

하루에 20건 이상 상담을 하다 보면, 미국특허검색 결과를 직접 출력해서 "이거 괜찮은 거 맞죠?" 하고 오시는 분들을 자주 만납니다. 그분들 중 상당수가 스스로 안전하다고 판단한 것이 실제로는 문제가 될 수 있는 상황이었습니다.

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셀프 검색의 한계, 솔직하게 말씀드리면

글쎄요, 이 부분은 좀 민감할 수 있습니다.

"그냥 내가 직접 검색해서 확인하면 안 되나요?" 라고 하시는 분들, 충분히 이해합니다. 비용도 아끼고 싶고, 정보는 공개되어 있으니까요.

그런데 특허 검색이라는 게 단순히 '있다, 없다'를 확인하는 작업이 아닙니다. 내 기술의 어떤 부분이 선행기술과 겹치는지, 겹치더라도 어떤 차별점으로 특허를 받을 수 있는지, 혹은 특정 특허의 권리 범위 안에 내 제품이 들어가는지 아닌지를 판단하는 작업입니다.

이 판단을 잘못하면 두 가지 문제가 생깁니다.

하나는 출원 후 미국 심사관으로부터 거절이유를 받는 것. 또 하나는 더 심각한 경우인데, 이미 등록된 미국특허를 침해하면서 미국 시장에 제품을 판매했다가 소송을 당하는 것입니다. 미국 특허 소송 비용은 한국과 차원이 다릅니다. 수십억 원 단위의 손해배상이 나오는 경우도 드물지 않습니다.

아래의 공지글에는 제가 운영하는 법인 및 저의 개인적인 생각이 포함되어 있습니다. 이 글 정도는 꼭 한번 읽어 보시고 선택을 고민해 보시기 바랍니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222176762007

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미국특허검색, 실제로 이렇게 접근하십시오

제가 실무에서 선행기술 조사를 할 때 쓰는 흐름을 간단히 공유해 드리겠습니다.

먼저 내 기술의 핵심 구성요소를 영어 키워드로 정리합니다. 이게 생각보다 까다롭습니다. 같은 개념도 미국 특허 문서에서는 전혀 다른 단어로 표현되는 경우가 많거든요. 예를 들어 한국에서 '스마트 잠금장치'라고 부르는 것이 미국 특허에는 'electronic access control device' 혹은 'IoT-enabled locking mechanism' 등 다양하게 기재될 수 있습니다.

키워드를 여러 조합으로 바꿔가며 검색하고, 관련 특허가 나오면 그 특허의 CPC 분류코드를 확인합니다. 이 코드를 이용해서 같은 기술 분야 특허들을 묶어서 볼 수 있기 때문에, 키워드만으로 놓친 특허들을 추가로 발견하는 경우가 많습니다.

그리고 나서 각 특허의 청구항을 읽으면서 내 기술과의 관계를 분석합니다.

이 과정 전체를 전문가가 수행하는 선행기술조사 보고서로 만들면, 출원 전략을 세우는 데 있어 훨씬 명확한 방향이 잡힙니다. 단순히 '없으니까 출원해도 된다'가 아니라, '이런 선행기술이 있으니 청구항을 이렇게 설계해야 등록 가능성이 높아진다'는 구체적인 방향이 나오는 겁니다.

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맺음말

미국특허검색은 분명히 여러분이 직접 해볼 수 있는 작업입니다. USPTO와 Google Patents 모두 무료로 열려 있고, 기본적인 사용법은 어렵지 않습니다.

다만, 검색 결과를 해석하고 그것을 출원 전략으로 연결하는 부분은 다른 이야기입니다. 그 판단이 잘못되면, 미국 시장 진출 자체가 흔들릴 수 있습니다.

꼭 저가 아니더라도, 미국특허 출원을 생각하고 계신 분이라면 선행기술 조사만큼은 전문가와 함께 하시는 것을 권합니다.

저의 생각과 업무철학에 동의하신다면 문의 주셔도 좋습니다. 가장 정확하고, 신속한 길을 알려 드리겠습니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222180460017

감사합니다.