미국특허침해소송이라는 단어를 검색하셨을 정도이면, 이미 어느 정도 상황이 급하거나, 아니면 미리 대비를 하시려는 분일 거라 예상됩니다.
안녕하세요.
특허법인 테헤란, 윤 변리사입니다.
미국특허침해소송, 한국과 뭐가 다른가
솔직히 말씀드리겠습니다.
미국특허침해소송은 한국 특허분쟁과 차원이 다릅니다. 규모도, 비용도, 리스크도.
한국에서 특허침해 소송이 붙으면 보통 수천만 원 단위에서 끝나는 경우가 많습니다. 그런데 미국은 다릅니다. 배심원 평결이 나오는 순간, 수백억 원 단위의 손해배상이 선고되는 일이 비일비재합니다. 퀄컴, 애플, 삼성이 미국에서 주고받은 특허소송 결과들을 생각해 보시면 감이 오실 겁니다.
그리고 한 가지 더. 미국은 징벌적 손해배상(Treble Damages) 제도가 있습니다. 고의 침해로 판단되면, 산정된 손해액의 최대 3배까지 배상을 명할 수 있어요. 한국에는 없는 개념입니다.
어떤 경우에 소송을 당하게 되나
저에게 오시는 분들 중에 가장 많은 케이스는 두 가지입니다.
하나는 미국에 제품을 수출하거나 서비스를 제공하다가 NPE(Non-Practicing Entity), 흔히 말하는 특허괴물로부터 경고장을 받는 경우입니다. 이 경우 소송을 당한 게 아니라 소송 직전 단계인데, 많은 분들이 이걸 가볍게 보십니다. 큰 실수입니다.
또 하나는 경쟁사가 직접 소송을 제기하는 경우입니다. 미국 시장에서 점유율이 올라가기 시작하면, 기존 업체들이 특허를 무기로 꺼내 드는 일이 생깁니다. 이건 사업이 잘 되고 있다는 신호이기도 하지만, 동시에 엄청난 위기이기도 하죠.
최근 상담한 고객 중에 미국 이커머스 시장에 진출한 중소기업 대표님이 계셨습니다. 경고장을 받고 6개월을 그냥 보내다가 저에게 오셨는데, 이미 상황이 상당히 복잡하게 꼬여 있었습니다. 처음 경고장을 받았을 때 바로 대응을 했더라면 훨씬 나은 결과를 만들 수 있었을 텐데, 그 점이 참 안타까웠습니다.
소송이 시작되면 어떻게 진행되나
미국특허침해소송은 연방지방법원(U.S. District Court)에서 진행됩니다.
소장이 접수되면, 디스커버리(Discovery) 절차가 시작됩니다. 이게 한국 소송과 가장 크게 다른 부분입니다. 양측이 서로의 내부 문서, 이메일, 개발 이력, 회의록까지 광범위하게 제출을 요구할 수 있습니다. 기업 입장에서는 내부 기밀이 상당 부분 노출되는 과정이기도 합니다.
잠깐 딴 이야기를 했는데, 이 디스커버리 비용만으로도 수억 원이 소요되는 경우가 많습니다. 소송 자체보다 이 과정이 더 무겁게 느껴지시는 분들도 계십니다.
다시 본론으로 돌아가면, 이후에는 클레임 해석(Claim Construction) 단계가 있습니다. 특허 청구항의 범위를 법원이 해석하는 단계인데, 사실 소송의 승패가 여기서 상당 부분 결정된다고 봐도 과언이 아닙니다. 청구항 해석에 따라 침해 여부가 완전히 달라지기 때문입니다.
그리고 배심원 재판. 한국에는 없는 시스템이죠. 법률 전문가가 아닌 일반 시민이 침해 여부와 손해배상액을 결정하는 구조입니다. 뭐 그런 거죠, 미국 특허소송이 예측 불가능하다고 불리는 이유 중 하나가 바로 이겁니다.
무작정 연락부터 주시는 것은 바람직하지 않습니다. 저의 업무 철학을 한번 살펴 보시고, 공감이 되는 경우에만 문의를 부탁 드립니다.
피소됐을 때 쓸 수 있는 방어 전략
피소가 됐다고 해서 무조건 불리한 것은 아닙니다. 방어 수단이 여러 가지 있습니다.
비침해 주장(Non-Infringement)이 가장 기본입니다. 내 제품이나 서비스가 해당 특허의 청구항 범위에 실제로 걸리지 않는다는 주장입니다. 청구항을 하나하나 분석해서, 구성요소 중 하나라도 빠져 있으면 침해가 아니라는 논리를 세우는 겁니다.
두 번째는 특허 무효 주장(Invalidity)입니다. 상대방의 특허 자체가 무효라는 공격입니다. 선행기술을 찾아내서 신규성이나 진보성이 없다는 걸 증명하는 방식이죠. 미국에서는 IPR(Inter Partes Review)이라는 특허심판원 절차를 통해 소송과 별도로 특허 무효를 다툴 수도 있습니다. 이 절차가 소송 비용을 낮추는 데 꽤 효과적으로 활용됩니다.
세 번째는 라이선스 협상입니다. 싸우는 것보다 협상이 나은 경우도 분명히 있습니다. 상대방이 NPE라면 특히 그렇습니다. 이들의 목적은 대부분 로열티 수익이지, 사업 방해가 아니거든요. 협상 테이블에 어떻게 앉느냐, 어떤 조건으로 합의를 이끌어내느냐가 관건입니다.
경고장을 받았을 때 절대 하지 말아야 할 것
경고장(Cease and Desist Letter)을 받으면 많은 분들이 두 가지 실수를 합니다.
하나는 무시하는 것. 혹시 그냥 넘어가겠지 하고 버티다가 실제 소장이 날아오는 경우가 생각보다 많습니다. 경고장 단계에서 대응하는 것과, 소송이 시작된 후 대응하는 것은 비용과 결과 면에서 하늘과 땅 차이입니다.
또 하나는 섣불리 답장을 보내는 것. 경고장에 대한 답변 내용이 나중에 소송에서 증거로 활용될 수 있습니다. 특히 "우리가 해당 특허를 알고 있었다"는 사실이 인정되면, 고의 침해로 판단되어 징벌적 손해배상의 빌미가 될 수 있습니다. 법무팀이나 전문가와 먼저 상의하지 않고 직접 답장을 보내는 것은 정말 위험합니다.
사전 대비가 가장 싼 보험입니다
19년간 수천 건의 지식재산권 사건을 다루면서 느끼는 건, 결국 미리 준비한 기업이 살아남는다는 겁니다.
미국 시장 진출 전에 FTO(Freedom to Operate) 분석을 해두는 것. 내 제품이 미국 시장에서 타인의 특허를 침해할 소지가 있는지를 미리 검토하는 작업입니다. 이걸 해두면, 설령 나중에 경고장을 받더라도 훨씬 유리한 위치에서 대응할 수 있습니다.
그리고 자사 특허를 미국에 등록해두는 것도 중요합니다. 상대방이 소송을 걸어왔을 때, 맞소송(Counter-claim)을 제기할 수 있는 카드가 생기거든요. 협상 테이블에서의 힘이 완전히 달라집니다.
글쎄요, 이 준비를 귀찮다고 미루다가 낭패를 보는 기업들을 너무 많이 봐왔습니다. 하루 20건 이상 상담을 하다 보면, 비슷한 패턴의 안타까운 사례들이 반복됩니다. 미국 수출을 시작한 지 2~3년 만에 소송을 당해서, 그동안 쌓아온 것들이 흔들리는 경우들이요.
꼭 저가 아니더라도, 미국 특허소송 경험이 있는 변리사 혹은 미국 특허 전문 로펌과 반드시 상의하시기 바랍니다. 이건 혼자 감당할 수 있는 영역이 아닙니다.
저의 생각과 업무철학에 동의하신다면 문의 주셔도 좋습니다. 가장 정확하고, 신속한 길을 알려 드리겠습니다.
감사합니다.
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