특허청항고심판, 이 3가지 실수 하면 99% 거절됩니다

안녕하세요

특허법인 테헤란, 윤 변리사입니다.

요즘 특허청 항고심판 관련 문의를 주시는 분들이 부쩍 늘었습니다.

대부분은 비슷한 상황에서 연락을 주십니다. 특허청에서 최종 거절결정을 받고 나서, 이게 끝인 줄 알았다가 뒤늦게 항고심판이라는 절차가 있다는 걸 알게 된 경우죠. 그리고 그 시점이 대부분 기간이 얼마 남지 않은 때입니다. 솔직히, 그럴 때 연락을 받으면 저도 마음이 조급해집니다.

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거절결정, 그게 진짜 끝이 아닙니다

특허청 심사관이 거절결정을 내렸다고 해서 모든 게 끝난 건 아닙니다. 이 부분을 모르시는 분들이 생각보다 많습니다.

거절결정을 받은 날로부터 3개월 이내에 특허심판원에 항고심판을 청구할 수 있습니다. 정확한 명칭은 '거절결정불복심판'이고요. 이 기간을 놓치면, 그때는 정말로 끝입니다. 연장도 안 됩니다.

3개월. 짧은 것 같지만, 막상 거절결정서 받고 멍하니 있다 보면 금방 지나갑니다. 제가 상담한 분들 중에도 이 기간을 하루 이틀 넘긴 분이 있었는데, 그 안타까움이란 말로 표현이 안 됩니다.

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항고심판, 어떤 절차인가요

특허청 항고심판은 특허심판원이라는 별도 기관에서 진행됩니다. 심사관 한 명이 판단하는 것과 달리, 심판관 3인 합의체가 사건을 다시 검토합니다.

그러니까 심사관이 틀렸다고 다투는 절차라고 보시면 됩니다. 새로운 심판관들이 처음부터 다시 보는 것이기 때문에, 심사 단계에서 제대로 전달하지 못했던 기술적 내용이나 선행기술과의 차이점을 다시 주장할 기회가 생깁니다.

심판 청구 후 결과가 나오기까지 보통 6개월에서 1년 정도 소요됩니다. 그 사이에 심판관이 보정 기회를 주거나, 구술심리를 진행하는 경우도 있습니다. 단순히 서면만 제출하고 끝나는 게 아니라는 거죠.

항고심판에서도 기각이 된다면, 그다음은 특허법원 심결취소소송으로 이어집니다. 이건 또 다른 이야기이니 오늘은 항고심판까지만 다루겠습니다.

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혼자 하다가 낭패 보는 경우

이런 궁금증이 있으실 수 있습니다.

심판청구서 양식이 특허청 홈페이지에 있던데, 직접 해도 되지 않나요?

가능은 합니다. 법적으로 막혀 있지 않으니까요. 그런데 저는 19년 동안 이 일을 하면서 셀프로 항고심판을 진행하다가 실패하고 오시는 분들을 꽤 많이 봤습니다.

문제는 단순히 서류를 제출하는 게 아니라는 겁니다. 심사관이 거절한 이유를 정확히 파악하고, 그 거절이유를 논리적으로 반박하거나, 청구항을 보정해서 등록 가능한 범위를 찾아내는 작업이 필요합니다. 이게 생각보다 훨씬 복잡합니다.

거절이유 없이 단순히 "제 발명은 새롭습니다"라고 주장해봤자 심판관은 설득이 안 됩니다. 선행기술 대비 차별점을 구체적인 기술 언어로 풀어내야 하는데, 이건 명세서를 처음부터 작성해본 경험이 없으면 접근 자체가 어렵습니다.

셀프로 하다가 항고심판에서도 기각되면, 그때는 특허법원까지 가야 하는데 비용과 시간이 몇 배로 늘어납니다. 부메랑이 되어 돌아오는 거죠.

단순한 대리를 찾는 분이 아닌, 장기적인 윈윈 관계를 원하는 분들을 전 좋아합니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222176805543

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항고심판, 이길 수 있는 사건인지 먼저 봐야 합니다

솔직히 말씀드리겠습니다.

항고심판을 청구한다고 해서 다 이기는 건 아닙니다. 실제로 항고심판 인용률은 30~40% 수준으로 알려져 있습니다. 그러니까 열 건 중에 서너 건 정도만 뒤집힌다는 말입니다.

그렇다고 포기하라는 게 아닙니다. 제가 드리고 싶은 말은, 청구 전에 반드시 승산 분석을 해야 한다는 겁니다.

거절결정서를 받으셨다면, 거기에 거절이유가 명시되어 있습니다. 크게 두 가지입니다.

• 신규성 부정: 동일한 선행기술이 이미 존재한다
• 진보성 부정: 선행기술로부터 쉽게 생각해낼 수 있다

신규성 거절은 사실 뒤집기가 매우 어렵습니다. 완전히 동일한 기술이 이미 공개되어 있다면, 아무리 잘 써도 한계가 있습니다. 반면 진보성 거절은 논리 싸움이기 때문에, 전략적으로 접근하면 뒤집힐 여지가 있습니다.

심사 단계에서 충분히 대응을 못 했거나, 명세서 작성 자체가 허술했던 경우라면 항고심판에서 만회할 수 있는 경우도 분명히 있습니다. 반대로 처음부터 단추를 잘못 끼운 경우에는, 항고심판보다 새로 출원하는 쪽이 나을 때도 있습니다.

이게 제가 상담에서 반드시 거절결정서를 먼저 보는 이유입니다.

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시간이 없을수록, 빨리 움직이십시오

거절결정을 받고 나면 멍한 상태가 됩니다. 저도 이해합니다. 수개월에서 길게는 수년을 준비한 특허가 거절됐으니까요.

그런데 그 멍한 상태로 시간을 보내다 보면, 3개월 기간이 눈 깜짝할 사이에 지나갑니다. 청천벽력 같은 소식을 받고 나서 가장 먼저 해야 할 일은, 전문가와 상담을 받는 겁니다. 기간이 남아 있는 동안에는 선택지가 있습니다.

"인생 길다, 짧게 생각하지 말자"는 말을 저는 자주 합니다. 거절결정이 나왔다고 해서 그게 끝이 아닙니다. 아직 성공하지 못한 것이지, 실패한 게 아닙니다. 항고심판이라는 기회가 남아 있으니까요.

다만, 그 기회를 살리려면 움직임이 빨라야 합니다. 기간을 넘기고 나서는 저도, 어떤 변리사도 도울 방법이 없습니다.

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마무리하며

특허청 항고심판은 단순한 서류 제출이 아닙니다. 심사관의 판단에 맞서 논리적으로 싸우는 절차입니다. 그리고 그 싸움에서 이기려면, 거절이유를 정확히 파악하고 그에 맞는 반박 논리를 구성하는 능력이 필요합니다.

제가 19년 동안 이 일을 하면서 느낀 건, 포기하지 않고 끝까지 가보는 사람이 결국 원하는 것을 얻는다는 겁니다. 거절결정서를 받은 지금이 끝이 아닙니다. 아직 3개월이 있습니다.

당장 상담이 필요하신 분들은 아래 알려 드리는 링크를 통해 연락 주셔도 좋습니다. 최선의 방법을 찾아 드리겠습니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222180460017

꼭 저가 아니더라도, 적절한 변리사를 통해서 진행하시는 것을 추천 드립니다.

감사합니다.