특허기술실시계약, 라이센싱 계약서 한 장 차이로 분쟁 나는 경우 많습니다

안녕하세요

특허법인 테헤란, 윤 변리사입니다.

요즘 특허기술실시계약 관련해서 문의를 주시는 분들이 부쩍 늘었습니다.

특허를 보유하고 계신 분들, 혹은 반대로 남의 특허기술을 활용해서 사업을 하려는 분들 양쪽에서 연락이 오는데요. 들어보면 처한 상황은 제각각이지만, 공통점이 하나 있습니다.

계약서 없이 구두로 합의했다가 나중에 큰일 날 뻔했어요.

이 한마디가 정말 많습니다.

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특허기술실시계약이 뭔지부터 짚고 가겠습니다

특허권자가 아닌 제3자가 특허기술을 사용하려면, 반드시 특허권자로부터 허락을 받아야 합니다. 그 허락을 문서로 정리한 것이 특허기술실시계약입니다.

쉽게 말하면, "내 특허기술을 당신이 써도 됩니다. 대신 이런 조건으로"라는 약속을 법적으로 정리해 놓은 것입니다.

계약의 형태는 크게 두 가지로 나뉩니다. 전용실시권과 통상실시권. 전용실시권은 특허청에 등록을 해야 효력이 생기고, 그 기간 동안 특허권자조차 해당 기술을 직접 실시하지 못합니다. 사실상 독점 라이선스죠. 반면 통상실시권은 등록 없이도 계약만으로 효력이 발생하는데, 권리 범위나 제한 조건이 훨씬 다양하게 설정될 수 있습니다.

어느 쪽을 선택하느냐에 따라 로열티 구조, 분쟁 발생 시 대응 방식이 완전히 달라집니다.

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계약서 없이 진행했다가 생긴 일

최근 상담한 고객 중에 이런 분이 계셨습니다.

중소기업 대표님인데, 거래처 사장과 오랜 친분이 있어서 "그냥 써도 돼, 나중에 정리하자"는 말 한마디 믿고 3년 넘게 상대방 특허기술을 활용한 제품을 생산했습니다. 그런데 어느 날 갑자기 그 거래처 사장이 바뀌고, 새 경영진이 특허침해 소송을 제기했습니다.

청천벽력이었죠.

구두 합의가 있었다는 것을 증명할 방법이 없었습니다. 계약서도 없고, 이메일 기록도 불분명하고. 결국 수억 원의 손해배상 협상 테이블에 앉아야 했습니다.

인생 길다, 짧게 생각하지 말자는 말을 제가 자주 합니다만. 이런 사례를 볼 때마다 참 마음이 무겁습니다. 조금만 일찍 오셨더라면 하고요.

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계약서에 반드시 들어가야 할 내용

아래의 공지글에는 제가 운영하는 법인 및 저의 개인적인 생각이 포함되어 있습니다. 이 글 정도는 꼭 한번 읽어 보시고 선택을 고민해 보시기 바랍니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222176762007

다시 본론으로 돌아가면, 특허기술실시계약서를 작성할 때 빠지면 안 되는 항목들이 있습니다.

• 실시 범위: 어느 지역에서, 어떤 용도로, 어떤 제품에만 사용 가능한지
• 계약 기간: 언제부터 언제까지 유효한지
• 로열티 산정 방식: 매출 기준인지, 생산량 기준인지, 고정금액인지
• 재실시권(서브라이선스) 허용 여부: 계약 상대방이 또 다른 제3자에게 재허락을 줄 수 있는지
• 계약 해지 조건: 어떤 상황에서 계약이 종료되는지

이 중에서 실무적으로 가장 많이 분쟁이 생기는 부분이 로열티 산정 방식과 재실시권 문제입니다.

로열티를 "매출의 몇 퍼센트"로 정해 놓으면, 매출을 어떻게 계산하느냐를 두고 싸움이 납니다. 총매출인지, 해당 특허기술이 적용된 제품 매출만인지, 순매출인지. 처음에 이 부분을 명확히 하지 않으면 나중에 엄청난 분쟁의 씨앗이 됩니다.

재실시권도 마찬가지입니다. 허용 여부를 명시하지 않으면, 상대방이 임의로 제3자에게 기술을 넘겼을 때 막을 방법이 없어집니다. 부메랑이 되어 돌아오는 거죠.

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특허권자 입장에서 놓치는 것들

특허를 가진 분들이 실시계약을 맺을 때 간과하는 게 있습니다.

계약 후 관리입니다.

계약서에 서명을 받는 것까지는 잘 챙기시는데, 그 이후에 상대방이 계약 범위를 벗어난 방식으로 기술을 사용하고 있는지를 모니터링하지 않는 경우가 많습니다. 특히 전용실시권을 설정했다면 특허청 등록까지 마쳐야 제3자에 대한 대항력이 생기는데, 등록을 안 해놓고 "계약했으니까 괜찮겠지"라고 생각하다가 낭패를 보는 경우가 있습니다.

그거 아시나요? 전용실시권은 특허청에 등록을 해야만 제3자에게도 효력을 주장할 수 있습니다. 등록 안 하면, 내가 독점 계약을 맺었어도 특허권자가 또 다른 사람에게 같은 권리를 줬을 때 막을 방법이 없어지는 상황이 생길 수 있습니다.

19년 동안 이 일을 하면서 수없이 봐온 패턴입니다. 처음 단추를 잘못 끼운 채로 몇 년을 가다가 뒤늦게 오시는 분들. 그럴 때마다 드는 생각은 하나입니다. 조금만 더 일찍 제대로 챙기셨더라면.

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기술 실시계약, 셀프로 해도 될까요

이런 궁금증이 있으실 수 있습니다.

계약서 양식은 인터넷에 많던데, 그거 받아서 수정해서 쓰면 안 되나요?

솔직히 말씀드리면, 단순한 통상실시권 계약이고 로열티 구조도 단순하다면, 표준 양식을 활용하는 것이 불가능하지는 않습니다.

그런데 문제는, 본인이 어느 부분이 중요한지를 모른다는 겁니다. 빠뜨린 조항이 어떤 결과를 가져오는지, 애매하게 쓴 표현이 나중에 어떻게 해석될지. 이것을 사전에 판단하기가 어렵습니다.

러시안 룰렛 같은 셀프 계약이라는 말이 좀 과한 표현 같지만, 실제로 그렇습니다. 잘 되면 아무 문제 없고, 안 되면 수억 원짜리 분쟁이 됩니다. 비용을 아끼려다 훨씬 더 큰 대가를 치르는 경우를 저는 너무 많이 봤습니다.

잠깐 딴 이야기를 했는데, 결국 핵심은 이겁니다. 계약서 한 장이 나중에 여러분 사업의 안전망이 됩니다. 그 안전망을 허술하게 치는 것은, 사업의 기반을 스스로 흔드는 것과 다름없습니다.

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변리사가 실시계약에 개입하는 이유

변리사가 단순히 특허 출원만 하는 사람이라고 생각하시는 분들이 많습니다.

그런데 저는 기술거래사 자격도 보유하고 있고, 기업기술가치평가사이기도 합니다. 특허기술의 가치를 평가하고, 그것을 기반으로 실시계약의 로열티 구조를 설계하는 일도 실무에서 직접 해왔습니다. 산업은행 IP 담보대출 기술가치평가, 기술보증기금 권리성 평가, 인텔렉추얼 디스커버리 특허매매 가치평가 등. 단순히 이론이 아니라 실제 돈이 오가는 현장에서 쌓은 경험들입니다.

특허기술실시계약은 법률적인 계약 구조와 기술적인 이해, 그리고 그 기술의 사업적 가치에 대한 판단이 동시에 필요한 작업입니다. 셋 중 하나라도 빠지면 계약서가 부실해집니다.

저에게 오시는 분들의 특징을 요약해 보면, 이미 한 번 실패를 겪고 오시는 분들이 절반 이상입니다. 다른 곳에서 계약서를 만들었는데 나중에 분쟁이 생겨서, 혹은 구두 합의만 믿다가 뒤통수를 맞아서. 그분들이 다시 한번 용기를 내서 오시는 거죠. 그리고 저는 그분들과 함께 제대로 된 구조를 다시 만들어 드리고 있습니다.

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정리 드리면,

특허기술실시계약에서 기억하실 것은

전용실시권은 반드시 특허청 등록까지 마쳐야 완전한 효력이 생기고, 로열티 산정 방식과 재실시권 허용 여부는 계약서에 명확히 명시해야 하며, 계약 체결 이후 관리도 못지않게 중요하다는 것.

이 세 가지 정도를 기억하시면 좋겠습니다.

저의 생각과 업무철학에 동의하신다면 문의 주셔도 좋습니다. 가장 정확하고, 신속한 길을 알려 드리겠습니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222180460017

감사합니다.