특허권공유지분양도, 공동발명자끼리 싸우기 전에 읽으세요

특허권공유지분양도 라는 단어를 검색하셨다면, 단순히 호기심으로 찾아보신 건 아닐 겁니다.

공동으로 특허를 보유하고 계신데, 그 관계가 틀어졌거나. 아니면 공동발명자 중 한 명이 지분을 팔겠다고 나서서 당황하고 계신 상황이거나. 둘 중 하나일 가능성이 높습니다.

안녕하세요.

특허법인 테헤란 대표 변리사 윤웅채입니다.

19년 동안 변리사를 하면서, 공동특허권 관련 분쟁 상담을 참 많이 받았습니다. 특히 최근 들어 스타트업 창업팀이 분열되면서 생기는 공유특허 문제가 부쩍 늘었습니다. 오늘은 그 중에서도 특허권 공유지분의 양도 문제를 집중적으로 이야기해보겠습니다.

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공유특허, 생각보다 훨씬 복잡합니다

공동으로 특허를 출원하고 등록을 받는 경우, 각 공동발명자는 해당 특허에 대한 지분을 가지게 됩니다. 50:50이 될 수도 있고, 기여도에 따라 70:30이 될 수도 있죠.

문제는 이 공유관계가 생각보다 복잡하다는 겁니다.

특허법 제99조를 보면, 공유자 중 한 명이 자신의 지분을 제3자에게 양도하려면 반드시 다른 공유자 전원의 동의를 받아야 한다고 명시되어 있습니다. 단 한 명이라도 동의를 거부하면, 양도 자체가 불가능합니다.

이걸 모르고 진행했다가 낭패를 보는 경우가 정말 많습니다.

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왜 동의가 필요한가요?

솔직히, 처음 이 규정을 접하면 의아하게 느끼시는 분들이 많습니다. "내 지분인데 내가 팔겠다는데 왜 남의 동의가 필요하냐"는 반응이죠.

이해는 됩니다. 그런데 특허권은 일반 재산권과 성격이 다릅니다.

공유특허권의 경우, 각 공유자는 다른 공유자의 동의 없이도 특허를 자유롭게 실시할 수 있습니다. 이것이 민법상 공유물과 특허법상 공유특허의 결정적 차이입니다. 민법의 공유물은 지분에 따른 사용·수익을 해야 하지만, 특허는 공유자 각자가 전부 실시할 수 있거든요.

그런데 여기서 생각해보세요. 만약 공유자 A가 자신의 지분을 경쟁사 C에게 팔아버린다면? C는 그 즉시 해당 특허를 자유롭게 실시할 수 있게 됩니다. 나머지 공유자 B 입장에서는 청천벽력 같은 일이 벌어지는 거죠. 그래서 법이 이를 막고 있는 겁니다.

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동의를 거부하면 어떻게 되나요?

이게 현실적으로 가장 많이 나오는 질문입니다.

최근 상담한 고객 중에, 스타트업 공동창업자 두 명이 특허를 공동으로 등록해 놓은 상태에서 사이가 틀어진 케이스가 있었습니다. 한 명이 자신의 지분을 투자자에게 팔고 싶어 했는데, 나머지 한 명이 완강하게 동의를 거부한 거죠.

법적으로는 동의 없이 양도가 불가능합니다. 강제할 방법이 없습니다.

다만, 몇 가지 우회 방법을 검토해볼 수는 있습니다.

• 동의를 해주는 조건으로 반대쪽 공유자의 지분 전부를 매입하는 협상
• 특허권 전체를 함께 제3자에게 양도하는 방식으로 합의
• 공유관계 자체를 해소하기 위한 지분 분할 협의

어느 것도 쉽지 않습니다. 결국 당사자 간의 협상이 핵심이고, 그 협상이 결렬되면 법적 분쟁으로 이어지는 경우도 있습니다. 이 부분은 케이스마다 워낙 다르기 때문에 별도 컬럼으로 다뤄볼 예정입니다.

단순한 대리를 찾는 분이 아닌, 장기적인 윈윈 관계를 원하는 분들을 전 좋아합니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222176805543

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지분 양도 시 절차는 어떻게 되나요?

공유자 전원의 동의를 받았다면, 이제 실제 양도 절차를 밟아야 합니다.

특허권 공유지분의 양도는 특허청에 이전등록을 해야 제3자에게 대항할 수 있습니다. 등록을 하지 않으면 당사자 간에는 효력이 있을지 몰라도, 제3자에게는 주장할 수가 없습니다.

이전등록에 필요한 서류는 크게 양도증서, 인감증명서, 위임장 등이며, 특허청 온라인 시스템(특허로)을 통해 신청하게 됩니다. 이 과정에서 실수가 생기면 등록 자체가 반려되거나 권리 공백이 생길 수 있습니다.

제가 하루에도 20건 가까운 상담을 직접 진행하다 보면, 이 절차를 셀프로 진행하려다 서류 오류로 낭패를 보신 분들을 꽤 만납니다. 특허청 제출 서류는 한 글자, 숫자 하나가 틀려도 반려되는 경우가 있거든요. 러시안 룰렛 같은 셀프 진행은 피하시는 게 맞습니다.

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처음부터 공유특허를 피하는 것이 최선입니다

사실 이게 핵심입니다.

공동발명을 했더라도, 처음 출원 단계에서 권리 귀속을 명확히 정리해 두는 것이 훨씬 낫습니다. 예를 들어 한 명의 단독 명의로 출원하고, 나머지 발명자에게는 실시권이나 보상금을 지급하는 방식으로 처리하는 거죠.

공유특허는 각 공유자가 독립적으로 실시할 수 있다는 점, 양도와 라이선스에 제약이 있다는 점 때문에 나중에 분쟁의 씨앗이 되는 경우가 많습니다. 저에게 오시는 분들의 상당수가 "처음에 제대로 정리했더라면 이 고생을 안 했을 텐데"라고 말씀하십니다.

눈물을 흘리며, 그때서야 변리사를 찾아오시는 거죠.

공동창업이든, 공동발명이든, 시작할 때 지식재산권 귀속에 대한 합의서를 작성해 두십시오. 이것 하나가 나중에 수천만 원의 분쟁 비용을 막을 수 있습니다.

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정리하면

특허권 공유지분 양도, 가능합니다. 하지만 다른 공유자 전원의 동의가 반드시 필요하고, 동의를 받은 후에도 특허청 이전등록까지 마쳐야 완전한 효력이 생깁니다.

어느 한 단계라도 빠뜨리면 부메랑이 되어 돌아옵니다.

공유특허 문제는 당사자 간 관계가 얽혀 있는 경우가 많아서, 법리적인 판단과 함께 현실적인 협상 전략이 동시에 필요합니다. 혼자 해결하려다 관계만 더 나빠지고 법적 리스크만 커지는 상황을 저는 너무 많이 봤습니다.

저의 생각과 업무철학에 동의하신다면 문의 주셔도 좋습니다. 가장 정확하고, 신속한 길을 알려 드리겠습니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222180460017

감사합니다.