특허청심사관, 이 사람들이 거절 결정하는 기준 알려드립니다

결론부터 말씀드리면, 특허청 심사관이 어떤 눈으로 발명을 보는지를 이해하는 것만으로도 등록 가능성이 크게 달라집니다.

인사가 늦었습니다.

특허법인 테헤란, 윤 변리사입니다.

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19년 동안 변리사로 일하면서, 저는 이 질문을 수도 없이 받았습니다.

심사관이 도대체 무슨 기준으로 판단하는 거예요?

솔직히 말씀드리면, 이 질문에 제대로 답할 수 있는 변리사가 생각보다 많지 않습니다. 심사관의 머릿속을 들여다보는 것, 그게 결국 등록률을 좌우하거든요. 저희 법인이 BM특허 기준으로 90% 이상의 등록률을 유지하는 이유도, 사실 여기에 있습니다.

오늘은 특허청 심사관이 실제로 어떤 방식으로 발명을 들여다보는지, 현장 경험을 바탕으로 풀어드리겠습니다.

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심사관도 사람입니다. 하루에 수십 건을 봅니다.

특허청 심사관은 하루에 적게는 수 건, 많게는 수십 건의 출원 서류를 검토합니다. 저도 하루 20건 가까운 상담을 소화하다 보면, 자료만 봐도 방향이 보이는 경우가 많거든요. 심사관도 마찬가지입니다.

수천 건을 보다 보면, 패턴이 눈에 들어옵니다.

아, 이건 선행기술이 있겠구나.

이건 청구항이 너무 넓게 잡혔네.

이 구성은 기존 특허랑 뭐가 다른 거지?

첫인상에서 이미 방향이 잡힌다는 뜻입니다. 그래서 출원 서류의 첫 페이지, 특히 청구항 제1항이 얼마나 잘 설계되어 있느냐가 심사 결과에 직결됩니다. 화려한 도면보다, 잘 다듬어진 청구항 한 줄이 훨씬 중요합니다.

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심사관은 '왜 안 되는지'를 먼저 찾습니다

이 부분을 모르시는 분들이 정말 많습니다.

심사관은 '이 발명이 등록될 수 있을까?'를 생각하는 게 아닙니다. 반대입니다. '이 발명이 왜 안 되는가?'를 먼저 찾습니다. 거절이유를 하나씩 대조해 보는 방식이죠.

특허법에는 등록받을 수 없는 사유가 명확히 규정되어 있습니다. 산업상 이용 가능성이 없는 것, 신규성이 없는 것, 진보성이 없는 것, 발명의 설명이 불충분한 것 등. 심사관은 이 체크리스트를 하나씩 대조하면서 걸리는 게 있으면 의견제출통지를 발송합니다.

최근 상담한 고객 중에, 직접 출원을 진행하셨다가 두 번의 의견제출통지를 받고 저를 찾아오신 분이 계셨습니다. 서류를 열어보니, 청구항에 기존 기술과 구별되는 구성이 명확히 기재되어 있지 않았습니다. 심사관 입장에서는 선행기술과 다른 게 뭔지를 찾을 수가 없었던 거죠. 결국 저희가 청구항을 재설계하고 의견서를 제출해서 등록을 받았지만, 시간이 많이 낭비됐습니다. 처음부터 단추를 잘못 끼운 셈이었습니다.

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신규성과 진보성, 이 두 개가 핵심 관문입니다

심사관이 가장 많이 들이대는 거절이유는 결국 두 가지입니다. 신규성 결여와 진보성 결여.

신규성은 간단합니다. 이미 세상에 알려진 기술이면 안 된다는 거죠. 국내외 공개된 특허, 논문, 제품 카탈로그, 심지어 유튜브 영상까지도 선행기술로 인정될 수 있습니다. 심사관은 키프리스(KIPRIS), 구글 특허 등을 통해 선행기술을 탐색합니다.

진보성은 좀 더 까다롭습니다. 기존 기술이랑 완전히 똑같지는 않지만, 그 기술에서 쉽게 생각해낼 수 있는 수준이라면 등록이 안 됩니다. "이 정도는 당해 기술 분야의 통상의 기술자라면 쉽게 할 수 있다"는 논리로 거절이 나오는 경우가 상당히 많습니다.

뭐 그런 거죠. 심사관 입장에서 보면, 발명이 아무리 그럴듯해 보여도 기존 기술 두세 개를 조합하면 나오는 수준이라면 굳이 독점권을 줄 이유가 없는 겁니다.

아래의 공지글에는 제가 운영하는 법인 및 저의 개인적인 생각이 포함되어 있습니다. 이 글 정도는 꼭 한번 읽어 보시고 선택을 고민해 보시기 바랍니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222176762007

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의견제출통지서, 받았다고 끝난 게 아닙니다

거절통지가 왔어요. 이제 끝인가요?

이런 질문, 정말 자주 받습니다. 끝이 아닙니다. 전혀.

의견제출통지서는 심사관이 "이 부분이 문제인 것 같다"고 의견을 내는 문서입니다. 여기에 반박 논리를 담은 의견서와 청구항을 수정한 보정서를 제출하면, 심사관이 다시 검토합니다. 이 과정에서 심사관의 마음을 돌리는 것, 그게 변리사의 진짜 실력이 드러나는 순간입니다.

제가 19년간 처리한 건들 중에서도, 첫 심사에서 거절이유가 나왔음에도 최종 등록을 받은 사례가 상당히 많습니다. 심사관이 문제 삼은 부분을 정확히 짚어내고, 그 논리를 뒤집을 수 있는 근거를 제시하면 됩니다. 물론 이게 말처럼 쉽지는 않습니다만.

거절결정까지 나온 경우에도 포기하지 마십시오. 재심사 청구, 심판 청구 등의 경로가 남아 있습니다. 실제로 저는 거절결정이 나온 건을 재심사 청구를 통해 등록시킨 경험이 여러 차례 있습니다. 러시안 룰렛 같은 심사 과정이지만, 경험 있는 변리사와 함께라면 그 확률을 충분히 높일 수 있습니다.

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셀프 출원, 이것만큼은 꼭 아셔야 합니다

요즘 특허청 홈페이지가 잘 되어 있고, 출원 절차 자체는 개인도 할 수 있습니다. 그래서 비용 아끼려고 직접 출원하시는 분들이 계십니다.

그런데 문제는 출원 자체가 아닙니다. 청구항 설계입니다.

청구항이 너무 넓으면 선행기술에 걸려서 거절납니다. 너무 좁으면 등록은 받더라도 보호 범위가 너무 작아서 경쟁사가 조금만 비껴가도 침해를 주장하기 어렵습니다. 이 균형을 잡는 게 변리사가 하는 일의 핵심입니다.

셀프 출원 후 등록이 안 돼서 저를 찾아오시는 분들, 또는 등록은 됐는데 나중에 보니 권리 범위가 너무 좁아서 실질적으로 아무 쓸모가 없다는 걸 깨달은 분들, 눈물을 흘리며 그때서야 변리사를 찾아갈 뿐이죠. 안타깝지만, 이미 출원된 내용을 소급해서 넓히는 건 불가능합니다.

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결국, 심사관의 언어로 말해야 합니다

심사관은 법과 판례를 기준으로 생각합니다. 발명의 가치나 사업성을 보는 게 아닙니다. "이 청구항이 특허법 요건을 충족하는가"만을 봅니다.

그래서 발명자가 아무리 좋은 아이디어를 가지고 있어도, 그것을 심사관의 언어로 번역해서 서류에 담지 못하면 등록이 어렵습니다. 이게 변리사가 존재하는 이유이기도 하고요.

저에게 오시는 분들을 보면, 발명 자체는 훌륭한데 이전 출원에서 청구항을 잘못 잡아서 좁은 권리만 남아있는 경우가 생각보다 많습니다. 월 100건 가까운 출원을 관리하면서 쌓은 경험이 이런 상황에서 빛을 발합니다. 어떻게 청구항을 재구성해야 심사관이 납득할 수 있는지, 어떤 논리로 진보성을 설득할 수 있는지가 보이거든요.

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정리 드리면,

• 심사관은 '왜 안 되는가'를 먼저 찾는 방식으로 심사합니다
• 신규성과 진보성이 가장 자주 문제가 되는 관문입니다
• 의견제출통지서는 끝이 아니라, 반박의 기회입니다
• 청구항 설계가 잘못되면 등록 후에도 권리가 무력화될 수 있습니다

이 네 가지 정도는 꼭 기억하시면 좋겠습니다.

저의 생각과 업무철학에 동의하신다면 문의 주셔도 좋습니다. 가장 정확하고, 신속한 길을 알려 드리겠습니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222180460017

감사합니다.