해외특허검색, 현직 변리사가 직접 쓰는 글<국제출원 전 필수 체크>

안녕하세요.

특허법인 테헤란 대표 변리사 윤웅채입니다.

오늘은 해외특허검색에 대해 이야기해보려 합니다.

사실 이 주제, 처음에는 간단해 보입니다. 구글에 검색하면 뭔가 나오겠지, KIPRIS 같은 데서 찾으면 되겠지, 하고 생각하시는 분들이 많거든요. 그런데 19년 동안 수천 건의 특허 사건을 다루면서 느낀 건, 해외특허검색을 제대로 하지 않아서 생기는 피해가 생각보다 훨씬 크다는 겁니다.

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왜 해외특허검색이 중요한가

결론부터 말씀드릴게요.

해외에 이미 등록된 특허가 있으면, 아무리 국내에서 열심히 개발하고 출원해도 의미가 없어질 수 있습니다. 특허는 속지주의 원칙이 있어서 국가마다 별도로 등록해야 하지만, 선행기술 조사 측면에서는 전 세계 특허가 다 영향을 미칩니다.

최근 상담한 고객 중에 이런 분이 계셨습니다. 3년 동안 공들여 개발한 의료기기 관련 기술을 국내 출원하고, 이제 해외 진출을 준비하던 중이었는데요. 막상 PCT 출원을 위해 국제조사를 해보니, 미국에 이미 유사한 특허가 5년 전에 등록되어 있더라는 겁니다. 청천벽력이 따로 없었죠.

그분이 처음 개발을 시작할 때 해외특허검색을 제대로 했더라면, 방향을 달리 잡았을 겁니다. 아니면 차별화 포인트를 명확히 해서 출원 전략을 세웠을 거고요. 그 3년이 아깝지 않았겠어요.

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어디서 검색해야 하나

무료로 쓸 수 있는 해외특허 검색 데이터베이스가 몇 가지 있습니다.

• Espacenet (유럽특허청 운영): 전 세계 1억 건 이상의 특허 문서 검색 가능
• Google Patents: 접근성이 좋고 번역 기능도 있어 초보자에게 비교적 편함
• USPTO 공식 사이트: 미국 특허만 검색하는 경우에 적합
• J-PlatPat: 일본 특허청 운영, 일본 특허 검색에 최적화

WIPO에서 운영하는 Patentscope도 있는데, PCT 출원 관련 국제특허를 검색할 때 특히 유용합니다.

그런데 솔직히 말씀드리면, 이 데이터베이스들을 열어놓는다고 해서 바로 제대로 된 검색이 되지는 않습니다. 검색어 설정, 분류코드 활용, 검색 범위 설정 같은 부분에서 경험이 없으면 놓치는 게 너무 많거든요.

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검색어 설정, 이게 핵심입니다

해외특허검색에서 가장 많이 실수하는 부분이 바로 검색어입니다.

한국어로 생각한 기술 개념을 영어로 번역해서 그대로 넣는 분들이 많은데, 특허 문서는 일상 언어와 다릅니다. 특허 명세서에서 쓰는 기술 용어가 따로 있고, 같은 개념도 출원인마다 표현이 제각각입니다. 예를 들어 '스마트폰 잠금 해제'라는 개념 하나를 두고도 "unlock", "authentication", "access control", "screen activation" 등 수십 가지 표현이 쓰일 수 있어요.

그래서 검색어를 제대로 설정하려면 해당 기술 분야의 IPC 코드(국제특허분류)나 CPC 코드를 함께 활용해야 합니다. 코드 기반 검색과 키워드 검색을 병행해야 누락 없이 선행기술을 찾아낼 수 있거든요.

뭐 그런 거죠, 특허 검색은 그냥 구글링이랑은 차원이 다릅니다.

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셀프 검색의 함정

단순한 대리를 찾는 분이 아닌, 장기적인 윈윈 관계를 원하는 분들을 전 좋아합니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222176805543

제가 왜 이 이야기를 꺼내냐면, 해외특허검색을 직접 하시는 분들 중에 "검색해봤는데 없던데요"라고 하시는 분들이 종종 계시거든요. 그런데 막상 제가 전문 데이터베이스와 분류코드를 활용해서 다시 검색해보면 유사 특허가 나오는 경우가 적지 않습니다.

이게 무서운 이유가 있어요. 선행기술을 못 찾고 출원을 진행했다가, 심사 과정에서 심사관이 그 선행기술을 인용해서 거절이유를 통지해오면, 그때부터 대응이 훨씬 어려워집니다. 처음부터 알고 전략을 세웠더라면 다른 방향으로 청구항을 구성할 수 있었을 텐데, 이미 출원서가 제출된 상태에서는 수정에 한계가 있습니다.

러시안 룰렛 같은 셀프 검색으로 수천만 원짜리 개발 비용을 날리지 마십시오.

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해외 출원 전 반드시 해야 할 사전조사

PCT 출원이나 개별국 출원을 고려하시는 분들이라면, 출원 전에 반드시 FTO 조사(Freedom to Operate)를 병행하시길 권합니다.

FTO는 단순히 내 기술과 유사한 특허가 있는지를 찾는 것을 넘어서, 해당 국가에서 내 제품을 판매하거나 실시할 때 타인의 특허권을 침해하는지를 검토하는 작업입니다. 특허를 등록받는 것과, 그 기술을 자유롭게 사용할 수 있는 것은 별개의 문제거든요.

미국 시장 진출을 준비하는 스타트업 대표님과 상담할 때 이 부분을 빠뜨리는 경우가 정말 많습니다. 내 특허 등록은 됐는데, 미국에서 제품 판매하다가 현지 기업으로부터 침해 경고장을 받는 상황. 이게 현실에서 실제로 일어나는 일입니다. 그것도 생각보다 자주.

FTO 조사는 비용이 들지만, 그 비용이 나중에 발생할 수 있는 분쟁 비용의 수백 분의 일에 불과합니다. 투자 개념으로 접근하셔야 합니다.

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변리사가 하는 검색과 직접 검색의 차이

글쎄요, 이 부분은 좀 민감할 수 있는데 솔직하게 말씀드리겠습니다.

변리사가 하는 선행기술 조사와 직접 하는 검색의 차이는 단순히 데이터베이스 접근 여부가 아닙니다. 검색 결과를 해석하는 능력이 다릅니다.

특허 문서는 청구항, 발명의 설명, 도면 등으로 구성되어 있는데, 핵심은 청구항입니다. 어떤 선행특허의 청구항이 내 기술과 실질적으로 동일한지, 아니면 구성요소 일부만 겹치는지, 그 차이가 권리범위 측면에서 어떤 의미를 갖는지를 판단하는 것. 이게 경험 없이는 쉽지 않습니다.

잠깐 딴 이야기를 했는데, 다시 본론으로 돌아가면, 해외특허검색의 목적은 단순히 "있다 없다"를 확인하는 게 아닙니다. 그 결과를 가지고 출원 전략을 어떻게 세울 것인가, 청구항을 어떻게 구성할 것인가, 어느 국가에 먼저 출원할 것인가를 결정하는 데 쓰는 겁니다. 그래서 검색과 전략이 분리될 수 없습니다.

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마무리하며

해외특허검색, 막연하게 느껴지셨던 분들이 이 글을 읽고 조금이나마 감이 잡히셨으면 합니다.

정리하면, 해외특허검색은 출원 전 필수 절차이고, 검색 도구는 무료로도 있지만 제대로 활용하려면 전문 지식이 필요합니다. 그리고 검색 결과의 해석과 전략 수립은 경험 있는 변리사와 함께 하시는 것이 훨씬 안전합니다.

꼭 저가 아니더라도, 해외 진출을 준비하고 계신 분들이라면 적절한 변리사를 통해 사전 조사를 진행하시는 것을 권합니다. 나중에 부메랑이 되어 돌아오는 상황을 미리 막는 것이 훨씬 낫습니다.

당장 상담이 필요하신 분들은 아래 알려 드리는 링크를 통해 연락 주셔도 좋습니다. 최선의 방법을 찾아 드리겠습니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222180460017

감사합니다.