특허진보성, 심사관이 이걸로 거절하는 이유 알려드립니다

특허 진보성이라는 단어를 검색하셨을 정도이면, 이미 어느 정도 공부를 하셨을 것으로 예상됩니다.

단순히 "새로운 것이면 특허가 되는 거 아닌가요?" 라고 생각하셨다가, 심사관으로부터 거절이유 통지를 받고 당황해서 저를 찾아오시는 분들이 정말 많습니다. 그 거절이유의 이름이 바로 진보성 결여입니다.

안녕하세요.

특허법인 테헤란, 윤 변리사입니다.

19년 동안 수천 건의 특허를 다루면서, 진보성 문제로 등록에 실패하는 사례를 정말 셀 수 없이 봐왔습니다. 솔직히 말씀드리면, 특허 거절의 절반 이상이 이 진보성 문제에서 비롯된다고 해도 과언이 아닙니다. 그만큼 중요하고, 그만큼 까다롭습니다.

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신규성은 통과했는데, 진보성에서 막힌다?

많은 분들이 이 두 가지를 헷갈려 하십니다.

신규성은 비교적 단순합니다. 세상에 이미 똑같은 것이 공개되어 있는지를 보는 겁니다. 완전히 동일한 선행기술이 없으면 일단 신규성은 통과입니다.

그런데 진보성은 다릅니다. 완전히 똑같은 것이 없더라도, "이 기술 분야의 전문가라면 기존 기술들을 조합해서 쉽게 만들어낼 수 있는 것 아닌가?" 라는 질문에 답해야 합니다. 이게 바로 진보성 심사의 핵심입니다.

예를 들어 설명해 드릴게요. A라는 기술과 B라는 기술이 이미 세상에 공개되어 있는데, 여러분의 발명이 A와 B를 단순히 합쳐 놓은 것이라면, 심사관은 "이건 그냥 갖다 붙인 것에 불과하다"고 판단합니다. 거절이유가 나오는 거죠. 신규성은 통과했지만 진보성에서 막히는, 가장 흔한 패턴입니다.

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심사관이 진보성을 판단하는 방식

심사관이 진보성을 판단할 때 쓰는 논리 구조가 있습니다.

가장 가까운 선행기술(주인용발명)에서 출발해서, 거기에 또 다른 선행기술(부인용발명)을 조합하면 여러분의 발명에 쉽게 도달할 수 있다.

이게 거절이유 통지서에 담기는 전형적인 논리입니다. 처음 받아보시는 분들은 이 문장이 무슨 말인지 잘 모르시는 경우가 많습니다. 당연합니다. 특허 심사관이 쓰는 언어는 일반인에게 낯선 언어니까요.

그런데 이 거절이유 통지를 받고 나서 제대로 대응을 못 하면, 그게 그대로 최종 거절로 이어집니다. 의견서를 제출할 기회가 있는데, 이 기회를 살리지 못하면 수개월, 수년의 시간과 비용이 날아가 버리는 겁니다.

참 안타까운 경우가 많습니다. 충분히 등록받을 수 있는 발명인데, 대응을 잘못해서 거절 확정이 되어 버리는 케이스. 저한테 처음부터 오셨으면 하는 아쉬움이 드는 경우가 한두 번이 아닙니다.

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진보성 극복, 어떻게 싸워야 하나

거절이유를 극복하는 방법은 크게 두 가지입니다.

• 의견서: 심사관의 논리가 틀렸음을 논리적으로 반박하는 것
• 보정서: 청구항의 내용을 수정해서 선행기술과의 차별성을 더 명확히 하는 것

이 두 가지를 함께 활용하는 경우가 대부분입니다.

그런데 여기서 중요한 게 있습니다. 보정을 어떻게 하느냐에 따라 특허의 권리 범위가 달라집니다. 거절을 피하기 위해 너무 좁게 보정을 해버리면, 등록은 받더라도 실질적으로 보호받는 범위가 너무 좁아져 버립니다. 경쟁사가 살짝 비틀어서 제품을 만들면 특허 침해도 아닌 상황이 되어버리는 거죠. 뭐 그런 거죠, 사실상 껍데기 특허가 되는 겁니다.

그래서 진보성 극복 과정에서는 "어디까지 보정하고, 어디서 선을 지킬 것인가"에 대한 판단이 정말 중요합니다. 이게 경험 없이는 쉽지 않은 부분입니다.

무작정 연락부터 주시는 것은 바람직하지 않습니다. 저의 업무 철학을 한번 살펴 보시고, 공감이 되는 경우에만 문의를 부탁 드립니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222176762007

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처음 출원할 때부터 진보성을 설계해야 합니다

사실 진보성 문제는 거절이유 통지를 받고 나서 고민하는 것이 아닙니다. 처음 출원 명세서를 작성할 때부터 이 부분을 고려해야 합니다.

제가 19년 동안 터득한 것 중 하나가 이겁니다. 출원 전에 선행기술 조사를 철저히 하고, 그 선행기술들과 어떻게 차별화할 것인지를 청구항 설계 단계에서 미리 잡아놓아야 한다는 것.

처음 단추를 잘못 끼우면, 나중에 아무리 열심히 대응해도 한계가 있습니다. 거절이유 통지를 받고 나서야 전략을 짜기 시작하는 것은, 이미 불리한 싸움을 시작하는 겁니다.

최근에 상담한 스타트업 대표 한 분이 계셨는데, 다른 곳에서 출원을 먼저 진행하셨다가 진보성 거절이유 통지를 받고 저를 찾아오셨습니다. 명세서를 살펴보니 처음 작성 단계에서 발명의 기술적 특징이 충분히 구체화되지 않은 상태였습니다. 선행기술과의 차별점이 명세서 안에 제대로 담기지 않은 거죠. 이런 경우에는 솔직히 대응에 한계가 생깁니다. 있는 내용을 가지고 싸워야 하는데, 그 내용 자체가 부실하면 방어할 무기가 없는 겁니다.

글쎄요, 처음부터 함께 했더라면 결과가 달랐을 텐데 싶었습니다.

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진보성 판단, 기술 분야마다 다릅니다

이 부분을 모르시는 분들이 많습니다.

진보성의 판단 기준은 기술 분야에 따라 체감이 다릅니다. 기계, 화학, 바이오, IT, BM(비즈니스모델) 각 분야마다 심사 경향이 다르고, 심사관이 보는 시각도 다릅니다.

특히 제가 주로 다루는 BM특허나 소프트웨어 특허 분야는 진보성 심사가 유독 까다롭습니다. 유사한 선행기술이 이미 넘쳐나고, 심사관도 "이 정도 조합은 당연한 것 아닌가"라는 시각으로 바라보는 경우가 많습니다. 그래서 이 분야에서 진보성을 인정받으려면 발명의 기술적 효과를 구체적이고 설득력 있게 기재하는 것이 특히 중요합니다.

단순히 "새로운 서비스다"라는 주장만으로는 부족합니다. "기존 기술로는 달성할 수 없었던 어떤 효과가 이 발명으로 인해 가능해졌는가"를 심사관이 납득할 수 있도록 설명해야 합니다. 이게 진보성 싸움의 본질입니다.

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진보성, 혼자 싸우지 마십시오

특허 셀프 출원을 하시는 분들이 늘고 있습니다. 비용을 아끼려는 마음, 충분히 이해합니다.

그런데 진보성 거절이유 통지가 나왔을 때 혼자 대응하시는 것은 솔직히 권해드리기 어렵습니다. 특허청 심사관과의 논리 싸움인데, 이 분야를 모르는 상태에서 의견서를 쓰는 것은 러시안 룰렛과 다를 바 없습니다.

실제로 이런 분들을 많이 봤습니다. 혼자서 의견서를 제출했다가 거절 확정이 되고, 그제서야 저를 찾아오시는 분들. 그때는 이미 늦은 경우가 많습니다. 거절 확정 후에는 심판이나 소송으로 가야 하는데, 비용과 시간이 몇 배로 늘어납니다. 처음에 조금 더 투자하셨으면 막을 수 있었던 일입니다.

정리 드리면,

진보성은 단순히 새로운 것인지를 보는 게 아닙니다. 기존 기술의 조합으로 쉽게 도달할 수 없는, 기술적 진보가 있어야 합니다. 출원 전부터 이를 설계하고, 거절이유 통지가 나오면 권리범위를 지키면서 현명하게 대응하는 것. 이 두 가지가 특허 등록 성공의 열쇠입니다.

당장 상담이 필요하신 분들은 아래 알려 드리는 링크를 통해 연락 주셔도 좋습니다. 최선의 방법을 찾아 드리겠습니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222180460017

여러분의 발명이 진보성 거절이라는 벽에 막히지 않도록 기원 드리는 수 밖에요.

감사합니다.