변경출원, 이 단계를 놓치면 등록 자체가 무효입니다

변경출원이라는 단어를 검색하셨을 정도이면, 이미 특허나 실용신안 출원을 한 번쯤 경험해보셨거나, 아니면 출원 종류를 잘못 선택했다는 걸 뒤늦게 깨달으신 분일 가능성이 높습니다.

솔직히 말씀드리면, 변경출원은 제가 19년 동안 상담을 하면서 "아, 진작에 알았더라면" 하는 탄식을 가장 많이 들었던 제도 중 하나입니다. 모르면 손해고, 알면 살 수 있는 제도거든요.

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변경출원, 한마디로 뭔가요?

특허청에 출원을 할 때, 크게 세 가지 종류가 있습니다. 특허출원, 실용신안출원, 그리고 디자인출원. 그런데 처음 출원할 때 선택한 종류가 나중에 보니 맞지 않는 경우가 생깁니다.

이럴 때 씁니다. 변경출원.

기존 출원의 출원일을 그대로 유지하면서 출원의 종류를 바꾸는 것, 그게 변경출원입니다. 새로 출원하는 게 아닙니다. 처음 출원했던 날짜를 그대로 살려서 종류만 바꾸는 거죠. 이게 왜 중요한지는 잠시 후에 설명 드리겠습니다.

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어떤 경우에 변경출원을 쓰나요?

가장 흔한 케이스는 이겁니다.

실용신안으로 먼저 출원을 했는데, 알고 보니 특허로 보호받는 게 훨씬 유리한 상황인 경우. 반대로 특허로 출원을 했는데 실용신안 등록이 더 빠르고 현실적인 선택인 경우. 이런 상황에서 변경출원을 활용합니다.

최근 제가 상담한 분 중에 이런 케이스가 있었습니다. 소형 가전제품 관련 아이디어를 실용신안으로 출원하셨는데, 경쟁사가 유사 제품을 빠르게 치고 들어오는 상황이 벌어진 거예요. 실용신안은 등록 속도가 빠른 장점이 있지만, 특허에 비해 권리 존속기간이 짧고 보호 범위가 좁습니다. 그 분은 결국 특허로 변경출원을 진행하셨고, 처음 실용신안 출원일을 그대로 유지한 덕분에 선출원 지위를 지킬 수 있었습니다.

출원일을 지킨다는 게 왜 중요하냐고요? 특허는 세상에 먼저 알린 사람이 권리를 갖는 구조입니다. 하루 차이로 권리가 날아가는 세계입니다. 그러니 출원일은 목숨줄이나 다름없습니다.

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변경출원, 기한이 있습니다

이 부분을 꼭 아셔야 합니다.

변경출원은 아무 때나 할 수 있는 게 아닙니다. 특허출원을 실용신안으로 변경하는 경우, 또는 실용신안을 특허로 변경하는 경우 각각 기한이 있습니다.

특허 → 실용신안 변경출원은 특허출원에 대한 최초 거절결정등본을 받은 날로부터 30일 이내, 또는 특허출원의 출원공개 전까지 가능합니다. 실용신안 → 특허 변경출원은 실용신안등록출원의 등록여부결정 전까지 가능하고요.

잠깐 딴 이야기를 했는데, 이 기한 문제 때문에 낭패를 보시는 분들이 생각보다 많습니다. "아, 그런 제도가 있었군요" 하고 뒤늦게 알아보셨을 때는 이미 기한이 지나버린 경우가 종종 있거든요. 제가 19년 동안 하루 평균 20건 가까이 상담을 하면서, 기한을 놓쳐서 변경출원을 못 하게 된 케이스를 정말 여러 번 봤습니다. 안타깝더군요.

무작정 연락부터 주시는 것은 바람직하지 않습니다. 저의 업무 철학을 한번 살펴 보시고, 공감이 되는 경우에만 문의를 부탁 드립니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222176762007

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셀프로 하면 안 되나요?

이런 궁금증이 있으실 수 있습니다.

변경출원이 그냥 서류 하나 더 내는 거 아닌가요? 내가 직접 해도 되지 않을까요?

글쎄요. 서류 자체는 낼 수 있습니다. 문제는 그 다음입니다.

변경출원을 할 때 단순히 종류만 바꾸는 게 아닙니다. 특허와 실용신안은 청구범위 작성 방식 자체가 다릅니다. 특허는 방법 청구항, 물건 청구항 등 다양한 형태로 권리를 넓게 설계할 수 있지만, 실용신안은 물품의 형상·구조·조합에 한정됩니다. 그냥 종류만 바꿔서 냈다가는 원래 보호받고 싶었던 부분이 제대로 커버가 안 되는 상황이 생깁니다.

실제로 이런 케이스가 있었습니다. 스타트업 대표님이 특허를 실용신안으로 변경출원을 직접 하셨는데, 청구항을 그대로 복붙해서 내신 거예요. 실용신안으로는 허용되지 않는 방법 청구항이 포함된 채로요. 결국 심사 과정에서 문제가 불거졌고, 권리 범위가 당초 의도보다 훨씬 좁아져버렸습니다. 그 때서야 저를 찾아오셨는데, 이미 돌이킬 수 없는 부분이 있었습니다.

변경출원은 전략적 판단이 필요한 작업입니다. 기한 계산, 청구항 재설계, 출원서 작성까지. 아는 만큼 제대로 할 수 있는 영역입니다.

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분할출원, 변환출원과 헷갈리지 마세요

변경출원과 비슷하게 들리는 용어들이 있어서 정리해 드립니다.

• 분할출원: 하나의 출원에 여러 발명이 포함된 경우, 그 일부를 별도 출원으로 나누는 것
• 변환출원: 특허출원을 실용신안등록출원으로 또는 그 반대로 바꾸는 것 (변경출원과 혼용되는 경우도 있음)
• 변경출원: 실용신안 ↔ 특허 간의 출원 종류 변경

실무에서는 변경출원과 변환출원을 같은 의미로 쓰는 경우도 있습니다. 다만 특허법 조문 기준으로는 구분이 있으니, 전문가와 상담하실 때 혼동이 없도록 하십시오.

사실 이 부분은 법 조문을 직접 보시는 것보다, 본인 상황을 가지고 변리사와 직접 이야기하는 게 훨씬 빠릅니다. 조문 해석보다 케이스 판단이 더 중요한 영역이거든요.

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변경출원, 이것만 기억하세요

정리하면 이렇습니다.

출원 종류를 잘못 선택했다고 해서 처음부터 다시 시작할 필요가 없습니다. 변경출원이라는 제도가 있으니까요. 다만 기한이 있고, 청구항 재설계가 필요하며, 전략적 판단이 요구됩니다.

"지금 내 상황에서 특허가 맞는지, 실용신안이 맞는지 모르겠다"는 분들도 많습니다. 그 판단 자체를 변리사와 함께 하시는 게 맞습니다. 처음 출원 전에 제대로 방향을 잡는 게 최선이고, 이미 출원을 했다면 기한 안에 변경출원을 검토하는 게 차선입니다.

인생 길다, 짧게 생각하지 말자고 저는 항상 말합니다. 출원 하나 잘못 선택했다고 포기할 필요 없습니다. 방법이 있습니다. 다만 그 방법에는 시간 제한이 있다는 것, 꼭 기억하십시오.

저의 생각과 업무철학에 동의하신다면 문의 주셔도 좋습니다. 가장 정확하고, 신속한 길을 알려 드리겠습니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222180460017

감사합니다.