실용신안검색 전 알아야 할 3가지 {feat. 특허와의 차이점}

안녕하세요

특허법인 테헤란, 윤 변리사입니다.

요즘 실용신안 관련 문의를 주시는 분들이 부쩍 늘었습니다. 그런데 상담을 하다 보면, 상당수 분들이 실용신안 출원을 결정하기 전에 선행기술 조사, 즉 실용신안 검색 자체를 제대로 해보지 않고 오시는 경우가 많더군요.

솔직히 말씀드리면, 이게 작은 문제가 아닙니다.

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실용신안 검색, 왜 먼저 해야 하나

특허든 실용신안이든, 출원 전에 반드시 해야 할 일이 하나 있습니다. 내 아이디어와 유사한 선행기술이 이미 존재하는지 확인하는 것입니다.

실용신안은 특허보다 진보성 요건이 낮고, 등록 절차도 상대적으로 간단합니다. 그래서인지 "일단 내고 보자"는 분들이 꽤 많습니다. 그런데 이게 문제입니다. 이미 등록된 실용신안이나 특허와 동일하거나 유사한 내용을 출원하면, 등록은커녕 비용만 날리는 상황이 됩니다.

19년간 수천 건의 사건을 다루면서 느낀 건데요. 출원 전 선행기술 조사를 제대로 하지 않아 등록에 실패한 분들의 공통점이 있습니다. "설마 이미 있겠어?" 라는 근거 없는 낙관입니다. 아이디어가 아무리 참신하게 느껴져도, 이미 누군가 먼저 생각해서 등록해 둔 경우가 생각보다 훨씬 많습니다.

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어디서, 어떻게 검색하나

실용신안 검색은 특허청이 운영하는 키프리스(KIPRIS) 에서 무료로 할 수 있습니다. 주소는 kipris.or.kr 입니다. 공개된 특허, 실용신안, 디자인, 상표 정보를 모두 검색할 수 있는 공공 데이터베이스입니다.

검색 방법은 크게 두 가지입니다.

• 키워드 검색: 내 아이디어를 설명하는 핵심 단어를 조합해서 검색하는 방식
• 분류 검색: IPC(국제특허분류)나 CPC 코드를 활용해 해당 기술 분야 전체를 탐색하는 방식

키워드 검색은 누구나 직접 해볼 수 있습니다. 그런데 여기서 함정이 있습니다. 키워드 검색만으로는 유사한 선행기술을 전부 잡아내기가 어렵습니다. 같은 개념을 다른 단어로 표현한 기술이 존재할 수 있고, 분류 코드를 모르면 아예 검색 범위에서 빠져버리는 기술도 있거든요.

그래서 저는 상담 때마다 이런 말씀을 드립니다. "직접 한번 검색해 보시는 건 좋습니다. 그런데 그 결과를 100% 믿지는 마십시오."

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셀프 검색의 한계, 진짜 사례로 말씀드리면

얼마 전 상담하신 분 이야기를 잠깐 해드리겠습니다. 물론 특정 개인을 특정할 수 없도록 각색한 내용입니다.

소형 생활용품 관련 아이디어를 가진 분이었는데, 키프리스에서 직접 검색해 보셨다고 하더군요. "비슷한 게 없던데요, 바로 출원해도 되겠죠?" 하고 오셨습니다. 그래서 제가 직접 검색해 봤습니다. 키워드를 조금 바꿔서, 분류 코드를 따라가면서. 10분도 안 되어 거의 동일한 구조의 실용신안 등록 건이 세 개나 나왔습니다.

그분 표정이 지금도 생각납니다. 당황하셨죠. 그래도 다행이었습니다. 출원 전에 확인을 했으니까요. 만약 그냥 출원을 진행했다면, 수십만 원의 비용을 날리고 거절통지를 받은 후에야 이 사실을 알게 됐을 겁니다.

이게 셀프 검색의 한계입니다. 없다고 생각했는데 있는 경우. 그리고 더 무서운 건, 있는데 없다고 착각한 채 사업을 시작하는 경우입니다. 이미 등록된 실용신안의 권리 범위를 침해하면서 제품을 만들고 판매하다가, 나중에 경고장을 받는 상황이 생길 수 있습니다. 부메랑이 되어 돌아오는 거죠.

무작정 연락부터 주시는 것은 바람직하지 않습니다. 저의 업무 철학을 한번 살펴 보시고, 공감이 되는 경우에만 문의를 부탁 드립니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222176762007

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검색 결과, 어떻게 해석해야 하나

키프리스에서 검색을 했더니 유사한 문서가 나왔습니다. 그럼 무조건 포기해야 할까요?

아닙니다. 여기서부터가 진짜 중요합니다.

선행기술이 존재한다고 해서 무조건 출원이 불가능한 건 아닙니다. 몇 가지를 확인해야 합니다.

해당 실용신안이 현재 권리가 살아있는 상태인지 먼저 봐야 합니다. 실용신안의 존속기간은 출원일로부터 10년입니다. 등록된 지 오래된 문서라면 이미 권리가 소멸됐을 수 있습니다. 권리가 소멸된 기술은 누구나 자유롭게 사용할 수 있습니다.

그다음은 권리 범위의 해석입니다. 청구범위에 기재된 구성요소를 하나씩 대조해봐야 합니다. 내 아이디어가 선행기술의 청구범위에 포함되는지, 아니면 구성요소 중 하나라도 다른 점이 있는지. 이 판단이 틀리면 엉뚱한 결론이 나옵니다.

사실 이 부분은 일반인이 혼자 판단하기가 상당히 어렵습니다. 청구범위 해석은 변리사들도 의견이 갈리는 경우가 있을 정도로, 쉽지 않은 영역입니다. 잘못 해석하면 "이건 다르다"고 판단하고 출원했다가, 나중에 침해 분쟁에 휘말리는 최악의 상황이 생길 수도 있습니다.

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실용신안과 특허, 검색 범위가 다르다는 것

한 가지 더 말씀드리고 싶은 게 있습니다.

실용신안을 검색할 때, 실용신안 문서만 보시는 분들이 있습니다. 그런데 이게 큰 실수입니다. 특허 문서도 함께 검색해야 합니다.

왜냐하면, 특허로 등록된 기술이 실용신안 출원의 신규성이나 진보성을 부정하는 선행기술로 작용할 수 있기 때문입니다. 키프리스에서 검색할 때 실용신안 탭만 체크하지 마시고, 특허 탭도 반드시 함께 확인하십시오.

잠깐 딴 이야기를 했는데, 사실 이게 본론과 이어지는 이야기입니다. 검색 범위를 좁게 잡으면 잡을수록, 내가 보고 싶은 것만 보게 됩니다. 그리고 그 결과를 과신하게 됩니다. 이게 셀프 선행기술 조사의 가장 큰 위험입니다.

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그래서 결국, 어떻게 하라는 건가

직접 키프리스에서 한번 검색해 보시는 건 좋습니다. 내 아이디어가 어느 분야에 위치하는지, 어떤 기술들이 이미 존재하는지 대략적인 감을 잡는 데 도움이 됩니다.

그런데 그 결과를 가지고 출원 여부를 최종 결정하는 것은, 전문가의 검토를 한 번 거치는 게 맞습니다. 하루에 20건 이상의 상담을 진행하면서 느끼는 건, 스스로 "괜찮다"고 판단하고 오신 분들 중에 실제로 괜찮은 경우가 절반도 안 된다는 겁니다. 반대로 "이거 안 될 것 같아서 포기하려 했다"고 하신 분들이 실제로는 충분히 등록 가능한 경우도 꽤 있었습니다.

검색은 출발점입니다. 거기서 멈추지 마십시오.

꼭 저가 아니더라도, 적절한 변리사를 통해서 선행기술 검토를 받아보시는 것을 추천 드립니다. 실용신안 출원 전 단계에서 전문가 의견을 듣는 것이 결국 시간과 비용을 아끼는 길입니다.

당장 상담이 필요하신 분들은 아래 알려 드리는 링크를 통해 연락 주셔도 좋습니다. 최선의 방법을 찾아 드리겠습니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222180460017

감사합니다.