특허권분쟁, 법원 가는 전에 알아야 할 합의금 책정 방법

안녕하세요.

특허법인 테헤란 대표 변리사 윤웅채입니다.

요즘 특허권 분쟁 관련해서 문의를 주시는 분들이 부쩍 늘었습니다. 스타트업 대표님들도 많고, 10년 넘게 사업을 해오신 제조업 사장님들도 많습니다.

그런데 공통점이 있어요.

대부분 "설마 나한테 이런 일이 생길 줄 몰랐다"는 겁니다.

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분쟁은 예고 없이 옵니다

최근 상담한 고객 중에 이런 분이 계셨습니다. 전자부품 관련 제조업을 10년 넘게 해오신 분인데, 어느 날 갑자기 경쟁사로부터 특허침해 경고장을 받으셨습니다. 처음에는 "우리가 뭘 침해했다는 건지 모르겠다"며 대수롭지 않게 생각하셨대요.

그런데 경고장을 무시하고 한 달이 지나자, 이번엔 법원으로부터 소장이 날아왔습니다.

그제서야 저한테 연락을 주셨는데, 솔직히 그 시점에서 제가 할 수 있는 것들이 꽤 제한되어 있었습니다. 경고장 단계에서 빨리 대응했다면 협상으로 마무리할 수 있었을 텐데요.

특허권 분쟁은 속도전입니다. 대응이 늦을수록 선택지가 줄어듭니다.

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경고장을 받았다면, 이것부터 확인하십시오

경고장을 받으면 대부분 두 가지 반응을 보입니다. 겁을 먹고 무조건 합의금을 주려 하거나, 반대로 "우리가 뭘 잘못했냐"며 무시하거나.

둘 다 위험합니다.

경고장을 받은 즉시 확인해야 할 것들이 있습니다.

• 상대방이 주장하는 특허가 실제로 유효한 특허인지
• 내 제품이나 방법이 해당 특허의 청구항을 실제로 침해하는지
• 해당 특허에 무효 사유가 존재하는지

이 세 가지를 먼저 파악해야 합니다. 경험상 경고장에 적힌 특허번호를 조회해 보면, 생각보다 많은 경우에 특허가 이미 소멸되어 있거나, 청구항 범위가 좁아서 실제로 침해가 성립하지 않는 경우도 있습니다.

19년 동안 수많은 분쟁 사건을 다루면서 느낀 건데요. 경고장 하나에 지레 겁먹고 수천만 원을 합의금으로 주신 분들이 생각보다 많습니다. 알고 보면 그 특허가 무효였거나, 침해 자체가 성립하지 않는 경우였는데 말입니다.

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분쟁의 유형을 알아야 대응이 됩니다

특허권 분쟁이라고 다 같은 게 아닙니다. 크게 나눠보면 이렇습니다.

내가 침해를 당한 경우. 내 특허를 누군가 무단으로 사용하고 있는 상황입니다. 이 경우에는 침해금지 청구, 손해배상 청구, 형사고소 등을 검토할 수 있습니다. 다만 내 특허가 얼마나 강한 특허인지에 따라 전략이 완전히 달라집니다.

내가 침해 주장을 받은 경우. 앞서 말씀드린 경고장 상황이 이에 해당합니다. 무효심판, 권리범위 확인심판, 소극적 권리범위 확인심판 등을 통해 대응할 수 있습니다.

뭐 그런 거죠. 같은 분쟁이라도 내가 공격하는 입장이냐, 방어하는 입장이냐에 따라 완전히 다른 전략이 필요합니다. 이걸 구분하지 않고 덤볐다가 낭패를 보는 경우가 많습니다.

아래의 공지글에는 제가 운영하는 법인 및 저의 개인적인 생각이 포함되어 있습니다. 이 글 정도는 꼭 한번 읽어 보시고 선택을 고민해 보시기 바랍니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222176762007

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무효심판, 생각보다 강력한 무기입니다

분쟁에서 방어하는 입장에 있는 분들이 가장 많이 놓치는 카드가 바로 무효심판입니다.

상대방이 특허를 가지고 있다고 해서, 그 특허가 영원히 유효한 건 아닙니다. 특허 등록 당시에 심사관이 미처 발견하지 못한 선행기술이 있거나, 명세서 기재 요건을 충족하지 못한 경우에는 무효심판을 통해 해당 특허를 무효로 만들 수 있습니다.

실제로 저에게 오시는 분쟁 관련 의뢰인들 중에서, 상대방 특허를 분석해 보니 무효 가능성이 충분히 있어서 무효심판을 청구해 결국 특허를 무효로 만든 경우가 꽤 있습니다. 특허가 무효가 되면 분쟁 자체가 사라지는 거죠.

물론, 무효심판이 항상 성공하는 건 아닙니다. 선행기술 조사를 얼마나 철저하게 하느냐, 무효 논거를 얼마나 설득력 있게 구성하느냐에 따라 결과가 크게 달라집니다. 이 부분은 경험 많은 변리사와 함께 해야 하는 이유 중 하나입니다.

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셀프 대응은 정말 위험합니다

이건 제가 강하게 말씀드리고 싶은 부분입니다.

특허권 분쟁을 혼자 대응하려는 분들이 간혹 계십니다. 인터넷에서 정보를 찾아보고, 심판청구서를 직접 작성해서 제출하시는 분들도 있어요. 그 용기와 노력은 정말 대단합니다.

그런데 결과는 대부분 좋지 않습니다.

특허 분쟁은 청구항 해석, 선행기술 분석, 균등론 적용 여부 등 법적·기술적으로 매우 복잡한 판단이 얽혀 있습니다. 한 번 잘못된 주장이나 자료를 제출하면, 이후 심판이나 소송에서 그것이 오히려 불리한 증거로 사용되기도 합니다.

글쎄요. 분쟁 상황에서 아낀 변리사 비용이 나중에 수억 원의 손해배상금이 되어 돌아오는 경우를 저는 19년 동안 너무 많이 봤습니다. "인생 길다, 짧게 생각하지 말자"는 말을 이럴 때 꼭 드리고 싶습니다.

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분쟁 전에 막는 것이 최선입니다

사실 이 글을 쓰는 진짜 이유가 여기 있습니다.

분쟁은 막는 게 최선입니다. 분쟁이 터진 후에 대응하는 것보다, 사전에 자사의 특허 포트폴리오를 점검하고 경쟁사의 특허 동향을 파악해 두는 것이 훨씬 현명합니다.

저에게 오시는 분들의 특징을 요약해 보면, 크게 두 부류입니다. 분쟁이 터진 후에 오시는 분들, 그리고 분쟁을 미리 대비하러 오시는 분들. 솔직히 두 번째 분들이 훨씬 여유롭고, 결과도 좋습니다.

사업이 어느 정도 궤도에 올랐다 싶으면, 내 특허가 경쟁사 대비 어느 위치에 있는지 한 번쯤 점검해 보시는 것을 권합니다. 이건 비용이 아니라 투자입니다.

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정리 드리면,

특허권 분쟁 경고장을 받으면 즉시 전문가와 상담하십시오. 무시도, 무조건 합의도 금물입니다. 상대 특허의 유효성과 침해 성립 여부를 먼저 확인해야 합니다. 무효심판이라는 강력한 카드도 있습니다. 그리고 분쟁은 터지기 전에 막는 것이 언제나 최선입니다.

정도를 꼭 기억해 두시기 바랍니다.

당장 상담이 필요하신 분들은 아래 알려 드리는 링크를 통해 연락 주셔도 좋습니다. 최선의 방법을 찾아 드리겠습니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222180460017

감사합니다.