안녕하세요.
특허법인 테헤란 대표 변리사 윤웅채입니다.
특허보정서라는 단어를 검색하셨을 정도이면, 이미 특허출원을 진행 중이거나 거절이유를 받아보신 분일 가능성이 높습니다.
솔직히 말씀드리면, 보정서는 특허 실무에서 가장 중요한 문서 중 하나입니다. 그런데 이게 얼마나 중요한지 모르고 넘어가시는 분들이 너무 많아서, 오늘 이 주제로 글을 써봤습니다.
보정서, 그게 뭔가요?
특허출원을 하고 나면 끝이 아닙니다. 특허청 심사관이 출원 내용을 검토한 뒤 "이 부분은 문제가 있다"고 통지를 보내오는 경우가 생깁니다. 이게 바로 거절이유통지입니다.
이때 출원인이 심사관의 지적에 대응하여 출원 내용을 수정·보완하는 문서가 바로 보정서입니다. 쉽게 말해, 특허청이 "이건 좀 문제가 있어요"라고 했을 때, "그러면 이렇게 고치겠습니다"라고 제출하는 답변서 겸 수정안이라고 보시면 됩니다.
보정서는 거절이유통지에 대한 대응 외에도, 출원 후 일정 기간 내에 자진해서 내용을 수정하는 자진보정 형태로도 활용됩니다. 처음 출원할 때 미처 다듬지 못한 부분을 스스로 정리하는 거죠.
보정서, 아무렇게나 내면 안 됩니다
여기서 많은 분들이 오해하시는 부분이 있습니다.
수정하면 되는 거 아닌가요? 그냥 바꾸면 되는 거잖아요.
아닙니다. 특허법에는 보정의 범위에 대한 엄격한 제한이 있습니다. 처음 출원할 때 명세서에 기재되지 않은 내용을 보정서를 통해 새롭게 추가하는 것은 신규사항 추가로 보아 허용되지 않습니다. 이걸 어기면 보정 자체가 각하되거나, 심하면 특허 등록 후에도 무효 사유가 됩니다.
부메랑이 되어 돌아오는 경우가 바로 이겁니다. 등록은 됐는데, 나중에 경쟁사가 무효심판을 청구해서 "이 특허는 신규사항이 추가된 보정이 있었으므로 무효"라고 주장하면... 그때 가서는 손을 쓸 수가 없습니다.
19년 동안 이 일을 하면서, 이런 케이스를 몇 번이나 봤는지 모릅니다. 등록까지 다 됐는데 무효가 되는 것. 그 허탈함은 경험한 분들만 아실 겁니다.
보정서에서 실제로 뭘 수정하는 건가요?
보정서를 통해 수정할 수 있는 내용은 크게 세 가지입니다.
- 청구범위(청구항): 특허권의 실제 보호 범위를 정하는 핵심 부분. 심사관이 선행기술과 유사하다고 지적하면, 청구항을 더 구체적으로 한정하여 차별성을 부각시킵니다.
- 발명의 설명(명세서 본문): 청구항의 내용을 뒷받침하는 설명 부분. 청구항을 수정하면 이 부분도 함께 정비해야 할 때가 많습니다.
- 도면: 발명의 구조나 작동 방식을 시각적으로 보여주는 부분으로, 필요에 따라 수정이 가능합니다.
다만 이 세 가지를 수정할 때도 앞서 말씀드린 신규사항 추가 금지 원칙이 적용됩니다. 처음 출원서에 있던 내용 안에서만 수정이 가능합니다.
단순한 대리를 찾는 분이 아닌, 장기적인 윈윈 관계를 원하는 분들을 전 좋아합니다.
보정서 제출 기간, 놓치면 정말 큰일납니다
거절이유통지를 받으면 통지서 발송일로부터 3개월 이내에 의견서와 보정서를 제출해야 합니다. 이 기간을 놓치면 출원이 거절 확정됩니다. 연장 신청이 가능하긴 하지만, 그것도 기간 내에 신청해야 하고 무한정 늘릴 수 있는 게 아닙니다.
최근 상담한 고객 중에 이런 분이 계셨습니다. 직접 특허출원을 셀프로 진행하셨던 분인데, 거절이유통지서를 받고서 "좀 더 알아보고 대응하면 되겠지"라고 생각하셨다가 기간을 놓쳐버리셨습니다. 결국 출원이 거절 확정됐고, 처음부터 다시 출원해야 하는 상황이 됐습니다. 출원일이 달라지니까 선행기술 판단 기준도 달라지고, 그 사이 유사한 기술이 공개됐을 가능성도 생기는 거죠.
글쎄요, 이런 상황을 보면 안타깝기도 하고 속상하기도 합니다. 조금만 일찍 오셨더라면 하는 생각이 드는 거죠.
셀프 보정서, 왜 위험한가
잠깐 딴 이야기를 했는데, 다시 본론으로 돌아가면.
보정서를 직접 작성해서 제출하시는 분들이 종종 있습니다. 특허청 홈페이지를 통해 전자출원 시스템에 접속하면 기술적으로는 제출이 가능하거든요. 그래서 "나도 할 수 있겠다"고 생각하시는 분들이 생기는 겁니다.
그런데 보정서는 단순히 내용을 고치는 게 아닙니다. 심사관이 어떤 이유로 거절을 했는지 정확히 파악하고, 그 거절이유를 극복하면서도 특허 권리범위를 최대한 넓게 유지하는 방향으로 청구항을 재설계하는 작업입니다. 이건 경험이 없으면 정말 어렵습니다.
제가 월 100건 이상의 출원을 관리하면서 느끼는 건데, 보정서 하나를 잘 쓰느냐 못 쓰느냐에 따라 등록 여부가 갈리는 경우가 허다합니다. 심지어 등록이 되더라도 청구항의 권리범위가 너무 좁아져서 사실상 아무 쓸모가 없는 특허가 되는 경우도 있습니다. 이건 러시안 룰렛 같은 도박입니다.
보정 각하, 이것도 조심하셔야 합니다
보정서를 제출했다고 해서 무조건 받아들여지는 게 아닙니다. 심사관이 보정 내용을 검토해서 보정 각하 결정을 내릴 수 있습니다.
특히 최후거절이유통지 이후에 제출하는 보정서는 보정 가능한 범위가 더 엄격하게 제한됩니다. 최후거절이유통지 이후에는 청구항을 삭제하거나, 청구항의 범위를 한정하거나, 오기를 정정하는 정도만 허용됩니다. 새로운 청구항을 추가하거나 청구항의 범위를 넓히는 방향의 보정은 각하됩니다.
이걸 모르고 보정서를 잘못 제출하면, 보정은 각하되고 거절 확정으로 이어집니다. 청천벽력이죠. 그래서 어느 단계에서 어떤 방식의 보정을 해야 하는지를 정확히 판단하는 게 중요합니다.
보정서, 결국 전략의 문제입니다
특허 실무에서 보정서는 단순한 서류 작업이 아닙니다. 심사관과의 협상이고, 권리범위 설계의 재조정이며, 때로는 특허 전체의 방향을 다시 잡는 작업이기도 합니다.
저에게 오시는 분들의 특징을 요약해 보면, 다른 곳에서 출원을 먼저 진행했다가 거절이유통지를 받고 난 뒤에야 "이제 어떻게 해야 하나요?"라고 오시는 경우가 꽤 많습니다. 그때부터 수습을 하는 거죠.
물론 그 시점에서도 최선을 다해 도움을 드립니다. 하지만 처음부터 제대로 된 명세서로 출원하고, 거절이유가 나왔을 때 경험 있는 변리사가 보정서를 전략적으로 작성했다면 훨씬 좋은 결과가 나왔을 가능성이 높습니다.
꼭 저가 아니더라도, 적절한 변리사를 통해서 진행하시는 것을 추천 드립니다.
당장 상담이 필요하신 분들은 아래 알려 드리는 링크를 통해 연락 주셔도 좋습니다. 최선의 방법을 찾아 드리겠습니다.
감사합니다.
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