국제특허법률사무소, 해외 진출 전 꼭 상담받아야 하는 이유

'국제특허법률사무소'라는 단어를 검색하셨다면, 아마 해외 특허를 준비 중이시거나, 국내 사무소와 해외 사무소를 어떻게 연결해야 할지 고민이 생기신 시점일 겁니다.

안녕하세요.

특허법인 테헤란, 윤 변리사입니다.

19년간 이 일을 하면서 해외 특허 관련 상담을 정말 많이 받았습니다. 그 중에서 가장 안타까운 케이스는 뭔지 아십니까.

국제특허법률사무소라고 해서 믿고 맡겼는데, 해외 현지 사무소와의 소통이 안 돼서 기회를 놓쳤어요.

이런 말을 들을 때마다 가슴이 답답해집니다. 간판에 '국제'라는 단어 하나 붙었다고 다 같은 게 아니거든요. 오늘은 그 이야기를 해보려고 합니다.

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'국제특허법률사무소'라는 간판의 진실

솔직히 말씀드리면, 국제특허법률사무소라는 명칭은 법적으로 정해진 공식 명칭이 아닙니다. 누구든 사무소 이름 앞에 '국제'를 붙일 수 있어요. 특허청에서 별도로 '국제 공인 사무소' 같은 인증을 주는 게 아니라는 뜻입니다.

그러니까 이름만 보고 판단하시면 안 됩니다.

실제로 해외 특허 업무를 제대로 처리하려면 두 가지가 필요합니다. 하나는 PCT 출원이나 파리 조약 루트에 대한 실무 경험, 다른 하나는 현지 대리인(foreign associate)과의 실질적인 네트워크입니다. 이 두 가지가 없으면 간판이 아무리 번지르르해도 소용없습니다.

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해외 특허, 어떤 루트로 가야 하나요

여기서 잠깐 기초 이야기를 드릴게요. 해외 특허를 받으려면 크게 두 가지 방법이 있습니다.

• PCT 출원(국제출원): 세계지식재산기구(WIPO)를 통해 하나의 출원으로 여러 나라에 동시에 특허를 신청하는 방법. 출원 후 30개월 이내에 각 국가 단계로 진입합니다.
• 파리 조약 루트: 한국 출원일로부터 12개월 이내에 원하는 나라에 직접 출원하는 방법.

어느 루트가 맞는지는 목표 국가 수, 예산, 사업 일정에 따라 달라집니다. 미국, 유럽, 중국, 일본 등 여러 나라를 동시에 노린다면 PCT가 유리한 경우가 많습니다. 반면 딱 한두 나라만 목표라면 파리 조약 루트가 비용 면에서 낫기도 하고요.

이걸 제대로 판단해주는 사람이 진짜 국제특허 전문 변리사입니다. 무조건 PCT 하라고 권하거나, 반대로 무조건 직접 출원하라고 하는 곳은 한 번쯤 의심해 보십시오.

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제가 본 실제 케이스 하나

몇 년 전 스타트업 대표님이 저를 찾아오셨습니다. 미국 시장 진출을 앞두고, 어딘가에서 국제특허를 진행했는데 미국 심사 단계에서 거절통지가 왔다는 거였습니다.

내용을 들여다보니 문제가 두 개였습니다.

하나는 PCT 출원 시 청구항 작성이 너무 좁게 되어 있었습니다. 한국 심사 기준에만 맞춰서 썼던 거죠. 미국 USPTO는 청구항 해석 방식이 한국 특허청과 다릅니다. 현지 사정을 모르면 이런 실수를 합니다.

다른 하나는 미국 국가 단계 진입 시 현지 대리인 선정이 늦어졌습니다. 기한을 하루 넘겨서 추가 비용이 상당히 발생했고, 일부 권리는 아예 포기해야 했습니다.

이 대표님이 처음에 맡겼던 사무소가 어디였냐고요. 이름에 '국제'가 들어간 사무소였습니다. 뭐 그런 거죠.

잠깐 딴 이야기를 했는데, 다시 본론으로 돌아가면, 결국 해외 특허에서 가장 중요한 것은 현지 대리인과의 실질적인 협업 경험입니다. 말만 국제가 아니라, 진짜 미국 변호사, 유럽 특허 대리인과 실무 레벨에서 소통해 본 경험이 있는 변리사를 찾으셔야 합니다.

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국제특허 비용, 어느 정도 생각하셔야 하나요

PCT 출원 기준으로 말씀드리면, 국내 출원 비용 외에 WIPO에 납부하는 국제 출원료가 별도로 발생합니다. 그리고 각 국가 단계 진입 시마다 현지 대리인 비용이 추가됩니다.

대략적으로 미국 한 나라만 보더라도, PCT 출원부터 미국 등록까지 전체 비용이 1,500만 원에서 3,000만 원 이상 들기도 합니다. 물론 기술 복잡도, 심사 과정에서 거절이 얼마나 나오냐에 따라 달라지고요.

이 비용이 부담스러우신 분들이 많습니다. 그래서 저렴한 곳을 찾다가 경험이 부족한 사무소에 맡기고, 결국 더 큰 손해를 보는 경우를 저는 수도 없이 봤습니다. 처음 단추를 잘못 끼우면, 나중에 고치는 비용이 훨씬 더 크게 돌아옵니다.

단순한 대리를 찾는 분이 아닌, 장기적인 윈윈 관계를 원하는 분들을 전 좋아합니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222176805543

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사무소를 고를 때 꼭 확인하셔야 할 것

간판 이름 말고 실제로 확인해야 할 게 있습니다.

담당 변리사가 PCT 출원을 몇 건이나 직접 처리해 봤는지. 미국, 유럽, 중국 등 주요 국가 현지 대리인과의 협업 이력이 있는지. 그리고 국가 단계 진입 이후에도 지속적으로 관리를 해주는지.

이 세 가지를 직접 물어보십시오. 명확하게 답을 못 하거나, 수치 없이 "많이 해봤다"는 식으로 얼버무리는 곳은 조심하시는 게 좋습니다.

저는 19년간 삼성전자 무선통신사업부 국내외 특허, SONY ENTERTAINMENT 및 무라타제작소 인커밍 특허 업무까지 직접 담당했습니다. 국제 특허 업무가 단순히 서류 번역이나 기한 관리가 아니라는 걸 몸으로 배운 시간들이었습니다. 하루에도 20건 가까운 상담을 진행하면서, 해외 특허 관련 문의가 얼마나 다양한 형태로 들어오는지 매일 실감하고 있습니다.

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마지막으로 드리고 싶은 말

해외 특허는 타이밍이 생명입니다.

한국 출원일로부터 12개월, PCT 출원 후 30개월. 이 기한들을 놓치면 어떤 사무소도, 어떤 변리사도 되돌릴 수 없습니다. 러시안 룰렛 같은 셀프 진행이나 경험 없는 사무소 선택은 그 기한을 위태롭게 만듭니다.

"인생 길다, 짧게 생각하지 말자"는 말을 저는 자주 합니다. 그런데 해외 특허만큼은 반대입니다. 짧게 생각해야 합니다. 기한 안에 움직여야 하니까요.

지금 해외 진출을 준비 중이시거나, 이미 국내 특허가 있고 해외 확장을 고민 중이시라면 지금이 적기입니다. 나중에 '그때 알았더라면'이라는 말을 하지 않으시려면요.

저의 생각과 업무철학에 동의하신다면 문의 주셔도 좋습니다. 가장 정확하고, 신속한 길을 알려 드리겠습니다.

https://blog.naver.com/jninsa/222180460017

감사합니다.