안녕하세요.
특허법인 테헤란, 윤 변리사입니다.
특허 의견제출통지서라는 단어를 검색하셨을 정도이면, 이미 특허출원을 진행 중이시거나, 특허청으로부터 뭔가 연락을 받으신 상황일 가능성이 높습니다.
당황하셨죠?
처음 받아보시는 분들은 거의 다 그렇습니다. "거절이 된 건가요?" 하고 다급하게 연락을 주시는 분들이 하루에도 여러 명입니다. 결론부터 말씀드리겠습니다. 의견제출통지서는 게임 오버가 아닙니다. 오히려, 잘 대응하면 오히려 더 강한 특허를 만들 수 있는 기회가 되기도 합니다.
의견제출통지서, 도대체 뭔가요?
특허청에 출원을 하면 심사관이 그 내용을 검토합니다. 이때 심사관이 "이 특허는 그냥 등록해주기 어렵겠는데"라는 판단이 서면, 바로 거절결정을 내리는 게 아니라 출원인에게 한 번 의견을 낼 기회를 줍니다. 그게 바로 의견제출통지서입니다.
쉽게 말하면, 심사관이 거절 이유를 먼저 알려주면서 "이 부분에 대해 해명하거나 보완할 수 있으면 해보세요"라고 기회를 주는 것입니다. 법적으로는 특허법 제63조에 근거하고 있고요.
통지서 안에는 거절 이유, 인용된 선행기술 문헌, 그리고 의견서 및 보정서 제출 기한이 명시되어 있습니다. 보통 기한은 통지일로부터 2개월이 주어지고, 연장 신청도 가능합니다.
거절 이유, 어떤 것들이 있나요?
의견제출통지서를 받으신 분들이 가장 많이 물어보시는 게 이겁니다.
도대체 왜 거절이 된 건가요?
거절 이유는 크게 몇 가지로 나뉩니다. 가장 흔한 것은 신규성 또는 진보성 위반입니다. 이미 세상에 비슷한 기술이 공개되어 있어서, 내 발명이 새롭지 않다거나 쉽게 생각해낼 수 있다는 거죠. 선행기술 조사 과정에서 유사한 특허나 논문이 발견되면 이 이유로 거절이 나옵니다.
그 다음으로 많은 것이 명세서 기재 불비입니다. 발명의 내용이 충분히 구체적으로 기재되어 있지 않다는 이유입니다. 특허 청구항의 표현이 모호하거나, 발명의 설명이 부족한 경우에 해당합니다.
산업상 이용 가능성 문제나 특허를 받을 수 없는 발명에 해당한다는 이유도 간혹 나옵니다만, 이건 상대적으로 드문 편입니다.
중요한 건, 거절 이유가 어떤 것이냐에 따라 대응 전략이 완전히 달라진다는 겁니다.
대응 방법은 두 가지
의견제출통지서에 대응하는 방법은 크게 두 가지입니다.
의견서 제출과 보정서 제출입니다. 보통은 두 가지를 함께 냅니다.
의견서는 심사관의 거절 이유가 잘못됐다는 점을 논리적으로 반박하는 문서입니다. 선행기술과 내 발명이 어떻게 다른지, 왜 진보성이 있는지를 설득하는 거죠.
보정서는 특허 청구항이나 명세서 자체를 수정하는 겁니다. 심사관이 지적한 부분을 인정하고, 청구 범위를 좁히거나 표현을 명확하게 다듬는 방식입니다. 권리 범위가 줄어드는 단점은 있지만, 등록을 받아내는 현실적인 방법이기도 합니다.
어떤 방향으로 갈지는 거절 이유의 내용, 선행기술의 강도, 출원인이 원하는 권리 범위 등을 종합적으로 보고 판단해야 합니다. 이 판단이 틀리면 두 번, 세 번 거절을 받게 됩니다.
아래의 공지글에는 제가 운영하는 법인 및 저의 개인적인 생각이 포함되어 있습니다. 이 글 정도는 꼭 한번 읽어 보시고 선택을 고민해 보시기 바랍니다.
셀프 대응, 솔직히 말씀드립니다
이 글을 읽으시는 분 중에, "그냥 내가 직접 의견서 써서 내면 안 되나요?" 하고 생각하시는 분이 계실 겁니다.
가능은 합니다. 특허청에 의견서를 제출하는 것 자체를 막는 법은 없으니까요.
그런데, 솔직히 말씀드리면 저에게 오시는 분들 중에 셀프로 의견서를 제출했다가 결국 거절 확정을 받고 오시는 분들이 꽤 됩니다. 한 분이 기억납니다. 스타트업을 운영하시는 30대 대표님이셨는데, 직접 의견서를 쓰셔서 제출하셨다가 심사관이 거절 이유를 유지한 겁니다. 그 뒤에 저를 찾아오셨는데, 이미 보정으로 수정할 수 있는 여지가 많이 줄어있는 상태였습니다.
의견서 대응은 단순히 "우리 발명이 좋습니다"를 주장하는 게 아닙니다. 인용된 선행기술 문헌을 정밀하게 분석하고, 우리 청구항의 구성 요소와 하나하나 비교하면서 차별점을 논증해야 합니다. 법적 판단 기준과 심사 기준을 알아야 하는 작업이거든요.
단추를 처음부터 잘못 끼우면, 나중에는 하나님이 와도 어쩔 수 없는 상황이 됩니다. 이 말은 제가 19년 동안 수천 건을 다루면서 뼈저리게 느낀 겁니다.
기한을 절대 놓치지 마십시오
이건 정말 중요합니다.
의견제출통지서에는 기한이 있습니다. 이 기한 안에 아무런 대응을 하지 않으면, 특허는 그냥 거절 확정이 됩니다. 출원료도, 대리인 비용도 다 날아가는 거죠.
2개월이라는 기간이 길어 보여도, 선행기술 분석하고 보정 방향 잡고 의견서 작성하다 보면 생각보다 빠듯합니다. 통지서를 받으셨다면, 받은 그 날 바로 전문가에게 연락하시는 것을 권합니다.
연장 신청은 가능하지만, 무제한이 아닙니다. 그리고 연장을 거듭하는 동안 심사관의 인상이 좋아지지는 않겠죠.
거절 확정 이후에도 길은 있습니다
혹시 이미 거절 결정을 받으셨나요?
그래도 끝이 아닙니다. 거절결정에 불복하는 방법으로 재심사 청구와 심판(거절결정불복심판) 이라는 제도가 있습니다. 재심사는 거절결정 등본을 받은 날로부터 3개월 이내에 청구할 수 있고, 심판은 심판원에서 다시 판단을 받는 절차입니다.
다만, 재심사나 심판도 그냥 "한 번 더 해보자"는 식으로 접근하면 안 됩니다. 새로운 논리와 보정이 필요하고, 성공 가능성을 냉정하게 판단한 뒤 진행해야 합니다. 가능성이 낮은데 억지로 끌고 가는 건 시간과 비용의 낭비입니다. 저는 가능성이 낮은 경우에는 솔직하게 말씀드리는 편입니다.
당장 상담이 필요하신 분들은 아래 알려 드리는 링크를 통해 연락 주셔도 좋습니다. 최선의 방법을 찾아 드리겠습니다.
정리 드리면,
- 의견제출통지서는 거절 확정이 아니라 대응 기회다
- 거절 이유에 따라 의견서·보정서 전략이 달라진다
- 기한을 절대 놓쳐선 안 된다
- 셀프 대응은 가능하지만, 잘못 건드리면 돌이키기 어려운 상황이 된다
- 거절 확정 이후에도 재심사·심판이라는 길이 남아 있다
정도를 기억하시면 좋겠습니다.
감사합니다.
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